Процедуры защиты и оспаривания товарных знаков: Пора вносить изменения

Активно заниматься регистрацией товарных знаков я начал в 1995 году. За это время принято много новых законов, регулирующих регистрацию и защиту товарных знаков и интеллектуальной собственности (далее – ИС) в целом. А 1 января 2008 г. вступила в силу часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Вынесено много постановлений ВАС РФ, ВС РФ с обзорами судебной практики, которые направлены на дальнейшее совершенствование правоприменение. Также был создан специализированный Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП), который в том числе обобщает опыт рассмотрения споров, что позволяет совершенствовать как систему регистрации, так и систему защиты ИС.

За это время было усовершенствовано и законодательство других стран. С самыми большими изменениями столкнулась Европа. После создания Евросоюза и имплементации законодательства стран-участниц началось формирование единых стандартов регулирования интеллектуальной собственности (ИС).

С уверенностью могу сказать, что законодательство России, регулирующее ИС, в целом лучше законодательства многих стран, в том числе и Евросоюза. Но правоприменение остается довольно слабым, долгим и разобщенным, позволяющим недобросовестным сторонам спора затягивать процесс.

Я обратил внимание на некоторые моменты правоприменения, изменение которых позволит существенно сократить сроки рассмотрения споров: как о регистрации товарных знаков, так и связанных с их защитой.

Нынешняя система разрешения подобных споров представляется мне неэффективной, долгой и громоздкой, а судебные процессы оказываются необоснованно затянутыми. При разрешении споров о незаконном использовании товарных знаков и оспаривании прав на товарные знаки все стадии процесса не связаны между собой. Это приводит к увеличению сроков рассмотрения дел, что позволяет нарушителям длительное время незаконно использовать чужие права на товарные знаки.

Сегодня довольно много заявителей регистрируют товарные знаки с целью получить некую гарантию для использования заявленного и зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальным правам (Роспатентом). Они знают, что полученное свидетельство позволяет им использовать зарегистрированный товарный знак вне зависимости от того, нарушает ли он более ранние права других правообладателей или нет. Получается, что для подобных заявителей товарный знак не является объектом исключительных прав, которые защищают их средство индивидуализации и репутацию, созданную правообладателем для собственного знака, а также позволяют бороться с нарушителями и запрещать использование сходных обозначений – для них товарный знак связан с «правом нарушать» более ранние права других правообладателей.

Подобная возможность существует и реализуется благодаря двум факторам:

1. В принятых постановлениях, обзорах судебной практики, информационных письмах ВАС РФ и ВС РФ даны разъяснения о правильности применения тех или иных норм права. Согласно указаниям, содержащимся в этих документах, если у ответчика есть зарегистрированный товарный знак, то правообладатель раннего товарного знака не может запретить использование собственных прав, пока действие товарного знака ответчика не будет аннулировано. Суды получают возможность отказать в иске о защите товарного знака из-за наличия у ответчика/нарушителя зарегистрированного товарного знака с более поздним приоритетом.
2.  Споры по товарным знакам (о регистрации товарных знаков, об оспаривании товарных знаков, о запрете использования товарных знаков) разделены между собой и предполагают прохождение судебной процедуры, а также обязательной административной стадии. Это происходит из-за отсутствия нормативно-правового регулирования, которое позволило бы объединять ряд процессов, например, регистрацию и оспаривание товарного знака или его оспаривание и защиту.

Вывод о наличии указанных выше факторов получен в результате длительной практической работы, анализа нормативных и ненормативных правовых актов, а также изучения сложившейся судебной практики. Полагаю целесообразным обсудить каждый из обозначенных факторов в отдельности.

  Откуда возникло «право нарушать»?

Фактор 1. Возможность отказа в иске о защите товарного знака из-за наличия у ответчика/нарушителя зарегистрированного товарного знака.

Первое нормативное положение, давшее возможность отказывать в иске в связи с наличием у ответчика зарегистрированного товарного знака, сформулировано в п. 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 (далее – Обзор от 13 декабря 2007 г. № 122):

«При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

…Если имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам и должен решаться в порядке, установленном статьей 29 Патентного закона.

В случае признания недействительным одного из патентов обладатель прав на иной патент вправе вновь обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования его патента, учитывая, что признание патента недействительным означает отсутствие правовой охраны такого патента с момента подачи в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) заявки на выдачу патента.

При наличии же двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета»1 (здесь и далее курсив мой. – С. З.)

Несмотря на то, что упомянутый пункт обзора арбитражной судебной практики относится к патентам, суды, используя аналогию права, начали применять его к товарным знакам. В качестве примера можно привести выдержку из текста постановления СИП от 13 мая 2019 г. по делу № А40–77364/2018:

«Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам полагает, что не все вышеуказанные выводы суда апелляционной инстанции, можно признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права, повлекшим неполное исследование обстоятельств дела.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 (далее - Обзор от 13.12.2007 № 122), при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

…Данные положения применимы и к товарным знакам»2.

 Такой же подход был применен и в Постановлении ВАС РФ от 1 декабря 2009 г. № 8091/09 по делу № А65-26171/–СГ5–28:

«При рассмотрении спора суды установили, что изобретение истца используется в продукте ответчика, изготовленного по техническим условиям. И это обстоятельство подтверждено в заключении судебной экспертизы. Вопрос об использовании изобретения комбината в изобретении общества, защищенном более поздним патентом № 2325821, то есть о включении в формулу изобретения общества всех признаков, указанных в независимом пункте формулы изобретения комбината, истцом не ставился, судом и экспертами не исследовался. Ответчик при этом настаивал на наличии у него изобретения, отличающегося от изобретения истца, то есть «независимого» патента, и использовании именно своего патента, а комбинат не оспаривал патентоспособность изобретения ответчика.

 Исходя из сказанного, у судов не было оснований для применения абзаца третьего пункта 3 статьи 1358 и статьи 1362 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, при наличии двух патентов на изобретение с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, действия общества по использованию своего патента не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Довод суда кассационной инстанции о различиях в правовом режиме изобретения и полезной модели не вызывает возражений, однако это не влияет на возможность применения указанного в пункте 9 информационного письма подхода не только к полезным моделям. Он применим также и к другим объектам, исключительное право на которые признается и охраняется при условии государственной регистрации»3.

Отказывая в иске в связи с наличием зарегистрированного товарного знака у ответчика, суды начали применять п. 62 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29)4.

Например, в постановлении СИП от 1 февраля 2017 г. по делу № А51–5817/2016 на решение Арбитражного суда Приморского края от отказано в защите права на товарный знак в связи с наличием у ответчика своего товарного знака5. При этом суды применили п. 62 Постановления № 5/29:

«Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что в действиях общества отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

Так, судами установлено, что принадлежащий компании товарный знак «ХААНЧАЙ» по свидетельству Российской Федерации № 410016 имеет дату приоритета от 28.04.2009.

В то же время, товарный знак «ХАН» по свидетельству Российской Федерации № 410322 имеет более раннюю дату приоритета от 30.03.2009 и принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ-С», которое 01.01.2016 дало обществу разрешение № 1 на использование названного товарного знака.

Правовая охрана указанных товарных знаков является действующей.

С учетом этого суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что обществом ввезены товары, маркированные товарным знаком «ХАН» по свидетельству Российской Федерации № 410322, слово же «ЧАЙ» использовано в качестве характеристики этого товара.

…Вместе с тем, как указано выше, судами первой и апелляционной инстанций установлено, что обществом ввезены товары, маркированные товарным знаком «ХАН» по свидетельству Российской Федерации № 410322, принадлежащим обществу с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ-С», давшему разрешение на использование этого товарного знака обществу.

Как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2009 № 10519/09 при наличии двух действующих свидетельств на товарные знаки, в качестве которых зарегистрированы сходные или тождественные обозначения, до признания в установленном статьей 1513 ГК РФ порядке недействительным свидетельства с более поздней датой приоритета действия обладателя своего свидетельства по использованию своего обозначения не могут быть расценены в качестве нарушения прав на товарный знак»6.

Аналогичный подход к применению п. 62 Постановления № 5/29 отражен в постановлении СИП от 30 октября 2015 г. по делу № А40–195695/2014. Идентичный подход, но без ссылки на п. 62 Постановления № 5/29, применен в деле № А55–20196/2013: в иске о защите права на товарный знак отказано в связи с наличием товарного знака у ответчика.

 23 апреля 2019 г. Пленум ВС РФ принял Постановление № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление № 10), в п. 154 которого указано:

«В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ»7.

Такой же подход к применению п. 154 Постановления № 10 отражен в постановлениях СИП, в частности, вынесенных по делам № А41–39867/2019, № А63–14419/2018.

Кроме того, к спорным отношениям суды применяют аналогию права и распространяют на них положения п. 125 Постановления № 10:

«При наличии двух патентов с разными датами приоритета, выданных на идентичные изобретения, полезные модели и промышленные образцы либо на изобретения, отличающиеся только эквивалентными признаками, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Если в независимом пункте формулы патента ответчика, помимо всех признаков независимого пункта формулы патента истца (для изобретений также эквивалентных), имеются и иные признаки, то изобретение, полезная модель или промышленный образец ответчика с учетом пункта 1 статьи 1358.1 ГК РФ являются зависимыми, а следовательно, в силу пункта 2 данной статьи действия ответчика по использованию патента истца без согласия последнего (даже если он одновременно использует свой патент) могут быть признаны нарушением исключительного права истца вне зависимости от того, был ли патент ответчика признан недействительным в установленном порядке»8.

Аналогичный подход к применению п. 125 Постановления № 10 отражен в постановлениях СИП, вынесенных по делам № А40–77364/2018, № А40–132697/2019.

Зная о такой судебной практике, закрепленной постановлениями ВС РФ, возникает понимание того, для чего ряду заявителей нужно получить свидетельство о регистрации товарного знака как можно быстрее – для этих заявителей товарный знак становится «правом нарушать».

Для решения указанной проблемы, по моему убеждению, должны быть отменены или изменены самым кардинальным образом и разъяснены п. 125 и п. 154 Постановления № 10.

Логичным видится развитие событий следующим образом: необходимо внести изменения в нормы ГК РФ, которые должны разрешать судам (или, может быть, даже обязывать суды) выносить решения о запрете нарушения права на товарный знак вне зависимости от того, является ли ответчик/ нарушитель правообладателем сходного товарного знака, либо требуется принять и опубликовать разъяснения ВС РФ, в которых будет указано на неправильность отказа в исковом заявлении истцу со ссылкой на поздний товарный знак ответчика.

Вынесение судебного решения, запрещающего нарушать права на товарный знак, имеющий ранний приоритет, не может и не должно каким-либо образом зависеть от наличия более позднего товарного знака. Вопрос о правомерности регистрации товарного знака на имя нарушителя может быть рассмотрен в отдельном процессе, что при этом необязательно и остается на усмотрение владельца более раннего товарного знака.

Следует также отметить, что п. 1 ст. 1484 ГК РФ («Исключительное право на товарный знак») определяет способы использования товарного знака:

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Так вот, в п. 2 ст. 1484 ГК РФ не указан такой способ использования товарного знака, как «право нарушать» ранние товарные знаки. Информационные письма ВАС РФ и ВС РФ, в которых фактически признается такое «право», должны быть отменены или изменены в этой части.

«Право нарушать» существует в судебной практике, несмотря на положения п. 6 ст. 1252 ГК РФ, предусматривающие следующее: если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

При разработке проекта законодательной инициативы для изменения сложившейся судебной практики, в ст. 1252 ГК РФ должно быть четко указано, что эта норма применяется не только для случаев столкновения товарного знака с фирменным наименованием (или наоборот), товарного знака с коммерческим обозначением (или наоборот), но и в случае столкновения товарного знака с другим товарным знаком.

При этом я вполне допускаю, что ВАС РФ и ВС РФ, принимая п. 9 Постановления № 122, п. 62 Постановления № 5/29, п. 125 и п. 154 Постановления № 10, имели в виду совсем иное, а не то, что по факту применяют и указывают суды.

Пункт 9 Постановления № 122, п. 125 Постановления № 10 содержат положения, относящиеся к патентам, которые суды стали применять по аналогии для товарных знаков. Могут ли суды применять положения патентного законодательства по аналогии к отношениям, предметом которых являются товарные знаки? Полагаю, что в конкретной ситуации никакой аналогии быть не может.

В патентном праве действуют абсолютно иные критерии охраноспособности его объектов, и довольно часто встречается ситуация, когда могут существовать два «похожих» патента, имеющие разных правообладателей – это зависимые патенты. Сегодня такая сфера правоотношений регулируется ст. 1358.1 ГК РФ. И вполне допустимо, что более поздний патент имеет формулу, отличающуюся настолько, что патент имеет новизну и/или изобретательский уровень. Но при этом поздний патент включает в себя формулу раннего патента, то есть является зависимым, его нельзя использовать без согласия правообладателя раннего патента и выплаты лицензии за такое использование.

Применительно к товарным знакам такого понятия, как «зависимый товарный знак» нет. Так о каком применении аналогии права можно говорить?

В соответствии с п. 62 Постановления № 5/29, п. 154 Постановления № 10 у суда, рассматривающего спор о нарушении права на товарный знак, нет права рассматривать вопрос об охраноспособности товарного знака как истца, так и ответчика. В этих пунктах ничего не сказано о том, что наличие товарного знака у ответчика предоставляет возможность суду отказывать в иске владельцу раннего знака. Разве для принятия решения о нарушении товарного знака истца важно наличие товарного знака у ответчика?

О «праве нарушать» в других странах

Современные открытость и доступность информации позволяют исследовать законодательные положения и судебную практику других государств и выяснить, существует ли так называемое право нарушать закон в области товарных знаков за рубежом.

Изучив решения немецких судов по искам о запрете использования товарных знаков, не удалось найти ни одного решения, в котором истцу было бы отказано в иске в связи с наличием зарегистрированного товарного знака у ответчика. Возможно, ответчику не приходит в голову ссылаться на зарегистрированный товарный знак в качестве основания для отказа в иске из-за того, что у немецкого суда, рассматривающего иск о незаконном использовании товарного знака истца, есть полномочия по аннулированию товарного знака ответчика. Только и такие судебные решения найти не удалось. Ответчики не ссылаются на наличие у них зарегистрированного товарного знака, имеющего более поздний приоритет по сравнению с товарным знаком истца.

Впрочем, стоит отметить, что суд также может аннулировать и товарный знак истца, признав недобросовестность акта регистрации им товарного знака.

Такая же практика существует в Италии, Франции, США.

В Китае судебная практика аналогична действующей сегодня судебной практике в Российской Федерации.

Практика разрешения конфликтов, возникающих принарушении прав на товарные знаки

Фактор 2. Споры по товарным знакам разделены на виды (о регистрации товарных знаков, об оспаривании товарных знаков, о запрете использования товарных знаков) и предполагают прохождение судебной процедуры и обязательной административной стадии.

Существующая процедура регистрации товарных знаков не позволяет эффективно бороться с «правом нарушать» и препятствовать регистрации товарных знаков на имя вероятных ответчиков/нарушителей.

На примере спора между АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» (далее – «Регион-Продукт») и ООО «Глобал Снек» предлагаю рассмотреть, как в настоящее время выглядит разрешение конфликта, возникшего при нарушении права на товарный знак9.

Истец «Регион-Продукт» является правообладателем товарных знаков «ХРУСТ» по свидетельствам: № 298533, дата приоритета 10 марта 2004 г., дата регистрации 23 ноября 2005 г.; № 309406, дата приоритета 5 ноября 2004 г., дата регистрации 27 июня 2006 г.; № 379509, дата приоритета 16 августа 2007 г., дата регистрации 20 мая 2009 г.; № 389058, дата приоритета 16 августа 2007 г., дата регистрации 11 сентября 2009 г.; № 288513, дата приоритета 16 сентября 2003 г., дата регистрации 11 мая 2005 г.; № 542516, дата приоритета 18 октября 2013 г. дата регистрации 19 мая 2015 года.

Согласно свидетельствам товарным знакам предоставлена охрана в отношении всех товаров 29 и 30 класса МКТУ, в том числе для таких товаров, как: мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; дрожжи; пекарные порошки; бисквиты; блины; бриоши; булки; дрожжи; загустители для муки; печенье; продукты зерновые; продукты мучные; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сухари; сухари панировочные; ферменты для теста; хлеб; хлеб из пресного теста. А также для услуг 39 класса МКТУ, а именно: упаковка и хранение товаров.

Ответчик — конкурент истца ООО «Глобал Снек». Общество приступило к продаже товара с товарным знаком «ХРУСТЕЦ». Затем его представители подали на регистрацию заявку на товарный знак, и Роспатент зарегистрировал «нарушителю» товарный знак № 684718 «ХРУСТЕЦ» с датой приоритета от 30 марта 2018 г. в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

23 сентября 2019 г. «Регион-Продукт» подает на «Глобал Снек» исковое заявление в суд о запрете использования товарного знака. Суд отказывает виске, так как у ответчика к моменту вынесения решения есть зарегистрированный товарный знак.

Истец с решением не согласился и обжаловал судебный акт. В итоге решение первой инстанции оставлено без изменения апелляционным и кассационным судами.

«Регион-Продукт» подает в Роспатент возражение об оспаривании товарного знака нарушителя «Глобал Снек», и здесь возможны два варианта развития событий.

Вариант 1. (что произошло на самом деле и предположительно произойдет дальше).

Роспатент решением от 8 июля 2020 г. аннулировал действие товарного знака № 684718 «ХРУСТЕЦ».

Затем правообладатель товарного знака «ХРУСТ» АО «Регион-Продукт» обращается в суд с заявлением о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд первой инстанции принимает заявление к рассмотрению, но приостанавливает его в связи с тем, что решение Роспатента оспаривается в Суде по интеллектуальным правам компанией «Глобал Снек» (дело СИП-770/2020).

Можно ожидать, что к началу 2021 года СИП вынесет какое-то решение, затем оно будет обжаловано в кассации указанного Суда, и к середине 2021 года этот этап обжалования решения Роспатента получит свое завершение. Первая инстанция не ранее конца 2021 года сможет рассмотреть заявление о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам, и, вероятно, отменить судебное решение, а далее приступить к повторному рассмотрению иска без учета наличия у ответчика товарного знака.

К моменту вынесения повторного судебного решения судом первой инстанции пройдет более двух лет.

Вариант 2. (возможное развитие событий).

Роспатент принимает решение об отказе в аннулировании товарного знака нарушителя № 684718 «ХРУСТЕЦ».

В таком случае «Регион-Продукт» подает в СИП заявление об оспаривании решения Роспатента. И если СИП и Президиум СИП поддерживают решение Роспатента, то спор между правообладателем и нарушителем фактически заканчивается.

Если же СИП отменяет решение Роспатента и либо аннулирует действие товарного знака, принадлежащего «Глобал Снек», либо отправляет возражение на новое рассмотрение – в этом случае дело затягивается на 12–15 месяцев (время для повторного рассмотрения возражения в Роспатенте, обжалования такого решения в СИП и Президиум СИП сторонами).

Таким образом, в описанной выше ситуации, нарушитель может использовать спорный товарный знак 2–3 года и более, до тех пор, пока его товарный знак не будет оспорен и аннулирован.

Стоит ли нарушителю нести расходы по регистрации товарного знака и судебные издержки, чтобы получить «право нарушать»? Да, вероятно, раз такие ситуации происходят регулярно. Сможет ли правообладатель компенсировать понесенные им расходы на защиту собственного товарного знака? В большинстве случаев очевидно, что нет.

Конечно, аннулирование товарного знака означает его аннулирование с момента регистрации. После аннулирования товарного знака его как бы не существовало с момента вынесения решения о регистрации (п. 1 ст. 1512 ГК РФ).

Однако при предъявлении требований к нарушителю о возмещении ущерба и взыскании компенсации, нарушитель (ответчик) всегда аргументирует собственное поведение тем, что обладал зарегистрированным Роспатентом товарным знаком, использовал то, что зарегистрировал компетентный орган, и не он виноват в том, что такое право («право нарушать») было предоставлено ему компетентным госорганом. В результате суды снижают размер взыскиваемой компенсации.

Таким образом, из примеров рассмотренных судами споров о запрете использования или об оспаривании товарного знака видно, что не существует процедуры для эффективной борьбы с нарушителями. Нет системы, которая могла бы значительно ускорить рассмотрение спора о правомерности регистрации товарного знака, дающего ответчику «право нарушать».

Как можно ускорить процедуру оспаривания товарных знаков? 

Сегодня не только предполагаемые нарушители знают о «праве нарушать». Многие добросовестные компании-правообладатели следят за заявками, подаваемыми на регистрацию, и направляют обращения с возражениями против поданных на регистрацию товарных знаков с целью предотвращения регистрации сходного знака конкурентом.

Правда, нынешняя процедура рассмотрения обращения против заявки весьма формальна и не стимулирует к подаче таких обращений. Если Роспатент, несмотря на поданное обращение, зарегистрирует товарный знак, то оспорить его можно только через подачу возражения против действия товарного знака.

Поэтому необходимо изменить процедуру рассмотрения обращений, которые подают правообладатели товарных знаков против заявок на регистрацию сходных обозначений. На сегодняшний день, хотя возможность подачи обращения и прописана в ст. 1493 ГК РФ, рассмотрение такого обращения происходит формально и заканчивается получением письма с ответом ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) о том, что обращение получено и будет учтено при проведении экспертизы заявки.

Экспертиза может не учесть сведения, указанные в обращении, и зарегистрировать товарный знак. В таком случае правообладатель раннего знака должен подать отдельное возражение в Палату по патентным спорам, фактически продублировав ранее поданное обращение и, возможно, расширив мотивы возражения.

 Вероятна ситуация, когда экспертиза учтет поступившие в обращении сведения и откажет в регистрации заявленного обозначения. Тогда заявитель может подать возражение на решение экспертизы, правообладатель более ранних прав также имеет возможность направить обращение в Палату по патентным спорам. Однако, чаще всего, Палата по патентным спорам не соглашается с мнением экспертизы и правообладателя, отменяет решение об отказе в регистрации и регистрирует товарный знак заявителя (потенциального нарушителя).

При таком развитии событий, когда товарный знак регистрируют на основании решения Палаты по патентным спорам (Роспатента), правообладатель не может обжаловать это решение Роспатента сразу в СИП. Последний прекратит производство по такому заявлению из-за того, что правообладатель раннего знака, подававший обращение во время рассмотрения заявки, а затем подавший обращение в Палату по патентным спорам, не соблюдает досудебный порядок оспаривания права на товарный знак, так как не подал возражение в Палату по патентным спорам против действия зарегистрированного товарного знака.

Данный подход был применен в следующих определениях СИП: от 16 января 2015 г. по делу № СИП-660/2014; 3 сентября 2015 г. по делу № СИП-277/2015; 23 октября 2015 г. по делу № СИП-300/2015; 26 ноября 2015 г. по делу № СИП-539/2015; 15 апреля 2016 г. по делу № СИП-692/2015; 17 мая 2016 г. по делу № СИП-164/2016; 18 мая 2016 г. по делу № СИП-112/2016; 20 сентября 2016 г. по делу № СИП-405/2016; 12 февраля 2020 г. по делу № СИП-853/2019.

Если направление обращения в заявку со сходным знаком означало бы передачу рассмотрения такого обращения в Палату по патентным спорам с уплатой соответствующей пошлины, то это значительно сократило бы сроки разрешения спора о том, является ли поданное на регистрацию обозначение охраноспособным. И такой спор сразу происходил бы с участием спорящих сторон.

Таким образом, для оптимизации процесса оспаривания и рассмотрения споров о правомерности регистрации товарных знаков, необходимо изменить процедуру рассмотрения обращений, направляемых в отношении заявки на товарный знак.

Процедура рассмотрения обращений в отношении заявки, предлагаемая автором настоящей статьи, сегодня существует и активно применяется в другой системе рассмотрения заявок – в системе оппозиции, а не экспертизы.

Экспертиза заявки по существу vs система оппозиции

Около пяти лет назад Роспатент проводил опрос патентных поверенных и организаций, задействованных в сфере защиты товарных знаков, о возможности введения системы оппозиции вместо существующей экспертизы завяленных на регистрацию в качестве товарного знака обозначений. Опрос проводился под эгидой ускорения сроков рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков.

Система оппозиции не была введена, дальше опроса и сбора мнений специалистов вопрос не продвинулся. При этом за прошедшие несколько лет Роспатент сумел довольно значительно снизить сроки рассмотрения заявок на товарные знаки. Была введена система ускорения экспертизы, и сейчас получение решения о регистрации товарного знака за 1 месяц никого не удивляет. Можно ли считать, что заявители удовлетворены такой быстрой экспертизой заявок?

Уверен, что мнения разделяются, есть как довольные, так и недовольные столь скорой экспертизой. Выше были представлены аргументы в пользу внесения изменений в процедуру рассмотрения обращений, направляемых в заявки на товарные знаки. Такие изменения можно осуществлять и в нынешней системе рассмотрения заявок на товарные знаки – системе экспертизы заявок. Однако обсуждая введение процедуры рассмотрения обращений, можно также изучить возможность перехода на систему оппозиции. Предложение рассматривать обращения, направляемые в заявки на товарные знаки, по процедуре, аналогичной рассмотрению возражений в Палате по патентным спорам, взято, собственно, из системы оппозиции. 

Главным преимуществом проведения экспертизы при регистрации товарного знака практически все специалисты называют то, что автоматически не будут зарегистрированы товарные знаки, сходные с ранними товарными знаками третьих лиц, и самому бизнесу не нужно следить за подаваемыми на регистрацию товарными знаками.

Но и в существующей сегодня системе Роспатент регулярно регистрирует сходные знаки. И неважно почему сходные знаки зарегистрированы: эксперт посчитал знаки несходными, не увидел ранние знаки или просто ошибся... Оспаривание сходных знаков в большинстве случаев начинается тогда, когда происходит реальное столкновение конкурентов.

Является ли это главное «преимущество» системы экспертизы реальным преимуществом? В случае, когда зарегистрированный товарный знак дает «право нарушать», конечно, бизнесу очень важно, чтобы кто-то препятствовал регистрации сходных товарных знаков и следил за этим. Но будет ли экспертиза заявки преимуществом в случае, если наличие более позднего товарного знака не позволит его правообладателю нарушать права раннего знака?

При условии внесения изменений в законодательство (или изменения судебной практики?), разрешающее судам выносить решения о запрете нарушения права на товарный знак вне зависимости от того, является ли ответчик/нарушитель правообладателем товарного знака с поздним приоритетом, такое преимущество системы экспертизы фактически сводится к нулю, так как владельцу раннего товарного знака будет уже неважно, есть ли у нарушителя права на поздний знак или нет, правообладателю раннего знака не нужно следить за подаваемыми на регистрацию заявками на товарные знаки и оспаривать сходный знак, имеющий более поздний приоритет, только лишь для того, чтобы у потенциального нарушителя не возникло «право нарушать».

Совсем недавно, в сентябре 2020 года, были введены новые правила рассмотрения споров в Палате по патентным спорам, которые во многом повторяют правила 2003 года. Главное нововведение – это возможность изменить, дополнить основания по оспариванию. Но новые правила не предусмотрели возможность рассмотрения обращений, подаваемых в заявки, в Палате по патентным спорам и привлечения в качестве третьего лица заявителя, направившего обращение. Такое рассмотрение обращения на стадии заявки значительно сократило бы сроки оспаривания сходных знаков.

Реальность системы оппозиции

Может возникнуть закономерный вопрос: если вдруг предложенные выше изменения будут внесены, то нужна ли процедура оппозиции? Давайте разберем, как в современном мире работает система оппозиции в ведомствах, применяющих такую систему.

Практически все, кто не подавал заявки в ведомство, где предусмотрена система оппозиции, полагают что правообладателю и/или заявителю сходных знаков нужно платить отдельно какой-то коммерческой компании за отслеживание подачи сходных знаков, а затем подавать оппозицию. Оба действия стоят денег, поэтому считается, что такой дополнительный расход становится чрезмерным и непосильным бременем для бизнеса.

Возможно, так было когда-то, но сегодняшняя процедура подачи заявки и регистрации товарных знаков в ведомстве, где предусмотрена система оппозиции, в частности в Европейском ведомстве по товарным знакам (EUIPO), происходит так, что не требует привлечения дополнительных усилий, например, со стороны коммерческих компаний, для получения информации о подаче на регистрацию сходных словесных знаков.

Я подавал заявки через личный кабинет EUIPO. Система подачи заявки и регистрации действует следующим образом:

• Во-первых, при подаче заявки на словесный или комбинированный товарный знак через личный кабинет заявителя, система автоматически делает поиск сходных товарных знаков и предупреждает заявителя об их наличии. Заявитель, подавая на регистрацию сходный товарный знак, делает это умышленно, зная о наличии сходных знаков.
• Во-вторых, как только кто-то подает заявку на сходный знак, и такая заявка проходит предварительную экспертизу и публикуется для оппозиции, правообладателю раннего знака приходит уведомление (по почте или на электронную почту, указанную в личном кабинете) о подаче данной заявки.
• Далее правообладатель раннего знака решает, нужно ли ему подавать оппозицию или нет. Довольно часто аргументом для подачи оппозиции является то, кто именно выступает заявителем по такой заявке, и считает ли правообладатель, что этого субъекта можно признать реальным конкурентом. Оппозиция не подается, если правообладатель не видит в поданной заявке (или ее заявителе) реальной угрозы нарушения его прав.

В заключение, рассуждая о необходимости и оправданности введения системы оппозиции в России, важно ответить на такой вопрос: для чего государству продолжать тратить средства на проведение экспертизы всех заявок, если, как мне представляется, главная его задача – рассмотрение и справедливое разрешение конфликтов между реально спорящими сторонами-конкурентами, столкнувшимися на рынке?

Данная статья была впервые опубликована в Адвокатской газете, выпуск № 4 (333) 16-28 февраля 2021 года. https://www.advgazeta.ru/mneniya/protsedury-zashchity-i-osparivaniya-tovarnykh-znakov/