Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Ежегодно Роспатент предоставляет правовую охрану более чем 40 000 новых товарных знаков. При этом еще примерно 10 000 новых товарных знаков получают правовую охрану в нашей стране по Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и обозначений. И если бы законодательство не предусматривало возможностей для прекращения правовой охраны товарных знаков, в правовом поле товарных знаков неминуемо наступил бы коллапс.

Одним из оснований прекращения правовой охраны товарного знака является его неиспользование в течение любых трех лет (строго!) с момента государственной регистрации товарного знака и выдачи Роспатентом свидетельства на него. Это следует из текста статьи 1486 ГК РФ, которую, не смотря на неконкретность некоторых формулировок, можно считать обязывающей правообладателя использовать принадлежащий ему товарный знак.

Арбитражные суды Российской Федерации используют статью 1486 ГК РФ довольно часто: ежегодно в нашей стране рассматривается несколько сотен споров, предметом которых является неиспользование по тем или иным причинам товарных знаков.

С исковым заявлением в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может обратиться любое заинтересованное лицо, которое считает, что его права и законные интересы ущемляются фактом существования охраны на неиспользуемый правообладателем товарный знак. Такими лицами, чаще всего выступают предприниматели, производители товаров и услуг, которые столкнулись с невозможностью получить правовую охрану на интересующий их товарный знак или обозначение, из-за наличия ранее зарегистрированного, но неиспользуемого товарного знака, и которые, тем не менее, имеют желание использовать спорное обозначение в своей деятельности и готовы подтвердить затраты на организацию производства или иную подготовку к выпуску товаров или оказанию услуг.

Очень важный момент: из текста статьи 1486 ГК РФ следует, что исковое заявление заинтересованного лица должно содержать доказательства заинтересованности и информацию о том, что товарный знак не используется в течение трех полных лет (приводить доказательства этого не нужно), а бремя предоставления доказательств использования целиком и полностью лежит на плечах правообладателя. Причем, если исковое заявление не будет аргументированно опровергнуто ответчиком, или он не представит убедительных доказательств того, что оспариваемый товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам, то суд должен вынести однозначное решение о прекращении предоставления правовой охраны такому товарному знаку.

Единственно возможный способ избежать потери своей интеллектуальной собственности – доказать, что в течение указанного в исковом заявлении трехлетнего срока или какой-то его части товарный знак либо использовался, либо его использование было не возможно по не зависящим от правообладателя причинам. В таком случае суд может вынести решение об отказе в удовлетворении иска.

Попробуем разобраться в деталях. С реальным использованием товарного знака все более-менее понятно, хотя и здесь есть интересные нюансы. По смыслу статьи 1486 ГК РФ, использование товарного знака предполагает введение в гражданский оборот товаров или услуг с соответствующими обозначениями. Важное уточнение: с точки зрения законодателя, наличие товара на полке супермаркета – это однозначное использование, а вот его активная рекламная кампания на телевидении – нет. При этом совершенно не обязательно, чтобы фактическим использованием товарного знака занимался именно правообладатель. Это вполне может делать лицензиат (равно как и сублицензиат) правообладателя или лицо, использующее товарный знак под контролем правообладателя.

Самый интересный вопрос: какие события и ситуации удовлетворяют критериям обстоятельств, из-за которых правообладатель не мог использовать товарный знак помимо своей воли. Как ни трудно догадаться, такие примеры в практике случаются довольно редко, но они все же есть. Например, владелец компании регистрирует товарный знак для широкой номенклатуры шоколадной продукции, но в течение трех лет так и не использует его из-за того, что практически сразу же проигрывает суд Налоговой инспекции, и со счетов компании списываются в бюджет практически все имеющиеся средства, что де-факто делает ее банкротом. Впоследствии владелец добивается отмены судебного решения, однако взысканные в бюджет суммы ему не возвращаются (они будут зачтены в счет будущих обязательных платежей в бюджет). Такая ситуация, скорее всего, станет для Суда по интеллектуальным правам достаточным основание для того, чтобы оставить без удовлетворения иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Но могут быть и более тривиальные ситуации, когда правообладатель заключает лицензионный договор и обязывает лицензиара использовать товарный знак, чего он в свою очередь по каким-то причинам не делает. Но здесь решение СИП уже гораздо менее очевидно и будет зависеть от конкретных обстоятельств дела.

В завершение стоит сказать и о том, что в последнее время статья 1486 ГК РФ стала помимо всего прочего еще и высокоэффективным инструментом защиты от нападок так называемых «патентных троллей», которым принадлежит большое число патентов и товарных знаков, которые они практически никогда фактически не используют.

Автор материала - Журид Ольга