Споры о принадлежности исключительных прав
Споры о принадлежности исключительных прав занимают особое место среди дел, связанных с охраной интеллектуальной собственности, поскольку от определения лица, которому принадлежит исключительное право, зависит, есть ли у него право на иск о защите интеллектуальных прав, может ли он распоряжаться этим правом, имеет ли он право на вознаграждение, и так далее.Такие споры могут возникать между гражданами, считающими себя авторами, между работником (автором) и работодателем, между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком в связи с созданием результатов интеллектуальной деятельности по заказу, между первоначальным правообладателем и приобретателем, между наследниками правообладателя, и даже между супругами при разделе совместно нажитого имущества. Например, группа соавторов произведения считает, что в их число включено лицо, не внесшее никакого творческого вклада в его создание, или работник считает, что работодатель неправомерно получил на свое имя патент на изобретение. Иными словами, как причины для возникновения спорной ситуации могут быть абсолютно разными, так и результаты таких споров могут иметь разный, порой неочевидный исход.Особенности споров о принадлежности исключительных правКогда возникают такие ситуации, сторонам редко удается избежать судебного разбирательства, поскольку, как правило, никто из противоборствующих сторон не желает уступать. В случае обращения за судебной защитой к ответчику могут быть предъявлены требования, например:о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя;о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки.Если объект интеллектуальной собственности или средство индивидуализации зарегистрированы в Роспатенте и необходимо внесение изменений в реестры, как, например, в случае с объектами патентного права, товарными знаками или программами для ЭВМ, то может быть заявлено требование об обязании Роспатента совершить действия. Например, аннулировать патент на промышленный образец и выдать новый патент с указанием истца в качестве патентообладателя и внести соответствующие сведения в Государственный реестр промышленных образцов РФ. При этом в таком случае нет необходимости привлечения Роспатента в качестве ответчика, он привлекается к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, и в случае удовлетворения иска, патентное ведомство вносит в свои реестры соответствующие изменения.Вопрос подсудностиУ споров о принадлежности исключительных прав есть и свои особенности относительно подсудности.Так, по общим правилам судам общей юрисдикции подсудны дела, в которых стороной в споре является гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, или гражданин, хотя и имеющий статус индивидуального предпринимателя, но дело возбуждено не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда дела этой категории в соответствии с законом рассматриваются арбитражными судами. В частности, суду общей юрисдикции будет подсудно рассмотрение споров о наследовании исключительного права и о разделе общего имущества супругов, например, если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности приобретено за счет общих доходов супругов. Также суд общей юрисдикции сможет рассмотреть дело о том, кто является автором произведения (книги, картины, музыки и т.д.), разрешить спор о правообладании служебным произведением между работником и работодателем.Однако споры о признании недействительным патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение в связи с тем, что патент выдан с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым, уже будет рассматривать Суд по интеллектуальным правам независимо от субъектного состава дела.В арбитражный суд следует обращаться в случае, если сторонами по делу будут организации, являющиеся юридическими лицами или граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя. В качестве примера можно привести спор, касающийся признания договора отчуждения исключительного права на изобретения недействительным и применения последствий недействительности сделки. При этом следует помнить, что также независимо от субъектного состава лиц, участвующих в деле, в арбитражных судах подлежат рассмотрению споры о средствах индивидуализации (за исключением споров о наименованиях мест происхождения товаров). У каждой категории споров, касающихся принадлежности исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности и приравненных к ним средствам индивидуализации, есть свои особенности, касающиеся предмета доказывания.Достаточно распространенными являются споры между (со)авторами - правообладателями произведений, это связано с тем, что нередки случаи, когда кого-то из авторов намеренно не указали, лишив его авторских прав (исключительное право на произведение; право авторства; право автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения (пункт 2 статьи 1255 ГК РФ)).Бывает и обратная ситуация, когда в число соавторов включаются граждане, которые не принимали творческого участия в создании произведения, а лишь осуществляли руководство деятельностью. При этом нахождение таких лиц в числе соавторов помимо того, что они получают право называться авторами произведения, может возлагать на остальных соавторов необоснованные ограничения, связанные с необходимостью совместного распоряжения исключительным правом, то есть для того, чтобы произвести отчуждение прав на произведение или заключить лицензионный договор, необходимо получать согласие всех соправообладателей. При большом количестве соавторов порой сложно сыскать единодушное согласие. Кроме того, такие соавторы наряду с остальными будут иметь право на получение части дохода от использования произведения, что будет влиять на размер дохода остальных.Авторство и правообладаниеВ приведенном выше абзаце упоминание соавторов и соправообладателей перемежается, поскольку в силу пункта 3 статьи 1228 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Да, это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом, но пока речь идет о том случае, когда соавторы одновременно являются и соправообладателями, и между ними возникает спорная ситуация, приведшая к судебному разбирательству.При рассмотрении спора о том, создано ли произведение в соавторстве, суд устанавливает, принимало ли лицо, претендующее на соавторство, творческое участие в создании произведения. Стоит отметить, что для соавторства не имеет значения размер вклада каждого из участников в создание общего произведения, важно, чтобы этот вклад был творческим, а не заключался только в технической помощи, поскольку не дает оснований к признанию соавторства оказание автору или соавторам технической и иной помощи, не носящей творческого характера (подбор материалов, вычерчивание схем, диаграмм, графиков, изготовление чертежей, фотографий, макетов и образцов, выполнение расчетов, оформление документации, проведение опытной проверки и т.п.). При этом, как было упомянуто выше, соавторами также не могут быть признаны лица, осуществлявшие лишь руководство деятельностью автора (авторов), но не принимавшие творческого участия в создании результата интеллектуальной деятельности (например, руководители, другие должностные лица).Установить авторство конкретного лица могут только доказательства, подтверждающие факт создания произведения конкретным лицом (например, подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы, свидетельские показания, публикации, черновики) (Определение ВС РФ от 17.09.2020 № 305-ЭС20-8198).Аналогичным образом закон характеризует установление авторства в спорах об авторстве (соавторстве) на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статьи 1347 и 1348 ГК РФ), поскольку суду при рассмотрении такого дела следует устанавливать характер участия каждого из лиц, претендующих на авторство (соавторство), в создании технического решения, решения внешнего вида изделия.Служебное произведениеСпоры между работником (автором) и работодателем по вопросам принадлежности исключительного права на служебные результаты интеллектуальной деятельности (произведения, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем), как правило, возникают на почве денежных разногласий или недостаточно ясных и понятных договоренностей на этапе заключения трудового договора и определения трудовых обязанностей работника.Например, работодатель, считает, что всё, что создали работники, принадлежит ему, не выплачивает работникам никакого вознаграждения за создание и использование созданных ими объектов, но забывает о том, что не все то, что работники предоставили ему в период действия трудового договора, можно считать именно служебными результатами интеллектуальной деятельности. Получив от работодателя отказ в выплате вознаграждения, работник вспоминает о том, что на самом деле спорный объект был создан им еще до трудоустройства, а дальше возникает спор о том, кто же является владельцем исключительного права.Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», определяющим для признания объекта интеллектуальной собственности служебным является содержание трудовых обязанностей работника и факт его создания в пределах этих обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или может быть выражено в виде конкретного задания. Во внимание могут быть приняты: акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан объект, цель его создания, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о таком создании в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности. Все эти обстоятельства в совокупности и взаимосвязи устанавливает суд, рассматривающий спор, и на основании их оценки решает, является ли результат интеллектуально деятельности служебным.Так, в деле СИП-229/2020 истец (автор) сумел доказать, что решение внешнего вида изделия (дизайн), на основании которого работодателем был получен патент Российской Федерации № 116537 на промышленный образец «Корпус для видеомодуля», было создано до даты его устройства на работу к ответчику. Несмотря на доводы работодателя (ответчика) о том, что работник (истец) участвовал в обсуждении производства продукции с использованием спорного патента, принимал участие в его создании (командировки и показания свидетелей), суд пришел к выводу о том, что эти обстоятельства не могут подтверждать создание дизайна видеомодуля в связи с выполнением трудовых обязанностей, поскольку дата создания дизайна в объективной форме предшествовала дате заключения трудового договора. В этой связи, суд удовлетворил иск и признал данный патент недействительным в части неверного указания патентообладателя, обязав Роспатент внести соответствующие изменения в Государственный реестр промышленных образцов РФ.При этом, также нередки случаи, когда работодатели, получив от работников информацию о созданном ими объекте, «кладут его на полку» и забывают о нем. Закон в таком случае предусматривает определенные сроки, по истечении которых исключительное право на произведения, а в отношении объектов патентных прав - право на получение патента, возвращается к работнику. В этой связи, как работникам, так и работодателям в отношении служебных результатов интеллектуальной деятельности важно помнить следующее:Интеллектуальная собственность по заказуТакже достаточно примечательными являются споры, возникающие между подрядчиком (исполнителем, автором) и заказчиком в связи с созданием результата интеллектуальной деятельности по заказу.Во-первых, в силу положений ГК РФ, не всякий результат интеллектуальной деятельности, созданный по заказу, в силу закона априори принадлежит заказчику. В большинстве случаев в силу прямого указания закона исключительное право на объекты, созданные по договору, принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (например, статья 1296 ГК РФ Произведения, созданные по заказу; статья 1298 Произведения науки, литературы и искусства, созданные по государственному или муниципальному контракту; статья 1373 Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту). Вместе с тем из общего правила есть исключения. Так, исключительное право на произведение, созданное по договору авторского заказа, принадлежит автору произведения, но договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах (статья 1288 ГК РФ). Кроме того, право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (Статья 1371. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору).В этой связи, при заключении договоров на создание результатов интеллектуальной деятельности, стоит обращать особое внимание как на положения статей Кодекса, регулирующих правоотношения, связанные с заключением таких договоров, так и на условия этих договоров, прямо прописывая лицо, которому исключительное право будет принадлежать, а также момент перехода такого права, чтобы в будущем избежать судебных споров.Судебная практикаВ свете темы, связанной со спорами, возникающими между подрядчиками (исполнителем) и заказчиками в связи с созданием результата интеллектуальной деятельности по заказу, представляется интересной для освещения позиция судов, высказанная при рассмотрении дела №А40-14932/2023. Хотя предметом иска являлись требования о взыскании компенсации за незаконное использование объекта авторского права, а не признание истца правообладателем, тема момента возникновения исключительного права была предметом исследования судов, поскольку от нее зависело будет ли признан ответчик нарушителем.Как следует из обстоятельств дела, 01.07.2020 между обществом «Смарт Системс» (истец, исполнитель) и обществом «Росинтер» Ресторантс» (ответчик, заказчик) был заключен договор на разработку сайта, включавший в себя обязательства об оказании услуг/ выполнении работ, в том числе связанных с разработкой программного обеспечения и передачи прав на такое программное обеспечение ответчику.Договором было предусмотрено, что все исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на результаты интеллектуальной (творческой) деятельности истца по договору или привлеченных им третьих лиц, полученные в ходе исполнения данного Договора, передаются в полном объеме ответчику после оплаты работ по Спецификации, в рамках которых велась разработка, если иное не указано в Спецификации. Истец указывал, что в силу пункта 9.2 Договора, право интеллектуальной собственности на переданные продукты перешло ответчику в полном объёме только в октябре 2022 года, тогда как ответчик использовал указанные результаты интеллектуальной деятельности истца в течение всего времени с момента передачи результатов работ без наличия необходимых на то прав, что, по мнению истца, являлось нарушением его исключительного права и послужило основанием для обращения за судебной защитой.Вместе с тем суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, а суды апелляционной и кассационной инстанций с таким решением согласились по следующим основаниям.Как было установлено судами, по своей правовой природе спорный договор содержит в себе элементы договора заказа произведения. Исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или иное произведение, созданные по договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное (пункт 1 статьи 1296 ГК РФ).В соответствии с пунктом 3 статьи 1296 ГК РФ, в случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком исключительное право на произведение принадлежит подрядчику (исполнителю), заказчик вправе использовать такое произведение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если договором не предусмотрено иное. В этой связи, суды констатировали, что независимо от того, кто в соответствии с условиями договора о создании программы для ЭВМ или базы данных приобретает исключительные права на созданную программу для ЭВМ или базу данных, контрагент субъекта исключительных прав приобретает право использовать соответствующий объект авторских прав для собственных нужд. При этом отсутствие факта отчуждения права на программу ответчику в спорный период (до момента исполнения обязательств по оплате вознаграждения) не означает, что заказчик лишен возможности использовать соответствующее произведение в тех целях, в которых он намеревался его использовать, заключая договор заказа на создание такого произведения. Таким образом, до момента передачи прав ответчик имел право использовать РИД на основе безвозмездной неисключительной лицензии в соответствии с пунктом 3 статьи 1296 ГК РФ.Интересными, можно даже сказать экзотическими для российской судебной практики выглядят споры между супругами при разделе совместно нажитого имущества. В законодательстве и разъяснениях высшей судебной инстанции сформулирован следующий подход относительно раздела исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшего у одного из супругов в период брака:Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, не входит в общее имущество супругов, иной режим исключительного права может быть установлен только брачным договором, соответствующим нормам Семейного Кодекса РФ (абзац четвертый пункта 2 статьи 256 ГК РФ, пункт 3 статьи 36 СК РФ);Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, приобретенное за счет общих доходов супругов по договору об отчуждении исключительного права (статьи 1234 ГК РФ), является их общим имуществом (если иное не установлено договором).В качестве примера приведем дело № А19-17458/2020 о нарушении исключительного права на товарный знак, где Суд по интеллектуальным правам пришел к достаточно спорному выводу относительно принадлежности исключительного права на товарный знак, зарегистрированный на имя одного из супругов в период брака.Как следует из обстоятельств, установленных судами, истец является правообладателем товарного знака, зарегистрированного в период брака с ответчиком. После расторжения брака истец и ответчик произвели раздел имущества, в том числе и бизнеса, исключительное право на товарный знак осталось у истца. При этом торговые точки остались за ответчиком, который продолжал осуществлять в них предпринимательскую деятельность, а именно торговлю товарами для животных с использованием спорного товарного знака.Обращаясь в суд, истец указывал на незаконное использование ответчицей обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, путем размещения вывесок на магазинах. При первоначальном рассмотрении дела суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали по мотивам того, что раздел права на спорный товарный знак между бывшими супругами не произведен; между ними отсутствует какое-либо соглашение о порядке использования прав на спорный товарный знак, в связи с чем ответчица была вправе использовать спорное обозначение.Суд по интеллектуальным правам в рамках кассационного производства с таким подходом нижестоящих судов не согласился, судебные акты отменил, направил дело на новое рассмотрение, указав, что поскольку истец является единственным первичным правообладателем спорного товарного знака, наличие брачного договора судами между сторонами не установлено, то исключительное право на товарный знак, несмотря на то, что такое право приобретено истом в период брака, не может быть совместной собственностью сторон настоящего дела.Такая позиция Суда по интеллектуальным правам выглядит достаточно спорной по причине того, что сама по себе регистрация товарного знака актом создания объекта не является, в связи с чем не может применяться подход, касающийся того, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, не входит в общее имущество супругов.В поддержку того, что с точки зрения закона средства индивидуализации, в том числе и товарные знаки, первоначально приобретенные или производные, находятся в режиме общего имущества, в рамках заседания рабочей группы при Суде по интеллектуальным правам от 01.02.2022 высказывался Корнеев В.А., указывая на то, что «В отличие от результатов интеллектуальной деятельности, которые появляются в результате лишь творческой деятельности, для возникновения исключительного права на товарный знак требуется потратить имущество, общее имущество. Это касается, например, оплаты достаточно значительной государственной пошлины». Следовательно, по мнению В.А. Корнеева, нет оснований полагать, что результат этих действий не входит в состав общего имущества.Как видно из анализа, проведенного в настоящей статье, вопросы, связанные с принадлежностью исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, являются сложными и многогранными, порой не на все вопросы можно найти четкие и однозначные ответы в законодательстве. Написание такого законодательства, которое могло бы быть универсальным инструментом, регулирующим все аспекты человеческих взаимоотношений, видится невыполнимой задачей, поэтому споры будут возникать всегда, даже в тех случаях, когда нам может показаться, что ответ очевиден. Но, может быть, это и к лучшему, ведь когда возникает здоровый спор, есть надежда, что в нем родится истина.