Ввод в заблуждение при отчуждении товарного знака

Товарный знак является самостоятельным объектом интеллектуальной собственности, исключительным правом на который правообладатель может распоряжаться по своему усмотрению, в том числе передать его другому лицу. Однако возможность такой передачи не является безусловной. Действующее российское законодательство ограничивает отчуждение товарного знака в тех случаях, когда смена правообладателя способна сформировать у потребителя неверное представление о товаре, его изготовителе или месте производства.

Поэтому перед заключением договора отчуждения важно оценить, как передача товарного знака другому лицу может повлиять на его восприятие потребителями.

Основания ввода потребителя в заблуждение

Основной нормой в данном случае выступает пункт 2 статьи 1488 Гражданского Кодекса Российской Федерации, согласно которому отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара, его изготовителя или места производства.

Согласно правовой позиции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 10.02.2017 № 305-ЭС15-4129, применительно к пункту 2 статьи 1488 ГК РФ под введением в заблуждение понимает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Следовательно, для применения указанной выше статьи не обязательно, чтобы потребители уже были фактически введены в заблуждение. Значение имеет сама возможность возникновения такого заблуждения в результате передачи исключительного права на товарный знак.

Примерный перечень оснований, по которым Роспатент может расценить отчуждение товарного знака как вводящее потребителя в заблуждение, представлен в Приказе Роспатента № 186 от 29.12.2009 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» (далее – Приказ Роспатента).

Так, пункт 3.3.7. Приказа Роспатента, среди прочего, указывает следующие основания.

Частичное отчуждение права на товарный знак

Из пункта 1 статьи 1488 ГК РФ следует, что исключительное право на товарный знак может быть передано не только в отношении всех товаров/услуг, для которых он зарегистрирован, но и в отношении их части. В данном случае, необходимо учитывать однородность товаров, права в отношении которых передаются приобретателю и остаются за правообладателем.

Например, если правообладатель владеет товарным знаком в отношении товаров 21-го класса МКТУ «чайники заварочные, чашки», и в последующем планирует отчудить исключительные права на товарный знак только в отношении товаров «чашки», и оставить за собой товары «чайники заварочные», потребитель может предположить, что разная продукция под одним и тем же обозначением по-прежнему происходит от одного производителя, что будет вводить его в заблуждение.

При установлении однородности возможно руководствоваться правовой позицией, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», где в пункте 162 указано, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Сохранение сходных товарных знаков

Поскольку правообладатель имеет право зарегистрировать несколько сходных между собой товарных знаков для однородных товаров, риск введения потребителя в заблуждение может возникнуть и тогда, когда правообладатель передает один товарный знак, но сохраняет за собой исключительное право на другой товарный знак, сходный с отчуждаемым до степени смешения и зарегистрированный для тождественных или однородных товаров и услуг.

Например, правообладателю принадлежат исключительные права на товарные знаки «Снежок» и «Снежочек» для товаров 28 класса МКТУ. Если правообладатель планирует передать исключительное право на товарный знак «Снежок» и оставить за собой исключительное право на товарный знак «Снежочек», то в результате товары разных производителей могут появиться на рынке под обозначениями, которые потребитель может воспринимать как связанные между собой.

При оценке сходства товарных знаков опять-таки можно обратиться к Постановлению № 10, которое говорит, что установление сходства осуществляется по результатам сравнения товарного знака и обозначения, в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям. При оценке сходства учитывается общее впечатление от товарных знаков, которые ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Сохранение сходных промышленных образцов

Похожая ситуация может возникнуть, если товарный знак воспроизводит промышленный образец или сходен с ним до степени смешения.

Например, если правообладатель владеет товарным знаком «Дровеньки», а также промышленным образом, защищающим дизайн упаковки какого-либо товара со словесным элементом «Дровеньки», то разделение между правообладателем и приобретателем исключительных прав на товарный знак и промышленный образец также может вводить потребителя в заблуждение при продаже товаров.

Соответственно, отчуждение исключительного права на товарный знак требует оценки не только портфеля имеющихся у правообладателя товарных знаков, но и иных объектов интеллектуальной собственности, в частности, промышленных образцов.

Сходство с фирменным наименованием

Зачастую правообладатели товарных знаков регистрируют компанию под определенным фирменным наименованием и затем начинают регистрировать тождественные или сходные товарные знак.

Например, правообладатель является компанией ООО «Северная звезда», который зарегистрировал товарный знак «Северная звезда». Если такой товарный знак передается независимому приобретателю, а фирменное наименование остается у правообладателя, потребитель может продолжить связывать продукцию под этим товарным знаком с первоначальной компанией-правообладателем.

При этом Приказ Роспатента указывает, что наряду со степенью сходства товарного знака и фирменного наименования необходимо учитывать степень известности правообладателя товарного знака на рынке определенных товаров/услуг.

Место производства товара и географические элементы

С 2023 года пункт 2 статьи 1488 ГК РФ прямо предусматривает возможность введения потребителя в заблуждение не только относительно товара или его изготовителя, но также относительно места производства.

Например, если правообладатель зарегистрировал товарный знак, включающий указание на определенное место производства или сбыта товара и решает его отчудить приобретателю, который находится или производит соответствующие товары в другом географическом объекте, то в таком случае может иметь место вероятность ввода в заблуждения.

При этом, специальное ограничение предусмотрено для товарных знаков, включающих, воспроизводящих или имитирующих охраняемое в России географическое указание или наименование места происхождения товара. Так, согласно пункту 3 статьи 1488 ГК РФ отчуждение права на такой товарный знак допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на соответствующее географическое указание или наименование места происхождения товара.

Отдельные элементы товарных знаков

При отчуждении товарных знаков также необходимо обращать внимание на отдельные элементы, которые в них включены и имеют отношение только к правообладателю товарного знака.

К таким элементам можно отнести, например, дату основания производства, указание места производства, наименование места происхождения товара, сведения о наградах, знаки соответствия, обозначения, охраняемые авторским правом.

Например, если правообладатель зарегистрировал товарный знак, который содержит надпись: «С 1950» или «Since 1950», что показывает дату основания компании-правообладателя, то передача такого товарного знака недавно созданному приобретателю потенциально может формировать у потребителя ошибочное представление об истории производителя и вводить его в заблуждение.

Практическим последствием существования факта ввода потребителей в заблуждение при отчуждении товарных знаков может быть следующим. Поскольку отчуждение товарных знаков подлежит государственной регистрации в Роспатенте, то если при рассмотрении заявления Роспатент установит обстоятельства, свидетельствующие о наличии риска ввода потребителей в заблуждение, административный орган может направить уведомление о необходимости устранения соответствующих препятствий, а при отсутствии совершения необходимых действий – отказ в государственной регистрации.

Таким образом, юридическая проверка сделки по отчуждению товарного знака не должна ограничиваться проверкой действительности регистрации и объема исключительного права. Необходимо оценить и риск ввода потребителей в заблуждение ввиду такого отчуждения.