Как зарабатывать на товарном знаке

Как известно, коммерческие организации и предприниматели регистрируют товарный знак в первую очередь для того, чтобы использовать его по прямому назначению – для индивидуализации собственных товаров (работ, услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Это связано с тем, что сильный товарный знак непосредственно влияет на продвижение товаров и, как следствие, увеличивает продажи. О том, как создать такой знак можно узнать из статьи «Как придумать сильный товарный знак и избежать маркетинговых ошибок», а здесь мы хотим поговорить о том, как еще можно зарабатывать на товарном знаке, кроме прямых продаж.

Основные способы монетизации товарного знака

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит не только исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), но и право распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Это означает, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать другим лицам использовать свой товарный знак путем заключения соответствующих сделок.

Самыми распространенными способами распоряжения правом на товарный знак являются лицензирование и коммерческая концессия (франчайзинг) – заключение договоров, на основании которых третьи лица получают право использовать товарный знак правообладателя на определенных условиях, а правообладатель получает от них соответствующее вознаграждение. Эти способы являются наиболее привлекательными для правообладателя с точки зрения долгосрочной монетизации: они помогают продвигать сам товарный знак (увеличивать его популярность) и расширять торговые сети, в т.ч. в регионах, а также обеспечивают правообладателю дополнительный регулярный доход.

Лицензионный договор и особенности его заключения

Согласно ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Лицензионный договор на право использования товарного знака имеет несколько существенных условий и каждое нужно предусмотреть в договоре, в противном случае он будет считаться незаключенным (ст. 1235 ГК РФ).

Так, в лицензионном договоре нужно обязательно указать:

• сведения о товарном знаке (номер свидетельства) и перечень товаров, в отношении которых предоставляется право его использования;
• конкретные способы использования товарного знака. При этом, можно согласовать как максимально широкий перечень способов использования, указанный в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, так и индивидуальные способы, которые интересуют лицензиата, например, право размещать товарный знак в Интернете, в т.ч. использовать его в рекламе и т.п.;
• условие о размере вознаграждения, которое лицензиат должен уплачивать лицензиару, или о порядке его определения. При этом, вознаграждение может быть согласовано, как в форме фиксированных разовых или периодических платежей, так и в процентных отчислениях от дохода (выручки) либо в иной форме. Как правило, многие правообладатели выбирают комбинированное вознаграждение – разовый платеж в определенной сумме и далее - периодические платежи (роялти).

Здесь важно понимать, что роялти, определенное как процент от дохода, не гарантирует его получения, т.к. зависит от того, как будет развиваться бизнес лицензиата. Если же зафиксировать сумму роялти и установить платежный период (например, ежемесячно), то лицензиат будет обязан платить полную сумму роялти, даже если фактически не будет использовать товарный знак.

Территория использования товарного знака не относится к существенным условиям лицензионного договора и если ее не согласовать, то лицензиат сможет использовать товарный знак на всей территории России (п. 3 ст. 1235 ГК РФ).

Срок действия лицензионного договора также не относится к существенным условиям - если он не определен договором, то договор будет считаться заключенным на 5 лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). В любом случае срок действия договора не может превышать срок действия исключительного права правообладателя на товарный знак (п. 1 ст. 1491 ГК РФ). Прекращение исключительного права на товарный знак автоматически прекратит и действие лицензионного договора, даже если он будет заключен на больший срок.

Договор коммерческой концессии (франчайзинга) и особенности его заключения

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (ст. 1027 ГК РФ).

В отличие от лицензионного договора, договор коммерческой концессии дает возможность предоставить право использования не только товарного знака, но и иных объектов исключительных прав, а также деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя.

Как правило, такой договор заключается в случае, если у правообладателя уже есть отработанная модель бизнеса, которую можно масштабировать через франчайзинг. Так, например, в России особенно популярны франшизы, которые работают в сфере быстрого питания («Крошка Картошка», «ДодоПицца»), сети кофеен (Surf Coffee, Coffee Way) и т.п.

Среди пользователей популярность франчайзинга обусловлена тем, что они могут не только извлекать прибыль от использования сильного чужого товарного знака, но и получают готовую бизнес-модель, включая ассортиментные карты (рецепты продукции), инструкции по дизайну помещений, а также иную информационную и организационную поддержку со стороны правообладателя. Правообладатель же, в свою очередь, получает право контролировать деятельность (качество работы) пользователя.

К условиям коммерческой концессии, которые нужно обязательно согласовать в договоре, относятся:

• комплекс исключительных прав, которые правообладатель предоставляет пользователю. Здесь нужно указать все объекты, права на которые предоставляются пользователю, а также индивидуализирующие их сведения, в частности, свидетельство на товарный знак, патент и т.п.

Также нужно указать перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака;

• объем предоставляемых прав, в частности, минимальное/максимальное количество торговых точек, которые должен организовать пользователь на определенной территории, предельный объём производства и т.п.
• определенная сфера предпринимательской деятельности, например, продажа товаров, полученных от правообладателя или произведенных самим пользователем и т.п.;
• способы использования исключительных прав в отношении каждого объекта;
• вознаграждение правообладателя, которое может выплачиваться в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

Срок действия договора не относится к существенным условиям. Здесь правила такие же, как для лицензионного договора (5 лет, если не согласовано иное и т.п.). Однако имейте ввиду, что любая из сторон договора франчайзинга, в котором не указан срок его действия, вправе в любой момент отказаться от договора, уведомив об этом контрагента за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный срок (п. 1 ст. 1037 ГК).

Форма и регистрация договоров

В заключение отметим, что оба договора должны быть составлены в письменной форме, в противном случае договоренности считаются недействительными (п. 1 ст. 1490, п. 1 ст. 1028 ГК РФ).

Кроме того, законодатель обязывает регистрировать в Роспатенте предоставление права использования товарного знака, как по лицензионному договору, так и по договору коммерческой концессии (франчайзинга). При несоблюдении данного требования предоставление права использования считается несостоявшимся (п. 2 ст. 1490, п. 2 ст. 1028 ГК РФ).