Заявитель получил предварительный отказ в регистрации товарного знака за рубежом: как на него реагировать и отвечать

 Для регистрации товарного знака в других странах правообладатель, в зависимости от целей, средств и количества выбранных государств, может воспользоваться международными или национальными системами регистрации объектов интеллектуальной собственности. Несмотря на то, что обозначенные системы имеют ряд различий в процессе подачи документов на первоначальных стадиях, порядок действий заявителя при получении предварительного отказа в регистрации по сути одинаковый.

После поступления заявки в патентное ведомство, при условии соответствия документов формальным требованиям, специалисты проводят экспертизу заявленного на регистрацию обозначения. Если работники регистрирующей системы приходят к выводу об охраноспособности товарного знака и отсутствии оснований для отказа в регистрации, то результат подачи заявления — получение охранного документа.

В случае наличия сомнений относительно различительной способности средства индивидуализации, вероятности введения потребителей в заблуждения и тому подобного, эксперт выносит предварительное решение об отказе в предоставлении охраны и может обратиться к заявителю с просьбой направить дополнительные документы, например, подробно отображающие обозначение, или дать разъяснения, которые позволят специалистам принять правильное и объективное окончательное решение по проведенной экспертизе.

Как реагировать на уведомление о предварительном отказе в регистрации при использовании систем международного характера

Наиболее используемая международная система – Мадридская система регистрации товарных знаков. Результатом подачи заявки становится международная регистрация обозначения, либо отказ в предоставлении последней. В связи с тем, что документы направляются на рассмотрение в зарубежное ведомство через Международное бюро, которым является Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), и уведомление о предварительном отказе в регистрации заявителю также направляется этим органом, выступающим своеобразным связующим звеном. Такой документ основывается на предварительном отказе в регистрации ведомства, рассмотревшего заявку и обозначение по существу. В уведомлении указываются основания для отказа, сроки оспаривания. Как правило, для ответа на предварительный отказ требуется привлечение к процессу аккредитованного поверенного в той стране, где это произошло. После ответа заявителя на предварительный отказ в регистрации товарного знака компетентным ведомством страны-участницы Мадридской системы принимается окончательное решение, которое может быть положительным, если эксперты согласны с доводами заявителя и считают возможным предоставить правовую охрану товарному знаку в отношении всего или части перечня товаров и услуг. Либо решение может быть отрицательным, когда представители ведомства подтверждают отказ в регистрации товарного знака. При принятии такового заявитель вправе обжаловать решение об отказе в вышестоящих инстанциях, что определяется внутренним законодательством государства, рассматривавшего заявку.

Можно также воспользоваться процедурой территориального расширения и повторно расширить действие регистрации в стране, где получен отказ. То есть, по сути, «перезапустить процесс». Это целесообразно в случае, когда, например, есть понимание, что действие противопоставленной регистрации истекает, и к тому моменту, как по товарному знаку снова будет проходить экспертиза, противопоставленная регистрация прекратится.

Вторая по частоте обращения международная система регистрации товарных знаков – это Европейское патентное ведомство. Благодаря ее использованию заявитель может получить охрану обозначения сразу в 27 странах. Однако, при отказе в регистрации в любом из этих государств заявитель автоматически получает отказ во всех странах-участницах. В дальнейшем владелец знака может преобразовать ранее поданную заявку, подать ее в национальные ведомства по отдельности и таким образом получить регистрацию в нескольких странах Европейского Союза с сохранением даты приоритета заявки. В этом случае регистрация проходит по национальным процедурам регистрации товарных знаков.

Действие заявителя при получении предварительного отказа в регистрации товарного знака от национального ведомства другой страны

Порядок и требования, предъявляемые к регистрации обозначений в большинстве патентных ведомств сходны. В случае отказа в регистрации заявитель, получает уведомление о предварительных результатах проведенной экспертизы с указанием предполагаемых причин отказа и, как правило, может подать ответ, в котором приводятся доводы в защиту регистрации товарного знака. Ответ заявителя подается на официальном государственном языке через уполномоченного представителя. На основе полученного ходатайства национальный регистрирующий орган принимает окончательное решение с учетом позиции заявителя. Впоследствии такое решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Анализ порядка действий заявителя в случае использования международной системы регистрации и непосредственно национального патентного ведомства позволяет сделать ряд выводов:

1. Вне зависимости от использованной системы регистрации экспертизу обозначения проводят непосредственно специалисты патентного ведомства конкретной страны, в которой подана заявка.
2. Требования к регистрации и основания для отказа в большей мере идентичны, за исключением отдельных специфических требований.
3. В случае направления уведомления о предварительном отказе в регистрации обозначения, большое значение имеет ответ заявителя, так как его позиция учитывается при принятии окончательного решения.
4. Важно соблюдать сроки ответа на уведомление, иначе обращение не будет рассмотрено и не повлияет на мнение эксперта.
5. Переписка с национальными ведомствами осуществляются на официальном языке государства через уполномоченных представителей.

Решение об отказе в регистрации товарного знака может быть обжаловано в вышестоящем государственном органе.