Защита исключительного права правообладателем и лицензиатом

При создании какого-либо объекта интеллектуальной собственности правообладателю, в качестве своеобразного вознаграждения, предоставляется исключительное право использовать такой объект по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, что обуславливает возникновение у данного лица так называемой «легальной монополии». Наличие такой монополии дает возможность не только извлекать имущественную выгоду от использования результата своего интеллектуального труда, но и возможность защищать его от посягательств третьих лиц.

Сущность исключительного права отражена в статье 1229 Гражданского Кодекса Российской Федерации, которая закрепляет, что «гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.».

Из приведенной выше нормы следует, что исключительное право использования, распоряжения и защиты результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации принадлежит первоначально правообладателю.

Помимо общих способов защиты, приведенных в статье 12 ГК РФ, гражданское законодательство предусматривает также и специальные - именно для исключительных прав, которые перечислены в статье 1252 ГК РФ, где правообладатель имеет право, среди прочего, требовать: признания права; пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещения убытков/взыскания компенсации; изъятия/уничтожения материального носителя, в котором выражен объект интеллектуальной собственности; публикацию решения суда о допущенном нарушении.

Вместе с тем, действующее законодательство предусматривает «естественные» или «договорные» механизмы ограничения имеющейся у правообладателя легальной монополии путем распоряжения им своими правами, в том числе, по лицензионному договору, в рамках которого правообладатель имеет право предоставить исключительную или простую (неисключительную) лицензии.

Так в силу пункта 1 статьи 1236 ГК РФ «лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).».

Более того, согласно пункту 2 указанной выше статьи по общему правилу лицензиар, в том числе, лишается права самостоятельного использования объекта интеллектуальной собственности в предоставленных исключительному лицензиату пределах, безусловно, если иное не предусмотрено условиями лицензионного договора.

Представленные выше нормы иллюстрируют такую ситуацию, когда монопольное право в части использования объекта интеллектуальной собственности определенными способами, на определенной территории и срок фактически переходит от правообладателя к исключительному лицензиату.

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что исключительный лицензиат обладает большим объемом прав, по сравнению с объемом прав, предоставляемых неисключительному лицензиату.

Данные обстоятельства обусловили необходимость создания законодательных условий, которые бы позволили защитить экономические интересы исключительного лицензиата как некоего «производного» правообладателя.

Предпосылки к таким условиям содержатся в пункте 2 статьи 1250 ГК РФ, в которой отмечено, что «предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.».

Приведенная норма прямо закрепляет возможность осуществления защиты интеллектуальных прав не только самим правообладателем, но и иными лицами.

К иным лицам, имеющим возможность применять предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав, законодатель отнес и исключительного лицензиата, указав в статье 1254 ГК РФ, что «если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.».

Примечательно, что в первоначальной редакции данной статьи законодатель наряду со способами защиты, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, также предоставлял возможность использования исключительным лицензиатом средства защиты, предусмотренного и статьей 1253 ГК РФ, закрепляющей ликвидацию юридического лица или прекращение деятельности индивидуального предпринимателя в связи с неоднократным или грубым нарушением исключительных прав по решению суда. В дальнейшем такое право исключительного лицензиата было ограничено и оставлено в пределах ведения самого правообладателя, вероятно, ввиду серьезности последствий применения данной конструкции, инициирование которой должна исходить лишь от самого обладателя исключительного права.

Следовательно, поскольку приведенная статья регулирует правовое положение исключительного лицензиата и предоставляет аналогичные с правообладателем специальные средства защиты, обладателю простой (неисключительной) лицензии остается лишь руководствоваться способами защиты, предоставленные ему в рамках заключенного лицензионного договора.

Продолжая обсуждение защиты исключительного права исключительным лицензиатом, Пленум Верховного Суда Российской Федерации с целью конкретизации механизма статьи 1254 ГК РФ представил ряд разъяснений в пункте 79 постановления от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым «при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя.

С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.».

Исходя из названных выше нормы следует, что разрешение вопроса о наличии или отсутствии у исключительного лицензиата права на судебную защиту от конкретного допущенного нарушения зависит от предоставленных ему на основе лицензионного договора объема прав, а также срока действия такого лицензионного договора.

Здесь следует сделать оговорку, что при всем вышесказанном сам правообладатель не теряет возможности самостоятельной защиты своего исключительного права, несмотря на некое его ограничение при предоставлении исключительной лицензии третьему лицу.

Можно ли в таком случае обращаться в защиту исключительного права одновременно правообладателю и исключительному лицензиату? Не будет ли это нарушать принцип добросовестного поведения?

Действующее законодательство не содержит ограничений по обращению в защиту исключительных прав наряду с правообладателем, также и исключительным лицензиатом. Вместе с тем, необходимо иметь ввиду, что исключительный лицензиат может обращаться в защиту только тех прав, которые были ему предоставлены по лицензионному договору, и не ранее даты регистрации данного лицензионного договора в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), поскольку в силу пункта 6 статьи 1232 ГК РФ предоставление права использования считается состоявшимся с даты государственной регистрации предоставления другому лицу права использования такого результата интеллектуальной деятельности по лицензионному договору.

Аналогичный вывод можно сделать и при анализе судебной практики, а именно постановлений Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу № А40-176412/2015 и от 29.05.2020 по делу № А66-18127/2018, где суды обращали внимание на неправомерность обращения в защиту прав неисключительным лицензиатом, а не на одновременность предъявления исковых требований правообладателем и лицензиатом.

Таким образом, можно заключить, что российское законодательство гарантирует право на защиту объекта интеллектуальной собственности не только со стороны его правообладателя, но и со стороны лица, которому предоставлено исключительное право использования такого объекта в рамках лицензионного договора, что, безусловно, имеет положительный эффект на экономическое развитие гражданского оборота объектов интеллектуальных прав.