ВС РФ определил позиции об оценке действий правообладателей товарных знаков как недобросовестных

В силу ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] добросовестность поведения участников гражданских правоотношений относится к основным началам гражданского законодательства и запрещает извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. В противном случае суд может признать такое поведение злоупотреблением правом и отказать недобросовестному участнику в защите прав, обязать его возместить убытки, возникшие в результате недобросовестных действий и т.п. (п. 2 и п. 4 ст. 10 ГК РФ).

В законе добросовестность участников гражданского оборота презюмируется (п. 5 ст. 10 ГК РФ), а злоупотребление правом определяется, как осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (п. 1 ст. 10 ГК РФ). Судебная практика исходит из подхода, что основным критерием злоупотребления правом является умысел лица, т.е. такое поведение, единственная цель которого - причинить вред другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей), и которое приводит к нарушению баланса интересов участников правоотношений.

Категории добросовестности и злоупотребления правом являются оценочными, и в каждом конкретном случае суд может установить их только с учетом всей совокупности обстоятельств дела. Из этого следует, что один и тот же факт (действие или бездействие) в одном случае может свидетельствовать о недобросовестном поведении, а в другом – не означать, что участник злоупотребляет правом. В частности, такие ситуации нередко встречаются в делах о защите прав на товарный знак.

В этой связи в ноябре 2023 г. Президиум Верховного суда РФ утвердил Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков [2], в котором на примере конкретных дел сформировал соответствующие подходы.

Предлагаем рассмотреть некоторые ситуации из Обзора и проследить логику судов при оценке фактов, которые были учтены судами при принятии противоположных решений. Полагаем, что это может принести пользу при подготовке стратегии защиты в случае подобных споров.

В частности, рассмотрим следующие, наиболее распространенные на практике, обстоятельства:

• Правообладатель не использует товарный знак, но при этом обращается в суд за защитой исключительных прав на него (например, требует взыскать компенсацию за незаконное использование знака)

Для начала нужно подчеркнуть, что ВС РФ еще в 2019 г. разъяснил [3], что сам по себе данный факт не свидетельствует о злоупотреблении правом. Эту же позицию ВС РФ повторяет и в п. 1 Обзора, при этом на примере конкретного дела показывает, почему пришел к такому выводу.

В первую очередь суд выяснил причину, по которой правообладатель не использует знак, и установил следующую совокупность обстоятельств:

• ранее правообладатель, равно как и его правопредшественник, использовали спорный товарный знак для индивидуализации производимых товаров;
• на момент рассмотрения спора товар не выпускается из-за производственных проблем правообладателя;

Кроме того, суд учел, что правообладатель обратился с требованием о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака до подачи ответчиком иска о досрочном прекращении его правовой охраны. В этом деле суд решил, что при таких обстоятельствах факт неиспользования правообладателем товарного знака не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Однако в другом деле, которое рассмотрено в п. 2 Обзора, суд иначе оценил аналогичный факт неиспользования правообладателем товарного знака.

Выясняя причину неиспользования, суд установил, что фактически у правообладателя нет и не было ни экономического интереса, ни цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров. К такому выводу суд пришел в результате оценки обстоятельств, связанных с приобретением правообладателем исключительного права на товарный знак и его последующим поведением, а именно:

• ответчик доказал, что использует свой знак, сходный со спорным знаком правообладателя, по прямому назначению и его знак имеет известность;
• истец (правообладатель) не доказал, что он сам или подконтрольные ему лица используют спорный товарный знак;
• истец (правообладатель), помимо спорного знака, зарегистрировал на свое имя значительное количество иных товарных знаков и подал сотни исков с требованием о выплате компенсации за их незаконное использование.

Таким образом, суд установил, что реальным намерением правообладателя является не защита своего исключительного права на товарный знак, а имитация его нарушения с целью взыскания компенсации с добросовестных участников гражданского оборота – владельцев сходных товарных знаков. При таких обстоятельствах суд решил, что правообладатель заведомо намеревался причинить вред другому лицу, а предъявляя в суд соответствующее требование злоупотребил правом.

В продолжение темы о неиспользовании товарного знака обратим внимание на п. 5 Обзора: в нем показаны ситуации, в которых правообладатели утверждали, что предоставили право использования другим лицам на основании лицензионного договора, что в силу п. 2 ст. 1486 ГК РФ [4] является правомерным способом использования товарного знака. Однако на деле такое «использование» оказалось формальным: в одном случае была установлена аффилированность правообладателя с лицензиатом и мнимость заключенного ими лицензионного договора, в другом - правообладатель не смог доказать ни факта реализации лицензиатом товаров, защищаемых товарным знаком, ни подготовки к ней, ни даже наличия у сторон соответствующих намерений.

Таким образом, наличие лицензионного договора само по себе не означает, что правообладатель использует товарный знак. В этой связи ВС РФ указал, что в подобных случаях надлежит оценивать действия правообладателя с учетом обстоятельств как заключения, так и исполнения такого договора.

• Правообладатель инициирует много судебных споров с аналогичными требованиями (например, требует взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака)

Как было показано выше, подобный довод был учтен судом в одном из дел, в котором правообладателя признали злоупотребляющим правом. Однако, нужно учитывать, что сам по себе этот факт не свидетельствует о недобросовестности правообладателя. На практике суды [5] исходят из того, что действия правообладателя по защите исключительного права не говорят о наличии признаков недобросовестности и не могут быть признаны злоупотреблением правом исключительно на основании заявления другой стороны. Иное понимание фактически привело бы к невозможности судебной защиты интеллектуальных прав. Более того, этот факт ни сам по себе, ни даже в совокупности с фактом неиспользования товарного знака не гарантирует признание правообладателя недобросовестным.

В этой связи ВС РФ в п. 2 Обзора определил правовую позицию, согласно которой такой правообладатель признается злоупотребляющим правом, если будет установлено, что он приобрел право на товарный знак не с намерением его использовать для индивидуализации товаров, а с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании соответствующей компенсации.

Важно отметить, что в данном пункте Обзора суд обозначил совокупность обстоятельств, которые надлежит исследовать в подобных делах при рассмотрении вопроса о признании правообладателя недобросовестным. Так, помимо факта неиспользования товарного знака, нужно установить цель приобретения исключительного права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать и причины неиспользования.

По горячим следам рассмотренных дел интересно отметить позицию ВС РФ о том, что оценка судом действий правообладателя в качестве злоупотребления правом по отношению к одним лицам, не означает, что он считается недобросовестным и по отношению к другим лицам (п. 3 Обзора). Вместе с тем, ВС РФ указал, что суду надлежит учитывать обстоятельства ранее рассмотренного дела, связанные с квалификацией действий этого же правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак как злоупотребление правом.

Таким образом, несмотря на то, что злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления по отношению к другому лицу, суд рассмотрит и учтет данные обстоятельства в совокупности с другими доказательствами недобросовестности в отношении стороны спора.

Кроме того, ВС РФ указал, что суд должен мотивировать свою позицию в т.ч. в соответствующей части, если придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу.

Таким образом, при получении подобной претензии от правообладателя рекомендуем проверить его «судебную историю» на предмет аналогичных споров, а в случае подтверждения – заявить об этом в суде в качестве одного из доказательств злоупотребления правом.

Источники:

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) // СПС «КонсультантПлюс»
2. «Обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023 // СПС «КонсультантПлюс»
3. П. 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»
4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023, с изм. от 14.12.2023) // СПС «КонсультантПлюс»
5. См., например, Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2023 N 18АП-4811/2023 по делу N А07-21345/2022, Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2023 N 11АП-1470/2023 по делу N А55-22791/2021// СПС «КонсультантПлюс»