Вопросы определения единства намерений лица, незаконно разместившего товарный знак на нескольких товарах

Чаще всего товарные знаки незаконно размещают не на единичных товарах, а на целых партиях, и доказываться правонарушение может документами, подтверждающими несколько эпизодов покупки контрафакта. В таких случаях ключевой категорией является единство намерений ответчика, поскольку при его наличии компенсацию взыщут за один факт нарушения.

Вопросы определения размера компенсации за нарушение исключительного права в тех случаях, когда одно и то же средство индивидуализации размещено не на одиночном товаре, а на партии товара или просто на нескольких из них, возникают в практике регулярно, поскольку лишь в редких случаях нарушение ограничивается однократным незаконным использованием объекта.

Ключевой категорией при этом является единство намерений правонарушителя - компенсация за нарушение исключительного права является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого таким единством (п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 65). Если единство намерений не доказано, каждая продажа материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права.

В то же время это обстоятельство обосновать и доказать не так просто. В деле N А51-1401/2021 [1] компания 3D Sparrow Group Limited обратилась в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 572790 и N 748258 (БУБА). Истец представил в суд доказательства двух эпизодов покупки нескольких товаров, на каждом из которых размещались товарные знаки. Суд первой инстанции, посчитав установленным единство намерений ответчика, взыскал по 5 000 руб. за каждый товарный знак.

Суд исходил из того, что предпринимателем с разницей в три недели реализованы контрафактные товары, при этом после первой закупки ответчик не предупреждался истцом о нарушении исключительных прав на товарные знаки, также не поступало ответчику и требования о прекращении нарушения прав на средства индивидуализации.

Однако Суд по интеллектуальным правам направил дело на новое рассмотрение, указав, что суды первой и апелляционной инстанций формально применили подход, изложенный в определении ВС РФ от 07.12.2015 по делу N А03-14243/2014. Согласно этой позиции в случае, если закупки товаров производились в течение короткого промежутка времени, по всем фактам после осуществления первой закупки ответчик не предупреждался истцом о нарушении исключительных прав на товарные знаки, требований о прекращении нарушения прав истца ответчику не поступало, реализацию ответчиком такого товара можно рассматривать как один случай незаконного использования товарных знаков истца.

В то же время в данном деле соответствующих доводов предпринимателя не озвучивалось и доказательств в обоснование единства намерений со стороны ответчика не представлено.

Следует отметить, что в ряде дел [2] , напротив, формальное применение указанной правовой позиции ВС РФ позволило установить единство намерений ответчика и сократить заявленный размер компенсации.

1.Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2022 N С01-57/2022 по делу N А51-1401/2021

2.Постановления Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 г. по делу N А46-1490/2021, от 09.07.2021 г. по делу N А03-7290/2020, от 30.03.2021 г. по делу N А67-10879/2019