СИП разъяснил практические особенности квалификации злоупотребления правом

В большинстве случаев правообладатели товарных знаков не предполагают, что, подавая иск о защите исключительного права, казалось бы, совершенно бесспорный, юридически они переходят черту, отделяющую законное требование от злоупотребления правом.

Например, в деле № А74-12361/2020 предприниматель-правообладатель товарного знака "СЛАДКАРНИЦА" N 309546 обратился в суд с исковым заявлением к кондитерскому дому «Сладкарница» с требованиями о признании незаконным использования товарного знака и сходных до степени смешения обозначений, а также об обязании прекратить такое использование и устранить результаты правонарушения (удалить за свой счет вывески с соответствующими обозначениями, изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение).

До подачи иска правовая охрана товарного знака истца была досрочно прекращена частично в отношении некоторых товаров и услуг, в связи с чем суд первой инстанции отказал в иске, сославшись на то, что истец просит пресечь нарушение в отношении тех товаров и услуг, на которые товарный знак больше не распространяется, т.е. действия истца по защите исключительного права на товарный знак представляют собой злоупотребление правом. Данный вывод поддержал и суд апелляционной инстанции.

Поддерживая отказ в иске, Суд по интеллектуальным правам отметил, что тонкость дела заключается не в том, есть злоупотребление правом со стороны истца или нет, а в том, чем именно обосновать его наличие. В связи с чем подчеркнул, что согласен с исходом дела, но не с обоснованием, данным нижестоящими судами.

СИП отметил, что резолютивная часть соответствующего решения о прекращении правовой охраны была оглашена 25.11.2020 г., а исковое заявление подано 27.11.2020 г., в тот же день, каким датировано решение о досрочном прекращении правовой охраны знака. Это дало основания нижестоящим судам прийти к выводу о том, что на дату обращения с иском к ответчику истец не только знал о наличии правопритязаний в отношении товарного знака, но и располагал информацией о том, что правовая охрана спорного товарного знака прекращена в части.

СИП отметил, что злоупотребление в данном случае подтверждается не просто самим по себе наличием соответствующего судебного акта о частичном досрочном прекращении правовой охраны, а реальным неиспользованием товарного знака правообладателем по всем, не только «прекращенным» товарам и услугам, и направленностью требований на будущее прекращение использования товарного знака, в том числе в отношении товаров и услуг, в отношении которых правовая охрана товарного знака уже прекращена.