СИП дал разъяснения о частичном отказе в регистрации знака из-за сходства с другим знаком, впоследствии утратившим правовую охрану

В июньском деле Суда по интеллектуальным правам правообладатель товарного знака № 826493 "Aleksandra" столкнулся с тем, что Роспатент зарегистрировал его знак в отношении не всех товаров, которые были указаны в заявке, – по части из них было принято решение об отказе из-за сходства до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком № 658784 "AleXandRA". Правообладатель пытался оспорить частичный отказ в регистрации, но безуспешно.

Основным аргументом правообладателя в суде послужило досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака, в связи с чем, по мнению правообладателя, товарный знак больше не может учитываться при рассмотрении заявки на регистрацию обозначения.

Роспатент настаивал на том, что досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака не влияет на оценку законности оспариваемого решения.

Также госорган ссылался на то, что оспаривание решения не является надлежащим способом защиты нарушенного права и не может привести к восстановлению прав. Роспатент указал, что, поскольку правовая охрана товарному знаку уже предоставлена, правообладатель не может воспользоваться правом, предоставленным п.1 ст. 1500 ГК РФ - эта возможность есть только до регистрации знака, а далее начинает действовать механизм оспаривания правовой охраны, указанный в ст.ст. 1512 и 1513 ГК РФ.

Суд, рассматривая данный довод, отметил, что Роспатент неверно толкует применимость упомянутых двух способов оспаривания решения о регистрации товарного знака. По мнению Роспатента, оспорить решение о регистрации товарного знака в порядке п. 1 ст. 1500 ГК РФ нельзя, если знак уже зарегистрирован, даже если такое решение содержит отказ в отношении какой-то части товаров (услуг).

В то же время такой ненормативный правовой акт фактически содержит два решения - о регистрации товарного знака в отношении одних товаров и об отказе в регистрации в отношении иных. Действительно, в той части, в которой товарный знак зарегистрирован, на него возникает исключительное право, и последующее оспаривание предоставления ему правовой охраны может быть осуществлено иным лицом (не заявителем) в порядке ст.ст. 1512 и 1513 ГК РФ.

Однако в той части, в которой в регистрации отказано, исключительное право не возникает, и у заявителя сохраняется право на оспаривание решения в части отказа в регистрации заявленного обозначения на основании ст. 1500 ГК РФ до истечения установленного законом срока (четырех месяцев со дня направления решения заявителю).

По вопросу значимости прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака суд отметил, что на дату отказа в регистрации и на дату рассмотрения возражения правовая охрана знака действовала, и только после регистрации спорного товарного знака был подан успешный иск о досрочном прекращении правовой охраны. Суд указал, что даже с учетом этого прекращение правовой охраны влечет за собой невозможность его противопоставления обозначению, в отношении которого подана заявка на регистрацию товарного знака.

Поскольку противопоставленный товарный знак представлял собой единственное препятствие для регистрации спорного знака, суд отменил решение Роспатента, подчеркнув, что госорган не мог учесть будущее прекращение правовой охраны, поэтому отмена решения не свидетельствует о его неправомерности.

Следует отметить, что указанная тенденция была недавно отражена Судом по интеллектуальным правам в одном из частных определений ввиду систематичности ошибок Роспатента в аналогичных ситуациях. Суд отметил, что «явно ошибочно и противоречит как закону, так и здравому смыслу» позиция Роспатента о том, что надлежащим способом защиты при несогласии правообладателя с частичным отказом в регистрации товарного знака является оспаривание предоставления правовой охраны собственному товарному знаку в порядке ст.ст. 1512 и 1513 ГК РФ, поскольку данные нормы:

• не предусматривают оснований, по которым именно правообладатель может оспаривать такую регистрацию;
• предполагают не расширение объема правовой охраны товарного знака в случае оспаривания его регистрации, а лишь ее аннулирование либо сокращение.

Таким образом, суд подытожил, что применение этого порядка не может привести к восстановлению прав, которые правообладатель считает нарушенными.

Впервые опубликовано в World Trademark Review.