Риски оспаривания товарных знаков при наличии ранних прав на фирменные наименования

1. Регистрация знак не означает отсутствие риска потерять знак в дальнейшем.

2. Есть ряд оснований для оспаривания регистрации, одним из которых является п.8 ст. 1483 ГК РФ:

«Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака»

Вместе с тем в соответствии с п. 1 ст. 1499 ГК РФ «в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям 

статьи 1477 и пунктов 1 - 7, подпункта 3 пункта 9  (в части промышленных образцов), пункта 10  (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

То есть, соответствие заявленного обозначения требованиям п. 8 ст. 1483 ГК РФ в ходе проведения экспертизы не устанавливается.

НО! Это основание для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку:

Статья 1512 ГК РФ. Основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку

1. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

2. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8  и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

3. Что такое фирменное наименование

Статья 1473 ГК РФ. Фирменное наименование

 1. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

2. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Статья 1475. Действие исключительного права на фирменное наименование на территории Российской Федерации

 1. На территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

2. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

При этом что касается иностранных юр.лиц, то в соответствии с п.61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 г. Москва от "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

«При применении статьи 1475 ГК РФ судам надлежит учитывать, что она не исключает охрану в Российской Федерации права на фирменное наименование иностранных юридических лиц (статья 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности)»

Статья 8. Парижской конвенции [Фирменные наименования]

«Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака»

 Таким образом, перед подачей заявки на регистрацию товарного знака с одной стороны представляется целесообразным провести поиск не только по товарным знакам и заявкам, но и по фирменным наименованиям с тем, чтобы оценить риск не только в части препятствий для регистрации, но и в части оспаривания знака, в случае его регистрации.

 С другой стороны, как указано выше, фирменные наименования иностранных юр. лиц охраняются без обязательной регистрации на территории РФ. Таким образом, проведение поиска по фирменным наименованиям не будет учитывать информацию о наличии права иностранных юр.лиц. 

Товарный знак индивидуализирует товары и/или услуги

Фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо

Таким образом, для того, чтобы были основания для применения положений ГК РФ и можно было пытаться оспорить регистрацию необходимо выполнение ряда условий:

- право на фирменное наименование должно возникнуть ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- товары/услуги должны быть однородными;

- необходимо будет подтвердить заинтересованность лица, подающего возражение (документы, подтверждающие ведение аналогичной хоз. деятельности + финансовые документы, подтверждающие их исполнение):

--компания-обладатель фирменного наименования должна использовать его при изготовлении товаров/оказании услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак. При этом использование должно быть за период, предшествующий подаче заявки на оспариваемый ТЗ, по настоящее время.

--территория использования – РФ

-- наличие поданной на регистрацию заявки

5. Инстанции, рассматривающие возражения

Роспатент, затем суд по интеллектуальный правам, затем кассация.

Таким образом, при подаче заявки на регистрацию товарного знака необходимо понимать наличие риска его оспаривания в дальнейшем, если регистрация состоится.

Полностью исключить этот риск нельзя. Вместе с тем, если на момент подачи заявки Вам известно о наличии тождественного / сходного до степени смешения фирменного наименования у другой компании, осуществляющей ведений деятельности в аналогичной сфере, целесообразно изменить обозначение с тем, чтобы уйти от сходства.

Автор материала - Анастасия Кирюхина