Оценка судами различных форм согласия на использование товарного знака

Лицензионный договор является базовой и бесспорной формой согласия правообладателя на использование товарного знака, в то время как в отношении иных видов такого согласия можно пока руководствоваться в основном правоприменительной практикой.

Подходы к оценке формы согласия в этих случаях во многом зависят от обстоятельств, в которых требовалось такое согласие правообладателя.

Например, в деле N А41-13514/2020 вопрос согласия правообладателя товарного знака был поднят с целью согласования размещения вывески на аптечном учреждении. В деле, дошедшем до Верховного Суда РФ, общество обратилось в администрацию за предоставлением услуги "Согласование установки средства размещения информации", приложив к заявлению, в том числе, согласие правообладателя товарного знака на его использование обществом.

Администрацией было отказано в согласовании из-за того, что согласие правообладателя на использование товарного знака в отсутствие регистрации права его использование администрация сочла ненадлежащим доказательством.

В признании отказа незаконным было отказано всеми судебными инстанциями, поскольку, по мнению судов, представленное обществом согласие правообладателя товарного знака не являлось надлежащим подтверждением права его использования - ведь заявитель не представил доказательств регистрации такого права.

В кассационной жалобе, поданной в ВС РФ, общество указывало, что полученное им согласие правообладателя в письменной форме на использование товарного знака не противоречит ГК РФ. Заявитель полагал, что действующее законодательство не связывает выражение согласия правообладателя на использование товарного знака с определенной формой, а использование результата интеллектуальной деятельности охватывается исключительным правом правообладателя и не требует обязательного заключения договора.

ВС РФ отметил, что перечень способов распоряжения исключительным правом на товарный знак не является исчерпывающим и относится на усмотрение правообладателя. Таким образом, предоставляя заявителю свое письменное согласие на использование товарного знака, правообладатель правомерно распорядился принадлежащим ему исключительным правом.

В другом деле - о взыскании компенсации - нарушитель ссылался на исчерпание исключительного права на товарный знак и подчеркивал, что нет требований к форме согласия правообладателя товарного знака на введение товара в гражданский оборот, в связи с чем полагал, что такое согласие может быть выражено в любой письменной форме. Такой формой он считал деловую переписку.

Суд указывал, что отсутствие запрета правообладателя не считается согласием (разрешением) и что ст. 1487 ГК РФ действительно не содержит указания на то, в какой форме должно быть оформлено согласие правообладателя на использование товарного знака на товаре, вводимом в оборот на территории РФ или страны-участницы Договора о Евразийском экономическом союзе, однако это не означает, что право использования товарного знака без заключения договора может быть оформлено в произвольном виде.

СИП подчеркнул, что согласие должно быть выражено в форме, которая позволяет достоверно установить адресанта согласия, способна быть воспринятой адресатом и позволит ему в случае возникновения спора доказать выдачу такого согласия. В отношении импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации суд отметил, что воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит данное лицо. Таких документов в деле не было.

В ином деле о взыскании компенсации суду оказалось достаточно отсутствия возражений со стороны правообладателя - отказывая в иске, суд указал, что согласно ответу полномочного представителя компании правообладатель товарного знака не возражал против возобновления выпуска спорных товаров – то есть фактически дал согласие на ввод спорной партии товаров в гражданский оборот, что исключает нарушение исключительного права на товарный знак.

В деле №А56-70471/2020 общество не привлекли к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ, поскольку о своем согласии на использование товарного знака правообладатель сообщил таможенному органу соответствующим письмом в день, когда обществом была подана соответствующая декларация на товар, маркированный товарным знаком. Дополнительно указанное согласие было подтверждено правообладателем в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении.

Дела о досрочном прекращении исключительного права на товарный знак традиционно изобилуют различными воплощениями согласия на использование товарного знака.

Например, в деле №СИП-380/2015 истец подчеркивал, что единственной формой согласия правообладателя на использование товарного знака третьим лицом является заключение между ними лицензионного договора. Однако рассмотрев письмо-согласие и не установив пороков воли правообладателя, суд пришел к выводу о том, что товарный знак всё же используется с согласия правообладателя.

В то же время в деле N СИП-110/2013 суд нивелировал даже значение пороков воли правообладателя, указав, что при установлении факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следует оценить все представленные доказательства в их совокупности независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Практика позволяет установить, что, по мнению СИП, по общему правилу воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами, помимо лицензионного, могут быть договор коммерческой концессии, договор простого товарищества, договор подряда, договор возмездного оказания услуг.

Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и без какого-либо из перечисленных договоров или писем-согласий – например, при наличии между правообладателем и пользователем товарного знака корпоративных отношений. В деле №СИП-247/2013 использование товарного знака под контролем правообладателя было подтверждено исполнением лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя. При этом никакого иного документа, оформляющего согласие владельца товарного знака, кроме договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, не было представлено.

Таким образом, правоприменительная практика предлагает и иные формы согласия правообладателя на использование товарного знака, кроме традиционного лицензионного договора, и можно констатировать зависимость этих форм от различных типов обстоятельств, в которых такое согласие требуется.

Впервые опубликовано в Trademark Lawyer, Issue 5/2022