Отчуждение исключительных прав на товарные знаки в отношении части товаров (услуг)

Согласно пункту 64 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 № 371, при проверке представленных документов для государственной регистрации перехода прав на товарные знаки, Роспатентом осуществляется проверка соответствия документов условиям регистрации, указанным, в том числе, в подпункте «и» пункта 3 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 № 1416, с учетом положений статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как указано в пункте 2 статьи 1488 ГК РФ и подпункте «и» пункта 3 Правил, отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары/услуги.

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору может рассматриваться как вводящее в заблуждение потребителя относительно товара в случаях, когда оно осуществляется в отношении товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем.

Вышеуказанные нормы учитываются также при «разделении» товарных знаков, когда происходит отчуждение части товаров (услуг) в адрес приобретателя.

В таком случае, принимая во внимание разделение товарного знака, в случае успешной регистрации такого отчуждения, у двух различных правообладателей будет исключительное право на тождественные обозначения, которые, в целях соблюдения вышеуказанных норм, должны охраняться в отношении товаров (услуг), не однородных друг другу.

Таким образом, для успешной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак в части товаров/услуг необходимо, чтобы в результате такого отчуждения потребитель не был введен в заблуждение относительно производителя таких товаров/услуг, то есть недопустимы случаи, когда у нескольких правообладателей имеются сходные/тождественные обозначения, в перечне правовой охраны которых указаны однородные товары/услуги.

При этом следует иметь ввиду, что в случае наличия серии товарных знаков, зарегистрированных в отношении схожих перечней товаров/услуг, их разделение возможно только в том случае, если его предметом будут являться все товарные знаки, то есть при анализе возможности такого разделения, его предметом фактически будет являться сравнение каждой позиции (товара/услуги), подлежащей отчуждению из одного знака, с каждой позицией (товара/услуги), не включаемых в предмет отчуждения.

Вышеуказанный анализ на предмет однородности разделяемых перечней товаров/услуг происходит по следующим правилам.

Вопросы, связанные с установлением однородности товаров (услуг), регламентируются в соответствии с Правилами № 482, а также в соответствии с разъяснениями высшей судебной инстанции, указанными в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано в абзаце 4 пункта 162 Постановления № 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

На практике, при проведении подобного разделения частыми являются случаи, когда некоторые товары/услуги являются однородными и с отчуждаемыми позициями, и с позициями, сохраняющимися за правообладателями, ввиду чего их нельзя как включить в предмет сделки, так и не делать этого.

Такая ситуация зачастую возникает при разделении товарных знаков, которые охраняются в отношении широких перечней товаров и услуг, и решается эта проблема либо путем изменения предмета сделки, либо путем внесения изменений в свидетельство товарного знака в виде полного исключения из его правовой охраны указанных товаров/услуг.

В качестве примера можно провести товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 352936, в отношении которого зарегистрирован договор отчуждения исключительного права на все услуги 35-го класса МКТУ (№ РД0435112 от 21.06.2023): для отчуждения указанного перечня услуг правообладателем из перечня правовой охраны была отчуждена услуга 35-го класса МКТУ «управление гостиничными делами», которая могла быть признана однородной как с услугами, остающимся за правообладателем (услуга 44-го класса МКТУ «дома отдыха или санатории»), так и услугами, отчуждаемыми приобретателю.

При этом анализ на предмет возможности разделения товарных знаков необходимо проводить до подачи документов на регистрацию частичного отчуждения по той причине, что, как правило, в случае выявления однородности Роспатент направляет уведомление о необходимости представления недостающих и (или) надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления, в котором, однако, указывает не на все обнаруженные им препятствия в регистрации частичного отчуждения. Особенно подобная практика распространена при разделении широких перечней, имеющих большое количество однородных связей.

Однако не стоит забывать, что мнение о наличии/отсутствии однородности в неочевидных ситуациях может различаться не только у профессиональных патентных поверенных, но и у экспертов Роспатента, а также судей Суда по интеллектуальным правам, иных арбитражных судов.

К примеру, однородность товаров «пиво» и «пивные закуски» была установлена только Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 года № 2979/06 по делу № А40-63533/04.

Таким образом, даже проведенный анализ перед подачей документов на разделение товарного знака (знаков) не гарантирует направление уведомления Роспатента о необходимости устранения обнаруженной однородности сравниваемых товаров/услуг, однако он способен снизить риск такого уведомления.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что частичное отчуждение товарного знака возможно только в том случае, если отчуждаемая часть товаров/услуг не будет признана однородной тем товарам/услугам, которые остаются за правообладателем.