Особенности признания действий по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией

В чем заключается недобросовестная конкуренция путем приобретения и использования исключительного права на товарный знак?

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, «не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее - средства индивидуализации).».

При этом недобросовестная конкуренция, связанная лишь с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, также не допускается в силу статьи 14.8 Закона о защите конкуренции, которая относит к недобросовестной конкуренции иные формы недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными статьями 14.1 - 14.7 названного Закона.

Чтобы доказать данный вид недобросовестной конкуренции необходимо подтвердить:

1. факт широкого использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака; получение обозначением известности среди потребителей в результате его использования иными лицами;
2. известность ответчику факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака;
3. наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) причинить вред истцу или вытеснить его с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения;
4. наличие на момент подачи ответчиком заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между ответчиком и истцом;
5. причинение либо вероятность причинения истцу вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

Поскольку последние два признака недобросовестной конкуренции были рассмотрены в статье «Недобросовестная конкуренция путем копирования или имитации», текущая статья будет посвящена специальным признакам, указанным под первыми тремя пунктами.

1. Наличие у ответчика намерения (цели) причинить вред истцу

В силу пункта 169 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае, если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Указанное согласуется с разъяснениями, представленными в письме ФАС РФ от 26.08.2019 № АК/74286/19 «Об особенностях рассмотрения дел о нарушении запрета, установленного статьей 14.4 Закона «О защите конкуренции» (далее – письмо ФАС России № АК/74286/19), в соответствии с которыми недобросовестность поведения проявляется прежде всего в умысле на получение преимуществ над конкурентами, поскольку для признания действий нарушителя актом НДК необходимы сведения о целеполагании предполагаемого нарушителя (осознанном совершении им действий, направленных на нечестную конкуренцию), а также о масштабах и возможности влияния нарушения на конкуренцию в целом.

При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена прежде всего на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения.

Под целью понимается получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

По смыслу пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции такие преимущества могут быть связаны как с получением прямой экономической выгоды, так и с причинением убытков или нанесением вреда деловой репутации правообладателя либо с угрозой такого причинения.

Такая недобросовестная цель может быть определена исходя из прямых доказательств знания предполагаемым нарушителем о ранее использовавшемся иным лицом обозначении или исходя из косвенных доказательств, основанных в числе прочего на широкой известности обозначения третьим лицам (а значит, вероятно, и предполагаемому нарушителю, поскольку факт использования обозначения является широко известным), на вероятности случайности совпадения (баланс вероятностей).

Аналогичная правовая позиция была представлена в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2023 по делу № СИП-338/2022, от 19.02.2024 по делу № СИП-1136/2022, от 04.10.2022 по делу № СИП-1120/2021.

Таким образом, краеугольным камнем при доказанности рассматриваемого состава недобросовестной конкуренции является намерение (цель) одного лица причинить вред другому лицу-конкуренту.

2. Известность ответчику факта использования обозначения иными лицами

Как было указано выше, недобросовестная цель может быть доказана объективными доказательствами осведомленности ответчика об использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, иными лицами до даты подачи заявки на товарный знак, поскольку в данном случае и проявляется такой факт, как намеренность или целенаправленность совершения недобросовестных действий.

При анализе судебной практики судом были приняты во внимание в качестве прямых доказательств осведомленности такие обстоятельства, как инициирование споров сразу после регистрации спорного товарного знака, корпоративное участие в компаниях одной из сторон, родственные связи, репост публикаций лица-конкурента  и т.д. (решения Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2023 по делу № СИП-484/2023, от 20.04.2023 по делу № СИП-1085/2022, от 28.11.2023 по делу № СИП-408/2023, от 11.05.2022 по делу № СИП-1120/2021, постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2024 по делу № А42-8930/2022).

В пункте 17 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2023, указано, что факт осведомленности заявителя об использовании другим лицом обозначения при подаче заявки на регистрацию товарного знака может устанавливаться судом, среди прочего, с учетом того, насколько обозначение оригинально и узнаваемо.

Так, например, в рамках решения от 05.07.2024 по делу № СИП-43/2023 Суд по интеллектуальным правам указал, что использование в качестве средств индивидуализации или своеобразной характеристики товаров и услуг словосочетаний, составленных по формуле «топоним + слово стандарт» является распространенной практикой. Например, «Русский стандарт», «Московский стандарт», «Ленинградский стандарт», «Уральский стандарт», «Тверской стандарт», «Курганский стандарт» и т.п. При этом местом нахождения и истцов и ответчика является город Владимир. Данные обстоятельства допускают случайность совпадения обозначений.

Тем не менее, следует помнить, что установление осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака самого по себе недостаточно для вывода о том, что ответчик, приобретая исключительное право на товарный знак, действовал недобросовестно и имел цель воспользоваться необоснованными преимуществами или нанести вред истцу. Необходимо также доказать намерение истца причинить вред истцу.

3. Факт широкого использования спорного обозначения

В случае отсутствия прямых доказательств осведомленности ответчика о факте использования спорного обозначения иными лицами до даты подачи правообладателем заявки на регистрацию такого обозначения в качестве товарного знака, суд переходит к исследованию вопроса о наличии широкой известности такого обозначения ввиду осуществляемой истцом деятельности (в качестве косвенного доказательства, определяющего презумпцию известности ответчику об их деятельности).

Чем более широко используется конкретным лицом обозначение, тем более вероятно, что о таком использовании знает другая сторона спора.

Указанный факт как правило может доказываться представлением сведений о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении конкретных товаров/услуг, о территории и объемах поставляемых товаров, маркируемых спорным обозначением, о затратах на рекламу, положении изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и другие сведения, которые бы говорили о широкой известности обозначения, зарегистрированного в качестве спорного товарного знака, до даты подачи соответствующей заявки, в том числе в результате его использования истцом.

Процессуальная сторона вопроса

Что касается процессуальной части рассматриваемого в данной статье вопроса, то исходя из части 2 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, применяемой с учетом пункта 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации, заинтересованным лицом может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его приобретению, не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку).

Исходя из приведенных выше разъяснений, а также учитывая положения статьи 4 АПК РФ, право на обращение с иском о признании актом недобросовестной конкуренции действий лица по приобретению исключительного права на товарный знак, рассматриваемым арбитражным судом, возникает только у того лица, чьи права и законные интересы нарушены такими действиями, а не у любого лица, которому стало известно о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции. Бремя доказывания обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, возложено именно на него.

Следовательно, по делу о признании недобросовестными действий лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак, рассматриваемому судом без предварительного рассмотрения антимонопольным органом, подлежат исследованию на предмет их добросовестности именно по отношению к истцу, а не к иным хозяйствующим субъектам, в связи с чем истец должен доказать нарушение именно своих прав и именно на момент приобретения ответчиком исключительного права на товарный знак.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2016 по делу № СИП-189/2016, от 16.07.2018 по делу № СИП-313/2017, от 02.11.2018 по делу № СИП-795/2017, от 24.06.2019 по делу № СИП-134/2018, и других.

Следовательно, суду при рассмотрении искового заявления о признании действий юридического лица актом недобросовестной конкуренции надлежит установить наличие у истца заинтересованности в подаче такого иска, нарушения или угрозы нарушения действиями ответчика прав и законных интересов истца.

Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ).

Следует отметить, что доказыванию подлежат все указанные выше обстоятельства в совокупности, поскольку отсутствие подтверждения хотя бы одного из них влечет за собой признание отсутствия состава нарушения в виде недобросовестной конкуренции путём приобретения и использования исключительного права на товарный знак.