Особенности правоприменительной практики по общеизвестным товарным знакам

К настоящему моменту в России было зарегистрировано 299 общеизвестных товарных знаков в перечне, первым из которых является обозначение «ИЗВЕСТИЯ».

Согласно ст. 1508 ГК РФ условия для признания обозначения общеизвестным в России следующие:

• использование его в качестве товарного знака, даже если не произведена государственная регистрация;
• его широкая известность в РФ в результате интенсивного использования в отношении товаров заявителя на указанную в заявлении дату, но не после даты приоритета тождественного или сходного до степени смешения товарного знака другого лица в отношении однородных товаров.

Окончательного перечня доказательств, которые гарантируют признание обозначения общеизвестным, нет; в соответствии с п. 17 соответствующего административного регламента подтверждать общеизвестность обозначения могут документы, содержащие следующие сведения:

• об интенсивном использовании обозначения, в частности, на территории РФ;
• о странах, в которых обозначение приобрело широкую известность;
• о произведенных затратах на рекламу обозначения (например, годовые финансовые отчеты);
• о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;
• о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности обозначения, проведенного специализированной независимой организацией.

При этом практики по успешной отмене отказов Роспатента в признании обозначений общеизвестными товарными знаками в РФ значительно больше, чем обратной. В большинстве случаев отказы признаются недействительными либо в связи с необоснованным уклонением Роспатента от анализа доказательств, либо из-за неверного толкования им понятия «общеизвестность».

Например, если Роспатент проигнорировал, что общеизвестность может быть следствием не только интенсивного использования товарного знака, но и результатом «длительной, широко известной истории обозначения», как в деле по товарному знаку UAZ.

В деле N С01-1371/2020 суд отменил отказ Роспатента в отношении обозначения "РОЛЛТОН" по другой причине – орган ошибочно исходил из необходимости доказать широкую известность заявителя, а не обозначения, в то время как определяющим является общеизвестность потребителям именно заявленного обозначения, а не известность заявителя, который обратился за признанием указанного факта.

В деле о товарном знаке МЕРКАТОР Роспатент неверно оценил отдельный фактор - отсутствие положительной динамики финансовых показателей деятельности правообладателя – и посчитал его основанием для отказа в признании обозначения общеизвестным.

Отказы Роспатента в признании обозначений общеизвестными остаются в силе, если суд подтверждает, что условия для такого признания не соблюдены. Например, в деле об обозначении «Байкал» заявитель не смог оспорить отказ Роспатента, поскольку общеизвестным можно было признать только комбинированный товарный знак БАЙКАЛ, что еще не свидетельствует об общеизвестности его словесного элемента.

В соответствии с п. 3 ст. 1508 ГК РФ защита общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, но только при определенных условиях - если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Однако суды не всегда отдельно оценивают наличие таких ассоциаций. Например, в деле N С01-32/2020 суд признал сам факт общеизвестности знака KAMAZ достаточным для распространения правовой охраны на неоднородные товары и указал, что использование сходных до степени смешения с общеизвестным товарным знаком обозначений представляет собой высокую угрозу смешения в сознании потребителей.

В случае нарушения исключительного права на общеизвестный товарный знак в фирменном наименовании применяется тот же принцип. В деле N С01-23/2017 право на общеизвестный знак «Детский мир» признано нарушенным в результате использования в фирменном наименовании «Торговый дом «Детский мир», несмотря на осуществление различных видов деятельности истцом и ответчиком.

Нарушению права на общеизвестный товарный знак посвящен отдельный пункт Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, хотя и в отношении достаточно ограниченного круга дел – согласно п. 158 постановления нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Так, например, в деле N С01-1248/2019 регистрация доменного имени kamas-tyumen.ru признана нарушением исключительного права на общеизвестный знак «КАМАЗ» со ссылкой на данный пункт постановления. Суд подчеркнул, что сам факт владения Интернет-страницей, в доменном имени которой содержится обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, создает для ответчика возможность привлекать на свою страницу потенциальных потребителей.

Со ссылкой на п. 3 ст. 1508 ГК РФ подпункт 4 п. 2 ст. 1512 ГК РФ позволяет признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, если она была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к общеизвестному зарегистрированному товарному знаку иного лица. При этом в судебной практике неоднократно отмечалось, что перечень оснований оспаривания регистрации товарного знака шире, чем перечень оснований для отказа в регистрации - в ст. 1512 ГК РФ речь идет о признанном общеизвестном зарегистрированном товарном знаке, а в ст. 1483 ГК РФ - о признанном общеизвестным товарном знаке, которым может быть и не зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение.

В делах N СИП-1071/2019 и N СИП-687/2019 правообладатель общеизвестного товарного знака «АРАРАТ» безуспешно пытался аннулировать регистрацию знака ARARAT. Хотя основными причинами отказа были отсутствие сходства до степени смешения между обозначениями и неоднородность товаров, но Суд по интеллектуальным правам высказался и об общих требованиях к аннулированию регистрации по данному основанию.

Суд, отвечая на довод об общеизвестности знака заявителя, указал, что в отношении неоднородных товаров / услуг регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной при одновременном наличии следующих условий:

• существует признанный на территории РФ общеизвестным зарегистрированный товарный знак иного лица;
• спорный товарный знак имеет более позднюю дату приоритета по отношению к признанному общеизвестным;
• использование спорного знака в отношении неоднородных товаров/услуг вызовет ассоциации с правообладателем общеизвестного знака;
• использование оспариваемого знака в отношении неоднородных товаров / услуг может ущемить законные интересы такого обладателя.

В другом деле, окончившемся, напротив, отменой отказа Роспатента, товарный знак «Песняры», тождественный общеизвестному, изначально был признан недействительным лишь частично, поскольку ряд товаров и услуг имел иное назначение, чем те, по которым зарегистрирован общеизвестный товарный знак.

Роспатент указал, что "установленная известность противопоставляемого общеизвестного товарного знака … не порождает связанных с тем же производителем правдоподобных ассоциаций в отношении перечисленных товаров и услуг".

Однако по заявлению правообладателя общеизвестного знака суд отменил это решение, пояснив, что необходимо проанализировать возможность распространения правовой охраны противопоставленного общеизвестного товарного знака на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, но только после оценки ассоциативных связей у потребителей между неоднородными товарами и правообладателем общеизвестного товарного знака (Роспатент же посчитал такие ассоциации отсутствующими только на основании того, что признал товары и услуги неоднородными услугам регистрации общеизвестного знака).

Также суд подчеркнул, что, вопреки мнению Роспатента, отсутствие доказательств производства неоднородных товаров (оказания услуг) самим правообладателем общеизвестного товарного знака само по себе не исключает ущемления законных интересов последнего.

Бесплатная проверка товарного знака на уникальность, а также список общеизвестных товарных знаков доступны по ссылке.