Особенности отчуждения исключительного права на общеизвестный товарный знак

Регистрируя обозначение в качестве товарного знака, его правообладатель получает исключительное право использования такого объекта по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ такое использование подразумевает не только возможность правообладателя извлекать имущественную выгоду, но и распоряжаться своим исключительным правом на определенных им условиях. Несмотря на легальную монополию использования принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак, действующее законодательство все-таки устанавливает некоторые границы по его распоряжению, например, когда такое распоряжение касается товарного знака, признанного «общеизвестным». Распоряжение исключительным правом на общеизвестный товарный знак путем заключения лицензионного договора, договора залога или иного типа договора не вызывает особых вопросов, чего нельзя сказать об отчуждении исключительного права на такой общеизвестный товарный знак.

Начнем с того, что согласно пункту 1 статьи 1488 ГК РФ «по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.».

В силу пункта 2 статьи 1490 ГК РФ «отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 настоящего Кодекса.».

При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 1234 ГК РФ «если переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации.».

При заключении договора об отчуждении исключительного права на общеизвестный товарный знак, его стороны могут и не подозревать, что действующее законодательство содержит какие-либо ограничения по его распоряжению, которые, как правило, выясняются при осуществлении упомянутой выше процедуры регистрации в Роспатенте. Такие ограничения связаны с правовой природой общеизвестного товарного знака, которая претерпевает некоторые изменения при приобретении им такого «статуса».

Так, в силу пункта 1 статьи 1508 ГК РФ «по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.».

Буквальное толкование приведенной выше национальной нормы приводит к мысли о том, что признание товарного знака в качестве «общеизвестного» подразумевает, что потребители знают и соотносят конкретного правообладателя (заявителя) с товарами/услугами, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак.

В данном контексте примечательно дело № А40-149562/2021, в рамках которого рассматривалось заявление о признании незаконными действий Роспатента об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного права, в т.ч. на общеизвестный товарный знак по договору отчуждения, заключенному между компанией Crostalia Trading LTD и компанией Crostalia LTD. Отказывая в регистрации, Роспатент указал, что правообладатель не представил документов, подтверждающих устойчивую связь между товарами и приобретателем исключительного права на общеизвестный товарный знак.

Соглашаясь с выводами, изложенными в судебных актах судов первой и апелляционной инстанций, признавшие недействительным уведомление Роспатента об отказе в государственной регистрации отчуждения исключительного прав на общеизвестный товарный знак, Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении от 20.10.2022 сослался на положение статьи 6.bis Парижской конвенции и принятых резолюций AIPPI (Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности), согласно которому общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известное большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного источника.

Учитывая сказанное, Суд по интеллектуальным правам отметил, что «приведенные нормы международного и национального законодательства не связывают признание товарного знака в качестве общеизвестного с условием известности заявителя (как конкретного лица) потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых товарным знаком. Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

Определяющим для целей применения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ является общеизвестность потребителям именно заявленного обозначения, а не известность заявителя, который обратился в компетентный орган за признанием указанного факта действительности. Следовательно, общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя.

Таким образом, общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может и не является тем же лицом, что и правообладатель товарных знаков (обозначений), а в отношении компании, являющейся источником для происхождения товаров под заявляемым на регистрацию обозначением.».

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2020 по делу № СИП-961/2019.

Указанное имеет важное значение, поскольку при отчуждении исключительного права на общеизвестный товарный знак, необходимо принимать во внимание также пункт 2 статьи 1488 ГК РФ, согласно которому «отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.».

Из содержания приведенных норм следует, что регистрация договора об отчуждении исключительного права на (общеизвестный) товарный знак не допускается, если такое отчуждение исключительного права противоречит его существу или может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара/услуги или его изготовителя.

Согласно правовой позиции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 10.02.2017 № 305-ЭС15-4129, применительно к пункту 2 статьи 1488 ГК РФ под введением в заблуждение понимает случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

В связи с этим в пункте 3.3.7.2. Приказа от 29.12.2009 № 186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» Роспатентом прямо указывается, что «отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, когда оно также осуществляется в отношении: - товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным.».

Поскольку при отчуждении исключительного права на общеизвестный товарный знак в силу его правовой природы возникает риск введения потребителя в заблуждение относительно товара/услуги или его изготовителя, Роспатент более серьёзно подходит к проверке таких договоров отчуждения и регистрации распоряжения правом на них основе. 

Руководствуясь вышеизложенным, можно прийти к выводу о том, что во избежание получения отказа в регистрации, а также оспаривании товарного знака, согласно судебной практике, необходимо запастись документами, которые бы свидетельствовали о том, что приобретатель исключительного права на общеизвестный товарный знак воспринимается потребителями в качестве источника происхождения товаров, маркированных таким общеизвестным товарным знаком. Конечно, такая задача упрощается, когда правообладатель и приобретатель являются аффилированными лицами. Вместе с тем, одним из способов установить ассоциативную связь общеизвестного товарного знака и компании-приобретателя как источника происхождения товара, им маркируемого, является предоставление для начала такому приобретателю права использования этого общеизвестного товарного знака, например, по лицензионному договору. По прошествии некоторого времени, правообладатель будет иметь возможность передать в полном объеме исключительное право на общеизвестный товарный знак такому приобретателю.

Таким образом, отчуждение исключительного права на общеизвестный товарный знак имеет свою специфику, которое требует более тщательной подготовки к процедуре регистрации и осуществления дополнительных действий с целью соблюдения положений действующего гражданского законодательства.