Обзор постановлений СИП, принятых в 2022 г. по делам о возмещении убытков за нарушение исключительного права на товарный знак

Ст. 1252 ГК РФ позволяет предъявить к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации и причинившему этим ущерб правообладателю, требование о возмещении убытков. При этом убытки, взыскиваемые при защите исключительных прав, определяются с учетом общих норм гражданского законодательства о возмещении убытков.

Следует отметить, что дел, в которых правообладатели выбирали бы требовать возмещения убытков вместо взыскания соответствующей компенсации, сравнительно немного, что, безусловно, связано со сложностью доказывания.

В основном речь идет об убытках в форме упущенной выгоды. Практика показывает, что для привлечения к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания упущенной выгоды необходимо установить наличие состава правонарушения, включающего наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между этими элементами, а также в установленных законом случаях вину причинителя вреда.

Для взыскания упущенной выгоды истцу необходимо доказать, какие доходы он реально получил бы, если бы не было нарушено его исключительное право при обычных условиях гражданского оборота (типичных условиях функционирования рынка, на которые не воздействуют непредвиденные/форс-мажорные обстоятельства).

Необходимым условием для удовлетворения требования о взыскании упущенной выгоды является установление допущенного ответчиком нарушения как единственного препятствия для получения истцом дохода при принятии им всех необходимых мер к его получению.

Правообладателю целесообразно избрать данный способ защиты своего права, если это экономически обоснованно (упущенная выгода больше вероятной компенсации) и/или на руках у истца есть готовая доказательственная база (например, в связи с административно-правовым преследованием ответчика). Также практическая польза во взыскании убытков заключается и в том, что их размер, будучи установленным судом, не снижаем, в отличие от компенсации за нарушение исключительного права.

В 2022 г. в успешных делах с требованием возмещения убытков за нарушение исключительного права на товарный знак, дошедших до кассационной инстанции, истцами являлись Chanel SARL и/или Christian Dior. Для всех дел характерно наличие преюдициальных актов о привлечении нарушителей к административной ответственности, что значительно облегчало доказывание. Размеры убытков в разных делах имели значительные отличия.

В деле N А63-6499/2021 за нарушение прав на товарные знаки N 731984, N 951058 'DIOR', а также на общеизвестный товарный знак N 492476 'CHANEL' взыскали 125 500 рублей убытков (в сумме в пользу обоих правообладателей). Нарушение заключалось в продаже контрафакта.

Несмотря на позицию ответчика о необходимости расчета размера упущенной выгоды по стоимости проданных контрафактных экземпляров, суды всех инстанций поддержали расчет размера по стоимости оригинальной продукции истцов на момент совершения предпринимателем правонарушения, на основе принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции. Таким образом, полученная сумма соответствовала неполученным доходам, которые истцы получили бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы их исключительные права не были нарушены.

Нарушитель ссылался как на тяжесть своего материального положения, так и на основания для снижения размера взыскиваемой суммы, однако ни первое, ни второе не относится к ситуациям, в которых взыскиваются убытки.

В то же время ответчику удалось убедить Суд по интеллектуальным правам не принимать во внимание ссылку суда первой инстанции на постановление Пленума ВС РФ от 26.04.2007 N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака". Суд первой инстанции указывал, что согласно данному постановлению при расчете размера ущерба правообладателю следует исходить из розничной стоимости оригинальных экземпляров произведений или фонограмм на момент совершения преступления, и это положение следует применить по аналогии закона, поскольку спорные отношения прямо не урегулированы нормативными правовыми актами.

СИП отметил, что указанные разъяснения относятся к порядку определения размера ущерба, причиненного в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ, и по этой причине не имеют правового значения для целей определения размера подлежащих взысканию убытков за нарушение исключительных прав. Следует отметить, что изъятие данной части аргументации в любом случае не принесло никаких изменений в резолютивную часть судебного акта, поскольку расчет упущенной выгоды на основании стоимости оригиналов соответствует понятию упущенной выгоды, данному в ст. 15 ГК РФ.

В деле N А08-494/2021 истцы требовали за нарушение исключительного права на товарные знаки N 31339 'CHANEL', N 426432А, N 1205417 при продаже контрафактной обуви возмещения убытков в размере 170 350 рублей и 263 153 рубля соответственно.

Убытки рассчитывались истцом в форме упущенной выгоды, размер которой был определен, также исходя из цен на оригинальную продукцию, актуальных на дату изъятия контрафактных товаров.

В то же время в первой инстанции основанием для отказа в удовлетворении исковых требований был пропуск исковой давности, с чем апелляционный суд не согласился, будучи поддержанным и СИП. Ключевым вопросом для этого основания был вопрос о моменте, с которого истцы узнали о нарушении исключительных прав на товарные знаки.

Ответчик в качестве начала исчисления срока ссылался на письма МВД России (органы которого и выявили правонарушение), направленные истцам, однако отсутствовали доказательства даты получения этих писем, поэтому апелляционный суд исходил из даты ответов на них.

В деле N А32-38394/2021 предъявлялось требование о взыскании убытков в гораздо большем размере в сравнении с вышеописанными делами -  1 625 600 руб. - в связи с незаконным использованием товарного знака N 31339 'CHANEL'.

Ответчик пытался ввезти контрафактный товар, но таможенный орган не допустил его к выпуску.

При определении размера убытков суды сослались на то, что он определен исходя из цен на оригинальную продукцию, актуальных на дату изъятия контрафактной продукции, но ответчик указал, что выводы о достаточности доказательств оценки рыночной стоимости оригинального товара основаны на справке о причиненном ущербе компании-правообладателю, которая не является относимым доказательством.

Ответчик также полагал, что, поскольку продажа еще не была начата, и товар только был ввезен в РФ, то вывод о замещении одной единицей продукции с нарушением такой же единицы продукции, принадлежащей истцу, не соответствовал материалам дела, и основания для взыскания упущенной выгоды отсутствовали в силу недоказанности извлечения доходов от реализации продукции.

Суды учли, что других сведений об иной рыночной стоимости оригинального товара ответчик в суд первой инстанции не представил, контррасчет общество не произвело, а товары ввозились с целью продажи.

В деле N А32-15898/2021 истцы получили в качестве убытков за нарушение товарных знаков N 37532 'DIOR', N 37531 'CHRISTIAN DIOR', N 31339 'CHANEL' более 3 500 000 рублей.

Суды, как и в прочих делах, рассчитали убытки по цене оригиналов, и отклонили доводы ответчика о необходимости исчислить убытки исходя из цены контрафактной продукции.

Суд также отметил, что в результате нарушения ответчиком исключительных прав на чужие товарные знак часть потребителей товаров правообладателей ушла к нарушителю; репутации правообладателей был причинен ущерб от использования потребителями некачественных контрафактных товаров, введенных в оборот нарушителем, а также правообладатели понесли расходы на восстановительную рекламу; нарушитель получил прибыль от незаконного использования чужих товарных знаков, в то время как потребитель, покупая контрафактные товары, маркированные чужим товарным знаком, приобрел товар под брендом правообладателя.