Общеизвестный товарный знак в делах о досрочном прекращении правовой охраны вследствие неиспользования

Статья 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет возможность за заинтересованным лицом досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, в случае, если правообладатель не предпринял без уважительных на то причин действий по его использованию в течение трех лет с даты государственной регистрации средства индивидуализации.

Следовательно, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, законодатель рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения (определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 393-О).

Ввиду длительного присутствия в ГК РФ упомянутого антимонопольного инструмента, сложилась достаточно устойчивая практика по многим вопросам, возникающим в рамках рассмотрения дела с его применением, особенно с участием «обычных» товарных знаков. Тем не менее, интересные подходы можно встретить в делах такой категории, где упоминается общеизвестный товарный знак, как минимум уже в силу специфики его правовой охраны. Ряд таких подходов будут рассмотрены в настоящей статье.

Наличие общеизвестного товарного знака на стороне истца

Наличие у истца общеизвестного товарного знака, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком ответчика, может являться одним из обстоятельств, свидетельствующим о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны такого товарного знака.

Как известно, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Следовательно, ввиду крайне высокой степени различительной способности общеизвестного товарного знака, спорный товарный знак, включающий сходный до степени смешения словесный элемент, способен вызвать у российского потребителя представление о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, обуславливая возникновение ассоциации с истцом и введения потребителей в заблуждение, ущемляя не только частные интересы обладателя общеизвестного товарного знака, но также и публичные интересы российских потребителей.

Наличие общеизвестного товарного знака при установлении факта заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака было неоднократно учтено судами.

Так, например, в решении от 14.09.2015 по делу № СИП-328/2015 Суд по интеллектуальным правам принял во внимание, что истец является обладателем прав на общеизвестный товарный знак, правовая охрана которого в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 ГК РФ распространяется на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя, по результатам чего признал истца заинтересованным.

В другом решении от 08.02.2022 по делу № СИП-1153/2021 Суд по интеллектуальным правам отметил, что истец является правообладателем серии товарных знаков, среди которых также присутствовал и общеизвестный товарный знак, который зарегистрирован в отношении товаров, однородных/идентичным товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки ответчика, по результатам чего признал истца заинтересованным.

В решении от 27.12.2022 по делу № СИП-884/2022 Суд по интеллектуальным правам учел, что в подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец представил, среди прочего, свидетельство на общеизвестный товарный знак, по результатам чего признал истца заинтересованным.

Интересно отметить, что в судебной практике присутствует дела, где суды занимают позицию, что спорный товарный знак ответчика будет вызывать ассоциации с общеизвестным товарным знаком и его правообладателем независимо от того, на каком товаре он будет размещен (т.е. при маркировании им любого товара).

Так, в решении от 23.12.2022 по делу № СИП-821/2022 Суд по интеллектуальным правам указал, что широкая известность потребителю товарного знака [истца] подтверждается признанием его в установленном законом порядке общеизвестным, поэтому у потребителей любые товары и услуги, маркированные данным обозначением, могут ассоциироваться с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак.

В другом решении от 13.03.2024 по делу № СИП-1163/2023 Суд по интеллектуальным правам указал, что Роспатент верно установил, что ввиду общеизвестности товарного знака, обладающего высокой степенью различительной способности, использование ответчиком обозначения по поданной им заявке способно вызвать у российского потребителя представление о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, независимо от того, на каком товаре оно размещено, в силу чего будет нарушать исключительное право на общеизвестный товарный знак.

Несмотря на то, что указанные дела были рассмотрены в отношении признания решения Роспатента недействительным, полагаем, что позиция относительно распространения правовой охраны общеизвестного товарного знака на неоднородные товары является актуальной и для дел о досрочном прекращении товарных знаков вследствие неиспользования.

Наличие общеизвестного товарного знака на стороне ответчика

В делах о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие неиспользования наличие общеизвестного товарного знака на стороне ответчика также может повлиять на выводы суда при рассмотрении соответствующего дела. 

В первую очередь, следует обратить внимание на правовую позицию, изложенную в абзаце втором пункта 166 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой при установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

В данном случае широкая известность товарных знаков должна быть доказана в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании в отношении конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых товарный знак не используется.

Аналогичная правовая позиция представлена в решении Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2019 по делу № СИП-372/2018, от 26.10.2022 по делу № СИП-177/2021, от 13.10.2023 по делу № СИП-671/2023 и др.

При этом, поскольку понятие общеизвестного товарного знака напрямую связано с широкой известностью, при доказывании ответчиком использования товарного знака в делах о досрочном прекращении суд может принять во внимание факт включения в него обозначения, признанного в Российской Федерации общеизвестным товарным знаком, учитывая, что общеизвестность товарного знака устанавливается на основе доказательств его активного использования и известности потребителям за предшествующие периоды, если они включают в себя спорный трехлетний период (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2022 по делу № СИП-942/2021).

Между тем, когда речь идет об оценки заинтересованности истца, наличие у правообладателя оспариваемых товарных знаков права на неоспариваемый общеизвестный товарный знак не является обстоятельством, которое подлежит исследованию и учету, на что было обращено внимание президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 20.10.2023 по делу № СИП-888/2022.

Наконец, особый режим правовой охраны общеизвестного товарного знака может иметь значение для его правообладателя, в случаях, когда сам такой общеизвестный товарный знак подвергается досрочному прекращению.

Так, суд может квалифицировать действия истца по досрочному прекращению правовой охраны такого товарного знака как недобросовестные и злоупотреблением правом, если установит, что лишение такого товарного знака правовой охраны (даже в части) для целей последующего использования этого обозначения иными лицами будет способствовать введению потребителей в заблуждение относительно производителя товара, а также паразитированию на известности такого товарного знака и ее репутации, то есть извлечению необоснованных преимуществ истца при ведении предпринимательской деятельности.

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 по делу № СИП-530/2014, такие обстоятельства являются основанием для отказа в удовлетворении требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, которым установлена охрана широко известного обозначения со ссылкой на статью 10 ГК РФ и статью 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже от 20.03.1883.

Указанная позиция была также выражена в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2016 по делу № СИП-299/2015, от 10.08.2022 по делу № СИП-932/2021.

Подытоживая, следует отметить, что наличие исключительного права на общеизвестный товарный знак может представить некие преимущества как для истца, так и для ответчика, которые могут быть использованы в рамках правового поля.