Квалификация обозначений как ложных или способных ввести в заблуждение относительно товара (его изготовителя) в практике СИП

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Указанный запрет следует из нормы ст. 6-quinquies (В-3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой товарные знаки могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными, если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность.

При этом в судебной практике акцентируется внимание на том, что оценка обозначения на соответствие «регистрационным» требованиям производится исходя из восприятия этого обозначения адресатами товаров/услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, - средними потребителями, но именно российскими, даже если обозначение выполнено на иностранном языке.

Также важно отметить, что обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если таковым является хотя бы один из его элементов.

При оценке обозначений на предмет ложности/способности ввести в заблуждение ключевой является категория правдоподобности - согласно Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить, являются ли ложные указания или ассоциативные представления правдоподобными и поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение.

Например, Роспатент признал обозначение "ЧУДО ПИЦЦА" в отношении товаров 30-го класса МКТУ, не являющихся пиццей (блины, блюда на основе лапши и т.д.), ложным указанием на вид товара. Но суд в деле N СИП-543/2021 исходил из того, что словесный элемент "пицца" не способен вызвать в сознании потребителя правдоподобные ассоциации в отношении названных товаров, которые очевидно не относятся к блюду "пицца" и не могут быть восприняты потребителем в этом качестве, с учетом распространенности данного слова и ясного понимания его смысла абсолютному большинству потребителей.

В деле N СИП-1140/2020 обозначение также не было признано ложным – суд указал, что словосочетание "ВЫГОДНАЯ УБОРКА" в части товаров 3-го класса МКТУ, относящихся к косметическим средствам, парфюмерии, уходу за лицом, не может быть воспринято как правдоподобное при маркировке им любого косметического средства из перечня регистрации.

В другом деле Роспатент ошибочно отказал в регистрации товарного знака «Паспорт бренда», ссылаясь на то, что заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг, а заявитель настаивал на том, что обозначение является вымышленным, не имеющим определения в словарях, в связи с чем не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения заявленных товаров и услуг; два отдельных понятия "паспорт" и "бренд" не образуют реально существующий предмет или применимое где-либо понятие.

Суд поддержал доводы будущего правообладателя, указав, что словесное обозначение является фантазийным, придуманным обозначением, не вызывающим у потребителя правдоподобные ассоциации с какими-либо конкретными товарами и услугами, что следует из представленных заявителем в материалы дела доказательств.

Наоборот, если ложные и способные ввести в заблуждение элементы воспринимаются как правдоподобные, достоверные указания на вид и характер товара, сведения об изготовителе и т.д., они могут быть признаны ложными или способными ввести в заблуждение.

Например, в деле N СИП-1066/2020 отмечалось, что для товара "вина" обозначение "ОГНЕННАЯ ВОДА" будет ложным (но при этом правдоподобным), а в деле N СИП-24/2021 такие признаки были установлены у обозначения “Neapol”, поскольку информация, содержащаяся в нем, может создать искаженное представление о месте оказания соответствующих услуг, и через ассоциации, ввести потребителя в заблуждение; таким образом, “Neapol” с очевидностью может вызывать у российского потребителя правдоподобные ассоциации, связанные с местом происхождения услуг, а также с местом нахождения лица, их оказывающего, которые не соответствуют действительности.

В деле N СИП-864/2020 суд поддержал мнение Роспатента о способности обозначения «Милиция» ввести в заблуждение потребителей в отношении организации, оказывающей услуги, поскольку пришел к обоснованному выводу о возникновении у потребителей не соответствующих действительности, но правдоподобных ассоциаций между заявленных обозначением и прежним названием органа правопорядка (с учетом того, что товарный знак планировался для юридических услуг, услуг по охране и обеспечению безопасности).

Категория возможного заблуждения представляется на практике одной из самых сложных. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, поэтому для вывода о возможности введения среднего российского потребителя в заблуждение ввиду того, что обозначение используется иным изготовителем, должно быть установлено как минимум, что этот изготовитель использует конкретное обозначение в РФ и что среднему российскому потребителю оно известно.

Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики, утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 N СП-23/10, конкретизирует критерии анализа – в п. 2.3 подчеркивается, что заблуждение потребителей в отношении изготовителя товара может возникать в том числе применительно к обозначениям, индивидуализирующим неоднородные товары. В справке подчеркиваются важные факторы, влияющие на вероятность заблуждения: это относимость товаров к категориям широкого потребления или производственно-технического назначения (вероятность смешения в первом случае выше) и длительность использования товаров (чем короче срок эксплуатации, тем выше вероятность смешения).

Данное разъяснение представляется зависящим от конкретных ситуаций, и формальное его применение может повлечь неверные выводы. Так, в деле N СИП-212/2018 Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Молодострой», мотивируя это способностью обозначения ввести потребителей в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги, – ввиду возможного смешения с жилищно-строительным кооперативом «Молодежная стройка».

В отношении довода несостоявшегося правообладателя об отсутствии в оспариваемом решении детальной оценки однородности товаров и услуг, Роспатент указал на то, что для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака достаточно установить вероятность возникновения в сознании потребителя представления о лице, оказывающем услуги, которое не соответствует действительности, в связи с чем однородность товаров и услуг в такой ситуации не учитывается.

Однако суд признал, что данный правовой подход не должен применяться автоматически к любой ситуации и что истинный смысл разъяснения состоит в том, что отсутствие необходимости учета однородности товаров и услуг возникает в исключительных случаях, когда обозначение, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака, до даты приоритета обладало высокой степенью известности и ассоциировалось у широкого круга потребителей с определенным лицом.

Доказательственная база в делах данной категории довольно сложна; практикой подчеркивается, что для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем необходимо не только наличие доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров (оказание услуг) со сходным обозначением иным изготовителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его изготовителем (исполнителем).

В качестве примера успеха заявителя против предоставления правовой охраны товарному знаку, способному вводить потребителей в заблуждение в отношении изготовителя, можно привести дело N СИП-564/2019.

Заявитель возражения указывал на наличие исключительного права на общеизвестный товарный знак N 129 "LEGO" и серию товарных знаков LEGO/ЛЕГО, на свою многолетнюю историю, известность компании потребителю, на использование в своей хозяйственной деятельности для маркировки товаров (тематических серий) обозначений "LEGO Город", представил отчет по результатам социологического опроса потребителей, проведенного ВЦИОМ, которым, по мнению компании, подтверждается вывод об известности товарного знака "LEGO" и о наличии ассоциативной связи спорного товарного знака "ЛЕГОРОД" с лицом, подавшим возражение.

Роспатент в удовлетворении возражения отказал, сославшись на результаты отчета ВЦИОМ и указал, что только 20% респондентов предположили, что владельцем обозначения "ЛЕГОРОД" является компания, при этом 21% респондентов полагает, что владелец обозначения "ЛЕГОРОД" не связан с компанией, 30% респондентов полагают, что владелец обозначения "ЛЕГОРОД" не связан с компанией, но ведет свою деятельность под контролем или по лицензии или с разрешения компании, а остальные 29% респондентов не смогли определиться с ответом.

Но суд, напротив, посчитал, что способность знака ввести в заблуждение потребителя относительно лица, изготавливающего товары и оказывающего услуги, доказана, поскольку она подтверждена отчетом ВЦИОМ в совокупности со средней степенью сходства обозначений и с высокой степенью однородности товаров и услуг, а также со сведениями о серии противопоставленных знаков компании и их известности.

Рассматривая отчет ВЦИОМ, суд отметил, что Роспатент ошибочно не учитывал, что число респондентов, считающих лицо, использующее спорный знак самой компанией, подконтрольным компании лицом либо ее лицензиатом составляет по совокупности 50% респондентов. Таким образом, отчет содержал сведения об ассоциациях потребителей между спорным обозначением и компаний как производителем товаров и исполнителем услуг регистрации спорного знака и подтверждал широкую известность противопоставленных товарных знаков, в том числе общеизвестного в РФ товарного знака "LEGO".