Использование товарного знака в рекламе

В современных реалиях реклама играет большую роль для продвижения товаров и услуг. Трудно себе представить рекламу, в которой не использовалось бы обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг. Иными словами, внимание потребителя все больше акцентируется на товарном знаке или знаке обслуживания. Кроме того, в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 25.12.1998 № 37 указано, что для поддержания интереса к товару не обязателен показ самого товара, а достаточно изображения различительных элементов (в том числе товарного знака), которые использовались при рекламе этого товара. Рассмотрим подробнее, в каких случаях использование товарного знака (знака обслуживания) в рекламе правомерно, а в каких за данное действие может быть предусмотрена ответственность.

При рассмотрении данного вопроса необходимо обратиться не только к законодательству об интеллектуальной собственности, а также и к законодательству о рекламе.

Так, общие требование к рекламе установлены ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе", в которой описаны критерии отнесения рекламы к недобросовестной и недостоверной. Так, например, недобросовестной признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, а недостоверной, например, признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами. В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта ст. 6 Закона о рекламе также устанавливает определённые ограничения (например, в рекламе не допускается дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним у несовершеннолетних). Ст. 7 Закона о рекламе закрепляет объекты рекламирования, реклама которых не допускается – наркотических средств, взрывчатых веществ и материалов (за исключением пиротехнических изделий), табака и тд.

Нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе влечен за собой ответственность в соответствии с гражданским законодательством. Кроме того, лица, права и интересы которых нарушены в результате распространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в установленном порядке в суд или арбитражный суд, в том числе с исками о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, о возмещении вреда, причиненного здоровью физических лиц и (или) имуществу физических или юридических лиц, о компенсации морального вреда, о публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) (ч. 2 ст. 38 Закона о рекламе).

Кроме того, в ч. 2 ст. 3 Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации" указан порядок использования в рекламе текстов на иностранном языке. В силу данной нормы, в рекламе допускается использование иностранных слов и выражений, если одновременно в рекламе присутствует их идентичный перевод на русский язык.

В соответствии с подп. 5 п. 2 ст. 1484 Гражданского Кодекса Российской Федерации, «Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.». Следовательно, лицо, являющееся правообладателем исключительного права на товарный знак, может использовать товарный знак в рекламе для индивидуализации именно тех товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, без каких-либо определенных условий, соблюдая требования, установленные законодательством о рекламе.

На основании абз. 3 ч. 1 ст. 1229 ГК РФ6 «Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.». Следовательно, по общему правилу товарный знак, правообладателем которого является иное лицо, использовать в рекламе без разрешения правообладателя товарного знака нельзя.

При этом, правообладатель товарного знака может предоставить право использования товарного знака на основании заключения лицензионного договора или договора коммерческой концессии. Важно, что в соответствии со ст. 1489 ГК РФ и 1024 ГК РФ одним из существенных условий данных договоров является определение способов использования. При намерении лица использовать чужой товарный знак в рекламе необходимо определить способ использования в качестве размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Кроме того, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.04.2016 № С01-230/2016 по делу № А50-17408/2015 указывается, что положения действующего законодательства не ограничивают правообладателя в возможности распоряжаться своим исключительным правом путем представления другому лицу простого согласия на использование товарного знака без государственной регистрации предоставления права на его использование (пункт 1 статьи 1229, пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). Таким образом, использование товарного знака в рекламе может быть предоставлено правообладателем на сновании письма-согласия.

В случаях, если с правообладателем товарного знака не заключены лицензионный договор или договор коммерческой концессии на предоставление права использования товарного знака в рекламе, а также правообладатель не предоставил письмо-согласие на такое использование, использование товарного знака в таком случае не допускается.

Так, согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Ст. 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака. В частности, п. 2 и 3 вышеуказанной статьи предусматривают, что правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Кроме того, лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Помимо прочего, использование чужого товарного знака или сходного до степени смешения товарного знака может повлечь за собой финансовые потери: возмещение убытков на основании п. 3 ст. 1252 ГК РФ или выплату компенсации на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ - в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

Так, по делу № А41-5137/2008 компания "LOUIS VUITTON MALLETIER" обратилась с иском о взыскании с ответчиков денежной компенсации за незаконное использование изобразительного товарного знака в виде стилизованных цветков в рекламном ролике  сока "Сокос", при демонстрации которого, по мнению истца,  без согласия правообладателя товарного знака демонстрировались товары (чемоданы, сумки), на которых были размещены изображения стилизованных цветков, сходных до степени смешения с изобразительным товарным знаком истца. Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленные без изменения судом кассационной инстанции, с четырех ответчиков была взыскана денежная компенсация в размере 100 000 рублей с каждого. При этом, суд отметил, что использование в рекламном ролике чемоданов и сумок, на которых имеются изображения сходные до степени смешения с изобразительным товарным знаком истца в виде стилизованных цветков, могло ввести в заблуждение потребителей рекламы относительно самого рекламируемого товара и вызвать ассоциативный ряд с аксессуарами и товарами истца. Кроме того, осуществление рекламы какого-либо товара (включающее в себя косвенное использование товарного знака в рекламе) должно предполагать наличие правовых оснований для использования соответствующего товарного знака.

При этом, в соответствии со ст. 1487 ГК РФ не читается нарушением исключительного права на товарный знак его использование в отношении товаров, введенных в оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем или с его согласия. Так, по делу № А35-8325/2015 публичное акционерное общество "КАМАЗ" обратилось в Арбитражный суд Курской области о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 1 500 000 рублей, мотивируя требование тем, что общество "ТД Авто Ресурс" без его согласия незаконно использовало товарные знаки при продвижении автомобильных запчастей, чем нарушило исключительные права общества "КАМАЗ" на товарные знаки. Суд, отказывая в удовлетворении исковых требований, указал, что указание в рекламном каталоге и на сайте в сети Интернет словесных элементов "КАМАЗ/KAMAZ является способом предложения к продаже оригинальной продукции, введенной в гражданский оборот с согласия правообладателя товарных знаков, в связи с чем не может быть признано незаконным использованием этих товарных знаков.

Таким образом, при создании рекламного материала необходимо соблюдать не только требования законодательства о рекламе, но также и законодательство об интеллектуальной собственности.

Впервые опубликовано в Trademark Lawyer Magazine