Использование товарного знака с «пороками» в делах о досрочном прекращении

Ввиду ограниченности гражданского оборота законодателем, был установлен антимонопольный инструмент, лишающий правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им товарного знака, посредством досрочного прекращения его правовой охраны в отношении всех или части товаров/услуг вследствие неиспользования правообладателем данного товарного знака непрерывно в течение трех лет (пункт 1 статьи 1486 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)).

Получив иск о досрочном прекращении товарного знака, правообладатель должен доказать использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак, и по которому лицо, обратившееся с досрочным прекращением, доказало свою заинтересованность (пункт 166 Постановления ВС РФ №10 от 23.04.2019).

Так, пункт 2 статьи 1486 ГК РФ закрепляет, что «для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса <…>.».

При этом пунктом 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Конкретизируя способы использования товарного знака, пункт 2 статьи 1484 ГК РФ закрепляет возможность его размещения:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По смыслу приведенных выше норм главная задача правообладателя в рассматриваемой категории спора состоит в доказывании введения продукции (оказание работ/услуг), маркированной товарным знаком, в гражданский оборот и доведения ее до потребителя.

Однако, нередко возникает ситуация, когда правообладатель фактически осуществлял действия по индивидуализации товарным знаком своих товаров (работ и услуг), но нарушал нормы иного законодательства при введении данной продукции в гражданский оборот.

Казалось бы, данный факт не должен иметь правового значения, если бы пункт 1 статьи 1484 ГК РФ не закреплял, что «лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.».

Возможно ли из приведенной выше нормы констатировать, что использование правообладателем товарного знака способом, противоречащим закону, не может подтверждать его надлежащее использование, которое требует статья 1486 ГК РФ в рамках дела о досрочном прекращении?

Рассмотрим конкретные примеры из судебной практики.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 30.04.2015 по делу № СИП-531/2014, где правообладатель нарушил положения законодательства о производстве и обороте алкогольной, указал, что «порядок оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции урегулирован положениями Закона № 171-ФЗ, статья 10.2 которого содержит перечень сопроводительных документов, удостоверяющих легальность такого производства и оборота.

Поскольку в силу положений пункта 2 статьи 1484 и пункта 2 статьи 1486 ГК РФ обстоятельством, имеющим существенное значение для рассмотрения настоящего дела, является факт введения в гражданский оборот товаров, маркированных оспариваемыми товарными знаками, который, в свою очередь, для спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации регулируется нормами Закона № 171-ФЗ, применение норм данного Закона при рассмотрении настоящего спора являлось обязательным.

Таким образом, судом первой инстанции сделан правильный вывод о том, что ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров, на которых бы использовались спорные товарные знаки.».

Суд сделал вывод об отсутствии доказательств надлежащего использования товарного знака способами, указанными в пункте 2 статьи 1484, ввиду нелегального производства и оборота правообладателем алкогольной продукции.

Позже судебная практика изменила вектор направления, сделав упор на цель использования товарного знака по смыслу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ.

Так, Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 16.01.2017 по делу № СИП-185/2016, где правообладатель нарушил требования законодательства о сертификации, а также о налоговом и бухгалтерском учете, указал, что «по смыслу статьи 1486 ГК РФ само по себе несоответствие вводимого в гражданский оборот товара требованиям законодательства о сертификации либо нарушение при осуществлении такого оборота законодательства о налоговом и бухгалтерском учете не может являться основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в случае представления надлежащих доказательств фактического введения таких товаров в гражданский̆ оборот.

Нарушения требований других законодательств Российской Федерации не являются предметом рассмотрения настоящего спора.».

К схожему выводу пришел Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 05.08.2019 по делу № СИП-222/2018, где правообладатель нарушил требования законодательства к декларированию продукции, указав, что «ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что ответчиком не было представлено доказательств декларирования продукции – питьевой воды в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» и Техническим регламентом, подлежит отклонению, так как определение того, является ли товар сертифицированным с точки зрения государственных органов, контролирующих такое производство, не входит в предмет исследования суда по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования и не влияет на разрешение конкретного спора.».

Аналогичный подход можно найти также в решении Суда по интеллектуальным права от 21.06.2017 по делу № СИП-84/2016, постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2019 по делу № СИП-125/2018, решении Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2020 по делу № СИП-782/2019, решении Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2021 по делу № СИП-373/2021.

Таким образом, согласно господствующему судебному подходу обстоятельства, связанные с соблюдением законодательства при введении в гражданский оборот товаров (работ, услуг), не входят в предмет исследования по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования и не влияют на разрешение конкретного спора по существу.

Указанное также следует из того, что в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ специально обращено внимание на необходимость анализа не обстоятельств, связанных с размещением товарного знака на товаре, а обстоятельств, связанных с введением товара в гражданский оборот – то есть с доведением его до потребителя.

Резюмируя, текущая позиция, занятая судами, является более обоснованной, в сравнении с первоначальной, поскольку дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования следует рассматривать через призму основной функции товарного знака, заключающейся в индивидуализации товаров (работ, услуг), в связи с чем необходимо учитывать именно фактическое использование товарного знака, даже если оно осуществляется с нарушениями положений другого законодательства Российской Федерации.