Использование товарного знака с изменениями в контексте статьи 1486 ГК РФ

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При этом в пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г., разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Из системного толкования статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Соответствующая правовая позиция сформулирована в постановлениях президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10 и от 17.09.2013 № 5793/13.

При этом пункт 2 указанной выше статьи закрепляет обязанность за правообладателем использовать товарный знак именно в том виде, в котором он был зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, или с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную ему.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака - остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, - является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

Поскольку оценка значения внесенных правообладателем изменений в товарный знак является вопросом факта и оценивается судом самостоятельно по своему внутреннему убеждению, необходимо рассмотреть судебную практику по данному вопросу.

Что говорит судебная практика?

В пункте 164 постановления от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Пленум Верховного Суда Российской Федерации указал, что при использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 30.04.2021 по делу № СИП-522/2020 отметил, что для оценки допустимости внесения изменений исходя из общего правила необходимо установить, затрагивают ли такие изменения восприятие заявленного обозначения в целом или его основных элементов.

В пункте 10 Обзора судебной практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам определения существенности изменений товарных знаков (обозначений), утвержденным постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2024 № СП-22/15 изложено, что поскольку при применении пункта 2 статьи 1486 ГК РФ новое исключительное право на обозначение, используемое в измененном виде, не возникает, а положения данной нормы направлены на сохранение ранее возникшего исключительного права конкретного лица, суд может признать факт использования товарного знака не только в случаях, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Обзора, но и в иных случаях, принимая во внимание использование доминирующих и сильных элементов товарного знака.

Согласно подпункту «c» пункта 2 статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Следовательно, данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием правовой охраны товарного знака является допущение использования только таких отличий, которые не изменяют характерных черт товарного знака (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2019 по делу № СИП-311/2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам не раз отмечал в постановлениях от 29.09.2017 по делу № СИП-666/2016, от 22.08.2019 по делу № СИП-883/2018, что при сравнении обозначений, используемых правообладателем для индивидуализации товаров и услуг, и обозначения, которому предоставлена правовая охрана, суд обязан учитывать, что вывод об использовании обозначения с незначительными изменениями должен быть основан на восприятии не отдельных элементов, а товарного знака в целом (общее впечатление) (постановления Президиума).

Изменения товарного знака признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2020 по делу № СИП-762/2019).

Анализ указанного положения позволяет сделать вывод о том, что использование товарного знака в значительно измененном виде (вид шрифта, словесного элемента, наличие изобразительных и неохраняемых элементов), т.е. в виде, который меняет его различительную способность, не является использованием товарного знака в смысле положений статьи 1486 ГК РФ.

При этом оценка сходства фактически используемого обозначения и зарегистрированного товарного знака для целей применения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ осуществляется по их сильным элементам по аналогии с подходом, указанным в пункте 162 Постановления № 10.

Для установления использования товарного знака с незначительными изменениями сначала суд первой инстанции должен определить именно сильные элементы конкретного спорного товарного знака и конкретных используемых обозначений, а затем провести их надлежащее сравнение, при котором такие сильные элементы должны быть тождественными или в очень высокой степени сходства (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2021 по делу № СИП-555/2020).

В соответствии с преамбулой Обзора № СП-22/15, изменения заявленного обозначения признаются существенными, если они в значительной степени изменяют восприятие обозначения в целом или его основных (т.е. занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие обозначения в целом) элементов.

К таким изменениям, в частности, относятся:

• включение в заявленное обозначение или исключение из него доминирующего словесного либо изобразительного элемента;
• фонетическое или смысловое изменение основного словесного элемента;
• графическое или смысловое изменение основного изобразительного элемента или влияющего на восприятие обозначения сочетания цветов.

Так, например, исходя из действующей судебной практики, использование обозначения на ином языке меняет существо товарного знака по смыслу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, в связи с чем индивидуализация товаров (услуг) обозначением, являющимся транслитерацией зарегистрированных товарных знаков, не подтверждает факт использования таких знаков применительно к статье 1486 ГК РФ, поскольку написание данного обозначения буквами другого алфавита существенно меняет его восприятие (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.09.2023 по делу № СИП-1079/2022, от 07.02.2022 по делу № СИП-1092/2020, от 06.12.2021 по делу № СИП-880/2020, от 21.05.2018 по делу № СИП-335/2017, от 06.09.2023 по делу № СИП-1079/2022, от 07.02.2022 по делу № СИП-1092/2020, от 06.12.2021 по делу № СИП-880/2020, от 21.05.2018 по делу № СИП-335/2017).

Другим примером существенного изменения зарегистрированного товарного знака может быть использование одного вместо двух сильных элементов такого товарного знака, что не может быть признано его использованием по смыслу положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, поскольку такие изменения меняют существо товарного знака (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2018 по делу № СИП-269/2018).

Использование обозначения, составляющего часть товарного знака, может быть приравнено к использованию товарного знака, только если разница между товарным знаком в том виде, в котором он зарегистрирован, и тем обозначением, которое использует лицо и которое является частью товарного знака, не составляет отличительный характер знака (определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2023 по делу № А43-26747/2021).

При этом, следует иметь ввиду, что в преамбуле Обзора № СП-22/15 уточнено, что положения статьи 1486 ГК РФ учитывают тот факт, что рядовые потребители обладают средней памятью, запоминают товарные знаки не точно, а более-менее достоверно (аналогичный подход отражен в пункте 2.464 Руководства ВОИС по интеллектуальной собственности (WIPO Intellectual Property Handbook)), опираются на общее впечатление о знаке, виденном ранее, при этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака (определение Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2023 по делу № А43-26747/2021), а следовательно, отдельные изменения могут не влиять на восприятие конкретного обозначения как того же товарного знака.

Подытоживая, следует отметить, что исходя из потребностей рыночной экономики и эффективного ведения бизнеса, законодатель представил возможность правообладателю изменять зарегистрированный им ранее товарный знак при индивидуализации соответствующих товаров и/или услуг, однако для соблюдения баланса публичных и частных интересов, ограничил такую возможность незначительной степенью такого изменения, которая не должна приводить к снижению узнаваемости обозначения среди потребителей именно в качестве изначально зарегистрированного товарного знака.