Использование фирменного наименования в доменном имени

Фирменное наименование является одним из ключевых средств индивидуализации юридического лица в гражданском обороте. C развитием цифровой экономики особое значение приобретает использование средств индивидуализации в сети Интернет и прежде всего в доменных именах.

В связи с этим все чаще можно встретить судебные дела, где поднимается вопрос использования фирменного наименования в сходных с ним доменных именах. Особенностью таких дел является то, что до настоящего момента российское законодательство не закрепляет самостоятельный правовой режим для доменного имени как объекта интеллектуальной собственности. В этой связи вопрос о допустимости и пределах использования фирменного наименования в доменном имени приобретает особую актуальность.

Фирменное наименование

Начнем с того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.

В силу пункта 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

При этом сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках также могут защищаться исключительным правом на фирменное наименование, при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии со статьей 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

Аналогичные положения указаны в пунктах 146, 151 Постановления № 10.

При этом какой-либо специальной регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных документах юридического лица, ГК РФ не предполагает.

Следовательно, приведенные положения связывают защиту исключительного права использования фирменного наименования с моментом государственной регистрации юридического лица, а не с моментом, когда юридическое лицо приступило к соответствующей деятельности.

Названные нормы права отвечают положениям Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, предусматривающей обязанность государств, присоединившихся к ней, охранять в том числе фирменные наименования.

Из приведенных правовых норм следует, что юридическое лицо, обладающее исключительным правом на фирменное наименование, вправе использовать его любым не противоречащим закону способом. Из буквального толкования данной нормы также следует, что приведенный в ней перечень не является исчерпывающим.

Как следствие, коммерческая организация вправе указывать свое фирменное наименование в доменном имени в сети Интернет и запрещать иным владельцам доменов использовать тождественное или сходное до степени смешения с фирменным наименованием обозначение в доменных именах.

Данная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.12.2009 по делу № А40-53937/2008.

Доменное имя

Доменное имя включает в себя набор символов для переадресации на конкретный ресурс в сети Интернет. Как уже было ранее отмечено, не смотря на долгие дискуссии, доменное имя до сих пор не отнесено российским законодателем к объектам интеллектуальной собственности, хотя указанный объект, безусловно, обладает экономической ценностью для участников гражданского оборота и обуславливает множество споров с ними связанных.

Отсутствие признания исключительных прав за доменными именами устанавливает над ними приоритет поименованных средств индивидуализации, однако добросовестное использование доменного имени также играет роль при столкновении таких объектов.

Защита исключительных прав на фирменное наименование

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу положений статьи 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется в том числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения,

- к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков

- к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

При столкновении фирменного наименования и доменного имени судебная практика исходит из того, что разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся использования товарного знака в доменном имени, также могут быть применены к случаям защиты исключительного права на фирменное наименование против использования другим лицом сходного обозначения в доменном имени и/или на сайте.

Следовательно, в данном случае актуальна правовая позиция, изложенная в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), согласно которой требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (пункт 158 Постановления № 10).

В пункте 158 Постановления № 10 также разъяснено, что действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование о запрете использовать (администрировать) доменное имя.

С учетом изложенного правового регулирования в предмет доказывания по настоящему делу входит установление момента возникновения сравниваемых словесных обозначений; тождества или сходства противопоставленных словесных обозначений; осуществления сходной деятельности, в результате чего существует угроза смешения и введения в заблуждение потребителей или контрагентов.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2019 по делу № А56-56101/2017, от 12.02.2019 по делу № А60-23265/2018, от 01.07.2021 по делу № А40-73188/2020.

При этом Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 01.07.2021 по делу № А40-73188/2020 отмечено, что довод заявителя жалобы об ошибочности вывода судов о тождественности осуществляемых сторонами видов деятельности не может быть принят во внимание, поскольку в данном случае не требовалось установления именно тождественности видов деятельности. При этом положения пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, указывающие на необходимость установления аналогичности осуществляемых сторонами видов деятельности, не подлежат применению в настоящем споре, так как данная норма касается случаев столкновения фирменных наименований юридических лиц между собой.

Между тем в рассматриваемом деле иск заявлен в защиту исключительного права на фирменное наименование против регистрации и использования ответчиком сходного до степени смешения доменного имени при осуществлении медицинской деятельности. Данный иск основан на общих положениях статей 12 и 1252 ГК РФ.

Указанное выше имеет важное значение, поскольку, не смотря на тот факт, что доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности, суды встают на сторону администратора доменного имени, отказывая в иске правообладателю фирменного наименования со ссылками, например, на более раннюю регистрацию доменного имени в сравнении с фирменным наименованием правообладателя (например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2023 по делу № А40-194779/2022).

А что с некоммерческими организациями?

В данном контексте интересным является дело № А40-57187/2023, в рамках которого Федеральная служба исполнения наказаний РФ обратилась с иском к юридическому и физическому лицу о запрете использования и исключении использования аббревиатур «ФСИН» и «fsin» в доменных именах https://fsinpokupka.ru/, https://fsin-mag.ru/, на которых оказывались услуги интернет-сервиса по формированию и доставке заказов для лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России. Истец посчитал, что поскольку обозначение «fsin» является транслитерацией аббревиатуры «ФСИН», которая, в свою очередь, является составной частью официального сокращенного наименования ФСИН России и используется в доменном имени официального сайта https://fsin.gov.ru/, размещенного в сети Интернет, постольку указанное обуславливает нарушение исключительного права истца на фирменное наименование.

Между тем, в отношении исковых требований Суд по интеллектуальным правам, как суд кассационной инстанции, напомнил, что фирменное наименование, как средство индивидуализации юридического лица, может возникнуть лишь у юридического лица, действующего в организационно-правовой форме коммерческой организации. В свою очередь Федеральная служба исполнения наказаний является федеральным органом исполнительной власти, а также зарегистрирована в качестве юридического лица, однако, как некоммерческая организация.

Наименования некоммерческих организаций (статья 4 Закона о некоммерческих организациях) не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 ГК РФ.

В связи с этим у государственного органа и некоммерческой организации в силу вышеуказанных положений гражданского законодательства не могут возникнуть исключительные права на фирменное наименование, поскольку такие участники гражданского оборота не являются коммерческими организациями.

Между тем, Суд по интеллектуальным правам также добавил, что использованное в доменных именах обозначение является транслитерацией аббревиатуры официального сокращенного наименования государственного органа, которое сходно с ним до степени смешения и способно ввести потребителей в заблуждение относительно принадлежности лица, оказывающего услуги к соответствующему государственному органу.

В связи с этим, нарушенные права истца могут быть защищены, в том числе, с учетом разъяснений, изложенных в абзаце 4 пункта 147 Постановления № 10.

Так, согласно абзацу 4 пункта 147 Постановления № 10 право истца на наименование некоммерческой организации может быть защищено от действий третьих лиц, являющихся актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом, на основании положений статьи 10 ГК РФ, Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкуренции», статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883. Кроме того, наименованию некоммерческой организации может быть предоставлена правовая охрана как коммерческому обозначению в случаях, предусмотренных параграфом 4 главы 76 ГК РФ.

Таким образом, несмотря на тот факт, что некоммерческие организации не имеют возможности обладать исключительными правами на фирменное наименование, действующее законодательство закрепляет ряд положений, защищающих их права.

Несмотря на тот факт, что действующее гражданское законодательство отдает приоритет фирменному наименованию, где его использование в доменном имени потенциально может нарушить исключительные права правообладателя, суд, рассматривая подобную категорию споров, тем не менее, исходит из конкретных обстоятельств дела и имеющихся в деле доказательств, что обуславливает защиту прав каждого участника гражданского оборота.