Выделенная заявка, ее отличия от первоначальной заявки. Особенности подачи выделенной заявки в России и Европе

Выделенная заявка является заявкой, которая происходит от заявки с более ранним приоритетом. Она подается после заявки с более ранним приоритетом, но имеет, как правило, такую же дату подачи и дату приоритета. Таким образом, публикации, осуществленные между подачей заявки с более ранним приоритетом и подачей выделенной заявки, не оказывают влияния на выделенную заявку в отношении ее патентоспособности. Заявка с более ранним приоритетом часто называется «первоначальной», «родительской» или «материнской» заявкой.

Формальные требования, предъявляемые к выделенным заявкам в России совпадают с требованиями Европейского патентного ведомства (ЕПВ):

- она должна быть подана тем же самым заявителем, что и основная заявка;

- она должна быть подана непосредственно в Ведомство;

- она должна быть представлена на том же самом языке, что и первоначальная  заявка;

- должно быть представлено заявление, что заявка является выделенной;

- должна быть указана основная заявка.

Однако, различия проявляются в условиях, временных рамках, в которых выделенные заявки могут быть поданы и в требованиях к их содержанию.

Считается, что самый простой подход, дающий заявителю наиболее широкие возможности, предусматривается российским патентным законодательством. Согласно ему, выделенная заявка может быть подана в течение всего срока рассмотрения первоначальной заявки до тех пор, пока патент по первоначальной заявке не зарегистрирован в российском патентном ведомстве или пока не исчерпана возможность обжалования решения об отказе в выдаче по такой заявке патента. Это достаточно большой промежуток времени, если учесть, что срок ожидания регистрации и опубликования патента Роспатентом составляет на сегодня как минимум 3 месяца, считая со дня уплаты пошлины за выдачу и публикацию, а срок обжалования решения об отказе в выдаче патента составляет 6 месяцев со дня его получения. Согласно российскому законодательству, выделенная заявка может быть подана в любой момент по выбору заявителя и в отношении любого содержащегося в первоначальной заявке изобретения. Вместе с тем, ни один из независимых пунктов формулы по первоначальной заявке, по которой было вынесено решение о выдаче патента, не должен буквально совпадать с каким-либо из независимых пунктов формулы по выделенной заявке, по которой также может быть получен патент, иначе оба этих патента будут признаны недействительными в части совпадающих независимых пунктов формул изобретения.

В России отсутствует жёсткое правовое регулирование выделенных заявок. В отличие от европейского патентного права, российская выделенная заявка может содержать новый предмет изобретения, отсутствовавший в первоначальной заявке. Но следует учесть, что приоритет в части нового предмета изобретения будет установлен по дате подачи выделенной, а не первоначальной заявки. Таким образом, выделенная заявка может быть использована в тех случаях, когда разработка объекта патентования продолжается дольше 12 месяцев, а первоначальная концепция изобретения дополняется новыми признаками и вариантами.

Подавая выделенные заявки, заявитель может по своему усмотрению регулировать срок рассмотрения заявок, например, чтобы иметь возможность получения патента с формулой изобретения, специально адаптированной к пресечению конкретных случаев использования идей, раскрытых в описании изобретения.

Кроме того, как это ни парадоксально, подача выделенных заявок позволяет объединить несколько первоначальных заявок в одну заявку или получить из одной первоначальной заявки несколько самостоятельных, в случае, если изобретение не соответствует требованию единства.

Подача выделенной заявки позволяет получить патент в отношении тех вариантов изобретения, которые не вызывают возражений экспертизы, а в отношении «забракованных» вариантов — продолжить делопроизводство в рамках самостоятельной заявки.

Российское патентное право не предусматривает возможности отказаться от публикации сведений о заявке. Однако, такая возможность на практике может быть обеспечена путем своевременной (до завершения технической подготовки к публикации) подачи выделенных заявок одновременно с отзывом первоначальной заявки. Такая операция может быть повторена неограниченное количество раз, что фактически позволяет долгое время скрывать от третьих лиц информацию о возможном получении патента. Однако, подобная практика в России не получила широкого распространения по причине отсутствия публикации заявки «по факту», а также потому, что заявка публикуется в официальном бюллетене не полностью.

В Европе выделенная заявка должна быть подана в течение того времени, когда основная заявка еще находится на рассмотрении (это означает, что основная заявка ни отзывалась, ни отклонялась, ни считалась отозванной (аннулированной) и также, что к моменту подачи выделенной заявки патент на основную заявку не был выдан) и до окончания срока в 24 месяца, который рассчитывается с даты заключения экспертизы по основной заявке. Если основная заявка аннулирована, но позднее путем продолжения экспертизы или восстановления в прежнем состоянии (которое позволяет отмену аннулирования, если выполнены определенные требования) возобновляется, то в таком случае подача выделенной заявки еще возможна. Если основная заявка была уже отклонена при подаче выделенной заявки, а отклонение заявки было позднее опротестовано, то подача выделенной заявки также возможна.

Дата, с которой начинается срок в 24 месяца для подачи выделенной заявки, представляет собой более позднюю дату из двух указанных далее: первое заключение экспертизы в отношении основной заявки или заключение экспертизы в отношении основной заявки, в котором в первый раз было подано возражение против отсутствия единства. При этом заключение по поиску и заключения согласно PCT не учитываются для расчета обоих сроков.

Первый срок является сроком для «добровольного выделения», поскольку он не связан с возражением против отсутствия единства. Если в первом заключении на стадии экспертизы было подано возражение против отсутствия единства, то в таком случае два срока начинаются и заканчиваются в один и тот же момент времени.

Второй срок действителен для «обязательного выделения». Он должен предоставляться заявителю вследствие возражения против отсутствия единства. Заявитель должен исключить предмет из основной заявки в срок 24 месяца путем подачи выделенной заявки. Это также может повлечь за собой то, что срок для добровольного выделения заканчивается (вследствие чего больше нельзя подавать выделенную заявку), а затем в вынесенном заключении подается возражение против отсутствия единства, вследствие чего опять возможна подача выделенной заявки.

Выделенная заявка может быть подана лишь на предмет, не выходящий за рамки содержания заявки в её первоначальной редакции; если это требование соблюдено, выделенная заявка считается поданной на дату подачи первоначальной заявки и пользуется ее правом на приоритет.

В Европе изменять пункты формулы изобретения так свободно как в России нельзя. Более того, выделенная заявка дает возможность испрашивать охрану для предмета, который содержится только в описании основной заявки и не может быть включен в ее формулу. Если ЕПВ устанавливает, что это требование не выполняется, то вызвавший возражение предмет должен быть изъят из выделенной заявки, или же она отклоняется.

Если Вы самостоятельно не можете решиться на подачу выделенной заявки и у Вас есть сомнения, как правильно составить в этом случае формулу изобретения, лучше обратиться к специалистам в области интеллектуальной собственности, которые смогут подготовить выделенную заявку  наиболее компетентно и эффективно, независимо от того, на какой национальной фазе находится первоначальная заявка: в России, странах Европы или любых других странах.