Ключевые слова: интеллектуальная собственность, средства индивидуализации, исключительные права, товарный знак, регистрация товарного знака, использование товарного знака, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, изменение товарного знака

В соответствии с законодательством Российской Федерации, на правообладателе зарегистрированного товарного знака лежит обязанность его использовать. Так, в соответствии со ст. 1486 Гражданского кодекса РФ («Последствия неиспользования товарного знака»), «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался…Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе».

Таким образом, товарные знаки следует регистрировать в том виде, как заявитель их использует или планирует использовать. По общему правилу, если правообладатель не использует свой товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован, для каких-либо товаров или услуг, правовая охрана этого товарного знака для этих позиций перечня теоритически может быть прекращена.

Однако Гражданский кодекс содержит одно исключение: в соответствии с п.2 ст. 1486 ГК РФ, среди прочего, «…использованием товарного знака признается …использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку».

Сходное положение содержится в Парижской Конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. П. 2. раздела С ст. 5 устанавливает, что «Применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.»

Таким образом, если правообладатель использует товарный знак в виде, несколько отличном от того, как знак был зарегистрирован, суд может признать это использованием зарегистрированного товарного знака, и откажет истцу – заинтересованному лицу – в исковых требованиях о досрочном прекращении правовой охраны такого товарного знака в связи с неиспользованием.

Но что такое «использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака»? Похожую формулировку мы находим в статье, посвященной внесению изменений в зарегистрированный товарный знак. Согласно статье 1505 ГК РФ, по заявлению правообладателя Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) может внести в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство изменения, касающиеся, в том числе, «…изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок». Административным регламентом, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 704, который регулирует порядок предоставление Роспатентом соответствующей государственно услуги по внесению изменений, установлено, что при изучении возможности внесения изменений, экспертиза проверяет, не меняют ли вносимые изменения суть товарного знака, восприятие знака в целом или его основных, доминирующих элементов.

В доктрине и исследовательской литературе достаточно часто высказывается мнение, что использованием товарного знака считается использование правообладателем обозначений, сходных с ним до степени смешения. Этот вывод основывается на прежней редакции данной статьи: до внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменения в п.2. говорилось о таком изменении, которое не влияет на различительную способность товарного знака. В соответствии с Правилами Роспатента (утвержденными Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482). «Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия».

Как мы понимаем, такое достаточно «пространное» и общее регулирование оставляет окончательное решение о том, меняет ли изменение отдельных элементов знака сам знак по существу, на усмотрение эксперта (в случае внесения изменений) либо судьи (которому надлежит установить факт использования или неиспользования товарного знака, в частности, по делам о досрочном прекращении исключительного права на товарный знак в связи с его неиспользованием).

Примеры знаков с внесенными в них изменениями, которые были приняты ведомством (Роспатентом):

Изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его по существу, вероятно может быть признано использование изобразительного элемента в его зеркальном отображении, несущественное изменение цвета или цветового сочетания, изменение реестра букв (со строчных на заглавные и наоборот), иногда даже транслитерация знака. Однако, использование зарегистрированного товарного знака в значительно модифицированном виде (например, когда добавляются значимые охраноспособные изобразительные и/или словесные элементы, полностью меняется компоновка или пропорции уже имеющихся элементов), который, в сущности, меняет его различительную способность, вероятнее всего не будет признано использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

Приведем несколько примеров.

Так, по делу о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ЮНИТОН» () по свидетельству Российской Федерации № 316520 в отношении части товаров 3-го и 5-го классов МКТУ (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2016 г. № С01-352/2016 по делу N СИП-448/2015), Истец настаивал, что используемое Ответчиком (правообладателем) обозначение «РАДИО ЮНИТОН» не сходно до степени смешения с его товарным знаком «ЮНИТОН» и, следовательно, такое использование нельзя признать использованием товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака. Суд первой инстанции посчитал, что спорный товарный знак используется в форме, допустимой пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, и Президиум СИП подтвердил этот вывод. Президиум Суда отметил, что «…оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, узнаваемости такого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения как того же товарного знака, а также влияния изменений на различительную способность товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014) или на изменение существа товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действующей с 01.10.2014) вследствие использования того же товарного знака с изменением отдельных элементов является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначений».

По делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Регион» () по свидетельству Российской Федерации № 207894 в отношении товара «пиво» 32 класса, товаров «алкогольные напитки (за исключением пива)» 33 класса и услуг «реализация алкогольных напитков, пива» 42 класса МКТУ в связи с его неиспользованием, Суд первой инстанции сделал вывод о том, что использование словесных обозначений «РЕГИОН 55» и «РЕГИОН 27» свидетельствует об использовании комбинированного товарного знака со словесным элементом «РЕГИОН», с чем, естественно, не согласился истец, подав кассационную жалобу. Однако, Президиум СИП подтвердил выводы Суда первой инстанции.

По делу о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным обозначением «РАДУГА» () по свидетельству Российской Федерации № 418816, Истец выразил несогласие с выводами суда первой инстанции о том, что ответчиком использовался товарный знак с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа этого товарного знака и не ограничивающим предоставленную ему охрану (а именно - словесный товарный знак «РАДУГА» без оригинальной окантовки), поскольку, по мнению заявителя, судом произведена подмена понятий "использование обозначения, сходного до степени смешения", не применимого при рассмотрении настоящего спора, и "использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа этого товарного знака и не ограничивающим предоставленную ему охрану", что «…привело к необоснованному выводу об использовании товарного знака правообладателем в спорный период».

Президиум СИП поддержал позицию суда первой инстанции, который установил, что «…спорный товарный знак используется обществом с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, а именно без изобразительного элемента, представляющего собой рамку для словесного элемента, выполненную тонкими черными линиями в форме волны и завитков, не имеющую высокой степени оригинальности».

Что касается смешения понятий «сходства до степени смешения» и «использование товарного знака с изменением его отдельных элементов…», Президиум отметил, что Суд первой инстанции действительно отчасти руководствовался при рассмотрении дела Методическими рекомендациями Роспатента по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, но не для проверки сходства до степени смешения, «…а для установления того, какой из элементов комбинированного обозначения оспариваемого товарного знака занимает доминирующее положение при восприятии потребителем этого комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов». На основе положений Рекомендаций, Суд сделал вывод, что «…внимание потребителя акцентируется на словесном элементе, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и на основании сравнительного анализа комбинированного обозначения, как оно зарегистрировано в качестве товарного знака, и словесного обозначения, которое используется ответчиком, пришел к выводу о том, что товарный знак используется ответчиком с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку».

Президиум Суда по данному делу также озвучил принципиально важную в рамках темы настоящей статьи позицию: «… оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, узнаваемости такого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения как того же товарного знака, а также влияния изменений на различительную способность товарного знака … или на изменение существа товарного знака … вследствие использования того же товарного знака с изменением отдельных элементов является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначений.»

Подводя итог, можно сказать, что использование правообладателем товарного знака «…с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака» может быть признано использованием зарегистрированного обозначения и препятствовать его аннулированию в суде по заявлению заинтересованного лица. Однако, вопрос о том, меняют ли те или иные изменения знак по существу, остается на усмотрение суда. Суд при рассмотрении иска по неиспользованию будет руководствоваться нормативно установленными критериями сходства зарегистрированного товарного знака и используемого обозначения до степени смешения, исследовать влияние изменений на различительную способность, восприятие знаков потребителями (в целом, а не отдельных их элементов) и выносить решение по итогам тщательного и детального анализа зарегистрированного и используемого обозначений.

В практическом плане, рекомендация заявителем остается прежней: регистрировать товарный знак нужно в том виде, в котором вы его используете или планируете использовать, поскольку не существует гарантий, что последующее использование товарного знака с какими-либо изменениями не будет квалифицировано в качестве изменения, влияющего на его восприятие и создающие риски для аннулирования.

Автор материала - Анастасия Кирюхина

Consequences of using a designation other than a registered trademark. Theory and practice.