Потапкина Ирина

Правообладателю товарного знака, в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимо  его использовать для всех товаров и услуг, которые содержатся в перечне регистрации. Это связано, в частности, с возможностью досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием. В  соответствии со ст. 1486 Гражданского кодекса РФ («Последствия неиспользования товарного знака»), «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.» Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.Как отмечено в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2016 г. № С01-352/2016 по делу N СИП-448/2015, «Нормы статьи 1486 ГК РФ корреспондируют с нормами подпункта 1 пункта "С" статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статей 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994), согласно которым, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия».            Таким образом, чтобы избежать аннулирования товарного знака для товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, необходимо его использовать для соответствующих позиций перечня. При этом следует отметить, что доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.Использованием товарного знака признается его размещение: «…на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации» (ст. 1484 ГК РФ).При этом, в соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ, «…использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.»На указанных исключениях необходимо остановиться подробнее.Во-первых, использованием товарного знака может быть признано использование зарегистрированного обозначения «…с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака». Это исключение, несомненно, создает более благоприятные условия для правообладателей. На практике часто случается так, что по каким-то причинам, связанным, например, с изменением рыночных условий, маркетинговыми мероприятиями и другими факторами правообладатель вынужден использовать товарный знак не так, как он был зарегистрирован. Однако, если какое-либо лицо подаст в суд иск о досрочном прекращении знака, поскольку он используется правообладателем не так, как он был зарегистрирован, вопрос о том, меняют ли те или иные изменения знак по существу, остается на усмотрение судьи. Поэтому, в идеале, если правообладатель использует знак не так, как он был зарегистрирован, рекомендуется подать новую заявку.Далее, использованием товарного знака признается использование его не только правообладателем, но и лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. При этом отмечаем, что само наличие заключенного лицензионного договора не является доказательством использования обозначения. Необходимо представить документы, подтверждающие исполнение договора сторонами (счета, платежные поручения, акты выполненных работ и др.)В этом смысле в одном ряду с лицензионными договорами стоят договоры подряда или коммерческой концессии, которые фактически закрепляют не только согласие правообладателя на использование товарного знака, но и контроль качества товара.Следует отметить, что  по смыслу ст. 1486 ГК РФ, по общему  правилу  для  целей   сохранения   правовой   охраны   товарного  знака, все же требуется наличие лицензионного договора. Однако «…в исключительных случаях и при отсутствии лицензионного договора может быть признан факт использования товарного знака под контролем правообладателя; тогда  требуются фактическое соглашение между правообладателем и другим лицом и согласованные действия, направленные на поддержание качества товара» (см. Протокол «№ 12 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 29 июня 2015 года).Поскольку «использование под контролем правообладателя» - достаточно размытая формулировка, при определении того, что входит в это понятие, можно руководствоваться Справкой по использованию товарного знака под контролем правообладателя, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. № СП-23/21. Согласно данной справке, в судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам выявлены следующие подходы.Во-первых, при установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя – даже в случае, если заключенный лицензионный договор был признан недействительным или по каким-то причинам не был зарегистрирован в Роспатенте. Следовательно, в целях доказательства использования товарного знака не имеет критического значения, насколько использование товарного знака по лицензионному договору было законным или незаконным (если договор не соответствует нормам российского законодательства).Далее, использованием товарного знака по воле правообладателя считается использование обозначения по договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и/или распространение такого товара/оказание услуг с использованием знака обслуживания.Актуальным является пункт Справки, в соответствии с которым дополнительным подтверждением «воли» и «контроля» правообладателя считается наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц, организационно-правового взаимодействия между ними, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора.В современных условиях глобализации и информатизации и чрезвычайно высокой значимости интернета для продвижения товаров и услуг, важно положение о том, что администрирование доменного имени каким-либо лицом (не правообладателем спорного товарного знака), а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя при наличии согласия последнего.            Наконец, применительно к импортируемым товарам контроль правообладателя за использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ может быть подтвержден при обращении правообладателя в таможенный орган (ФТС России) для внесения товарного знака в реестр объектов интеллектуальной собственности.В соответствии с п. 3 ст. 1486 ГК РФ, «При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам». Необходимо отметить, что на основании данного положения случаи сохранения правовой охраны неиспользуемого товарного знака очень редки. Вместе с тем, они имеются. Для того, чтобы суд установил, что знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам, такие обстоятельства должны действительно не зависеть от его воли (например, это могут быть ограничения импорта/экспорта государством и т.п.); обстоятельства должны являться вескими, то есть должны объективно препятствовать правообладателю использовать свой товарный знак, а также продолжительными.  Правообладатель должен при этом иметь доказательства того, что в течение указанного срока им предпринимались все необходимые действия, чтобы использовать товарный знак.Таким образом, как мы видим, обязанность правообладателя использовать товарный знак – одна из основополагающих норм в сфере охраны интеллектуальной собственности. На основании указанной нормы ГК РФ подается большое количество исков о неиспользовании, поскольку досрочное прекращение правовой охраны товарного знака – это очень прагматичный и зачастую эффективный способ решения проблемы предварительного отказа в регистрации на основании наличия тождественных/сходных знаков. Этот механизм снимает препятствие для заявителей, которые действительно готовы производить и реализовывать товары и услуги под тождественными или сходными обозначениями.А для правообладателей, чтобы избежать рисков аннулирования их знаков, рекомендации следующие: с самого начала использования товарных знаков их крайне нежелательно произвольно менять и модифицировать. Необходимо хранить доказательства использования своих зарегистрированных товарных знаков. Если же использовать товарный знак не получается, желательно не допускать неиспользования в течение трех лет подряд, поскольку Роспатентом до сих пор не выработана единая практика по поводу такого, какой объем использования знака считается «достаточным» и препятствующим его аннулированию.В крайнем случае, если по каким-то причинам знак не использовался, но заявитель заинтересован в сохранении его правовой охраны, можно подать новую заявку на регистрацию.  При этом, новая заявка не должна «дублировать» уже имеющуюся регистрацию.

Товарный знак – основное средство индивидуализации товаров и услуг одного производителя среди товаров и услуг других производителей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право его использования. Правообладатель может также свободно распоряжаться своими правами на зарегистрированное обозначение, разрешать или запрещать его использование третьим лицам.            Для успешной регистрации товарного знака необходимо, чтобы он соответствовал определенным критериям. Так, в соответствии со ст. 1483 ГК РФ, «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию … в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации; 2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.»            Если по результатам предварительного поиска, проводимого перед подачей заявки, выявлены тождественные или сходные обозначения, зарегистрированные/заявленные в отношении однородных товаров или услуг, одним из способов повысить шансы на регистрацию знака является, конечно, его изменение – так, чтобы он стал менее сходным с найденными обозначениями. Но что делать, если предварительный поиск не проводился и заявитель узнал о подобной проблеме только из уведомления ведомства – предварительного отказа в регистрации? Или же сознательно подавал на регистрацию выбранное обозначение, зная о наличии сходных знаков, поскольку какие-либо обстоятельства (политика компании, уже затраченные на разработку и рекламу бренда средства и др.) оправдывали подобный риск?            Одним из способов преодоления предварительного отказа, основанного на выявлении экспертизой сходного зарегистрированного знака, является получение заявителем согласия на регистрацию от правообладателя этого товарного знака. Так, в соответствии с п. 6. ст. 1483 ГК РФ, «Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков … допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.» Таким образом, заявитель, которому известно о наличии сходного до степени смешения товарного знака с более ранним приоритетом, может представить в Роспатент либо при подаче заявки, либо в ходе экспертизы или же при подаче возражения в палату по патентным спорам документ – подтверждение согласия правообладателя такого сходного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения.            Согласие правообладателя принимает форму письма-согласия – инструмента, к которому достаточно часто прибегают заявители с целью преодоления предварительных отказов в регистрации.  Выдача такого письма-согласия может осуществляться как за вознаграждение, так и безвозмездно. На практике иностранные физические и юридические лица более охотно дают письма согласия на безвозмездной основе. Российские предприниматели, как правило, требуют определенной денежной компенсации.            Из-за «популярности» писем-согласий необходимо было их более детальное регулирование. Для рассмотрения настоящего вопроса имеют непосредственное значение Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденные приказом Роспатента от 30.12.2009 г. № 190.            Так, Рекомендации устанавливают, что согласие правообладателя сходного товарного знака составляется в простой письменной форме, причем произвольной. На практике, это может быть одностороннее письменное заявление или даже двусторонний гражданско-правовой договор. В таком документе обязательно должны быть указаны: полные сведения о правообладателе, дающем согласие на регистрацию; полные сведения о заявителе по заявке; само выражение согласия на регистрацию – с условием о невозможности его отзыва; номер заявки (либо, если заявка еще не подана, должно быть приложено заявленное обозначение и его описание), конкретный перечень товаров и услуг, а также условия, на которых правообладатель дает согласие на регистрацию. Документ обязательно должен содержать дату составления и подпись уполномоченного лица (лиц), для юридических лиц, как и обычно, необходима печать.            Поскольку все делопроизводство в Роспатенте ведется только на русском языке, то и письмо-согласие должно быть составлено на русском. Если же если оно представляется на другом языке, к нему обязательно должен быть приложен заверенный перевод на русский язык.            Необходимо помнить, что соблюдения формальных требований недостаточно. Как было указано раньше, принятие экспертизой письма-согласия и снятие противопоставления со сходным товарным знаком возможно только в том случае, если это не будет причиной введения в заблуждение потребителя. Соответственно, чем выше вероятность смешения обозначений в гражданском обороте, тем ниже шансы регистрации знака на основании письма-согласия.            Согласно Рекомендациям, «Вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; не подвергается сомнению однородность товаров; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем (например, в случае его признания общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации); противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления и повседневного спроса (например, для косметических и гигиенических изделий, продуктов питания, винно-водочных и табачных изделий)…»            Таким образом, если обозначения тождественны (совпадают во всех элементах), преодоление противопоставления тождественного знака заявленному обозначению на основании письма согласия невозможно. Но даже если обозначении не тождественны, чем они более сходны – тем ниже шансы на регистрацию. Хотя, все зависит от обстоятельств дела – «в некоторых случаях при наличии определенных особых обстоятельств вероятность введения потребителя в заблуждение может быть исключена, или введение в заблуждение в этих случаях не может вызвать для потребителя негативные последствия.» Каждый конкретный случай экспертиза рассматривает отдельно, и ее выводы могут быть совершенно разными.            Если заявленное обозначение почти тождественно зарегистрированному знаку, в соответствии с Рекомендациями, регистрация целесообразна, только если заявитель или правообладатель как-то юридически связаны, например, являются аффилированным лицами: это снимает вероятность введения потребителя в заблуждение. Новая заявка и уже имеющееся свидетельство в этом случае могут восприниматься просто как «вариации» одного и того же знака, когда отличия состоят только в цвете, шрифтах, транслитерации и др. Однако, даже наличие «родственных связей» не спасет ситуацию, если противопоставленный товарный знак, например, широко известен среди потребителей и ассоциируется с конкретным производителем, предназначен для индивидуализации товаров широкого потребления/повседневного спроса или лекарственных препаратов и в некоторых других случаях.            Помимо вида товарного знака, большое значение имеет перечень товаров и услуг. Согласно Методическим рекомендациям Роспатента по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденным приказом Роспатента от 31.12.09 № 198, «…При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.»            Очевидно, что более однородными являются товары услуги из перечней заявки и сходного товарного знака, тем выше вероятность их смешения и ниже шанс принятия письма-согласия экспертизой. В этом случае правообладатель противопоставленного товарного знака может дать согласие на регистрацию сходного до степени смешения обозначения только для части однородных товаров или услуг. Рекомендации содержат следующий пример: «…на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение в отношении товара «транспортные средства». Противопоставленный перечень товаров включал однородные товары «автобусы, автомобили». Правообладатель сходного до степени смешения товарного знака представил согласие на регистрацию обозначения для товаров «велосипеды, детские коляски». В данном случае регистрация заявленного обозначения может быть произведена для конкретных товаров, указанных в документе, подтверждающем согласие, а именно, для товаров «велосипеды, детские коляски».            Подводя итог, можно сказать, что письмо-согласие – достаточный эффективный инструмент преодоления отказа в регистрации на основании наличия сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного на имя третьего лица в отношении однородных товаров или услуг. Однако оно не дает гарантий получения регистрации (чем выше вероятность смешении знаков – тем ниже шансы), и принятие письма-согласия всегда остается на усмотрение эксперта.

Получение правовой защиты на товарный знак в США имеет ряд отличий по сравнению с аналогичной процедурой в Российской Федерации, которые предпринимателям, желающим выйти на этот привлекательный рынок, необходимо учитывать. О том, в чем же состоят эти особенности, мы попросили рассказать эксперта компании «Зуйков и партнеры», патентного поверенного Потапкину Ирину.Пожалуй, самым важным и значимым отличием процедуры получения правовой охраны на товарный знак в США от аналогичных действий в   РФ является то обстоятельство, что в Соединенных Штатах у заявителя отсутствует возможность оформить правовую защиту на товарный знак и «положить его на полку» до лучших времен. В США регистрация товарного знака жестко увязана с его использованием, которое либо уже должно осуществляться (в пакет необходимых для регистрации документов  входит Декларация об использовании), либо начнется в самое ближайшее время (в таком случае заявитель прилагает Декларацию о намерении). В последнем случае свидетельство на товарный знак не может быть выдано заявителю до тех пор, пока он не подтвердит начало использования товарного знака с  предоставлением Декларации об использовании, а также документов, подтверждающих такое использование в отношении каждого из заявленных товаров или услуг. Таким образом, заявитель может начать процедуру регистрации без использования товарного знака, однако не может завершить ее, пока не подтвердит начало такого использования.Процедурой регистрации товарных знаков в США заведует Ведомство США по патентам и товарным знакам, или USPTO («United States Patent and Trademark Office»). Это ведомство рассматривает заявки как поступившие от граждан и юридических лиц Соединенных Штатов, так и от нерезидентов США. Законодательно запрещена регистрация знаков, содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, государственные символы США и других стран, описательных знаков, знаков, которые могут ввести потребителей в заблуждение, а так же знаков, содержащих имена и портреты людей, если на то нет их письменного согласия.После того, как заявка  подана в USPTO, по ней проводится  экспертиза, в ходе которой будет установлено соответствие заявки требованиям законодательства. В случае отрицательного вердикта заявитель в срок до 6 месяцев имеет право направить в USPTO мотивированный ответ на предварительный отказ в предоставлении правовой охраны. В случае положительного исхода заявка на товарный знак публикуется в официальном бюллетене (обновляется еженедельно). После этого в течение 30 дней любое лицо, в случае, если посчитает, что регистрируемый товарный знак может нарушить его законные права и интересы, имеет право подать оппозицию в указанную заявку. При условии подачи в USPTO соответствующего ходатайства, 30-дневный срок оппозиции может быть продлен. В случае отсутствия поступивших возражений со стороны третьих лиц по поводу регистрации товарного знака, USPTO выдает документ, аналогичный российскому решению о регистрации товарного знака. Если изначальный пакет документов включал в себя лишь Декларацию о намерениях, то после получения  такого документа заявитель должен представить  Декларацию об использовании товарного знака с приложением подтверждающих использование документов, либо  продлить срок для подачи такой Декларации.Несколько важных замечаний по теме.Декларация об использовании товарного знака, равно как и о намерении его использования, должна относиться ко всем товарам, указанным в заявке. Таким образом, представляется нецелесообразным  указывать позиции, в отношении которых регистрируемый знак в последующем не будет использоваться. Кроме того, при подаче заявки на регистрацию товарного знака в США не допускается указание в перечне товаров слишком широких, «общих» понятий, например: «одежда», «обувь».  Для получения правовой охраны в США товары и/или услуги должны быть максимально конкретизированы.Также стоит иметь в виду, что Декларацию об использовании необходимо систематически подтверждать: первый раз между пятым и шестым годом с момента выдачи свидетельства о регистрации товарного знака, второй – между девятым и десятым годом с момента выдачи свидетельства о регистрации товарного знака и далее раз в десять лет. При этом в Декларации об использовании отсутствует критерий массовости. То есть с точки зрения американского права, нет принципиальной разницы между штучным, мелкосерийным производством или продажами и многомиллиардными торговыми оборотами.Еще одно отличие получения и осуществления правовой охраны товарного знака в США от, например, аналогичных действий в Российской Федерации, заключается в том, что в Соединенных Штатах правовая охрана товарного знака предоставляется на 10 лет с момента выдачи свидетельства, а не с даты   приоритета по заявке (как в РФ).При этом стоит отметить, что в случае предоставления правовой охраны не по национальной, а по международной процедуре, необходимость представлять Декларацию об использовании при подаче заявки отпадает, достаточно направить в USPTO Декларацию о намерениях (что является дополнительным преимуществом подачи заявки по международной процедуре). Вместе с тем Декларацию об использовании будет необходимо представить по истечении пятилетнего срока с момента предоставления правовой охраны товарному знаку.Оригинал статьи был опубликован в газете "Деловая Трибуна", 24 января 2017 г.