По всей России

Бесплатная консультация

+8 800 700-16-37

 

Предложение заинтересованного лица в порядке статьи 1486 ГК РФ

5 марта 2019 г.

Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования действует в Российской Федерации уже достаточно давно.

До появления законодательного регулирования вопрос использования товарного знака в обобщенной форме регулировался Парижской конвенцией по охране промышленной собственности. Так в статье 5Са) указано следующее «C. - (1) Если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.»

Первоначально в Российской Федерации дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования рассматривались в административном порядке коллегиальным органом Роспатента – Высшей патентной палатой. Срок, в течение которого правообладатель должен был начать использование, составлял пять лет с даты регистрации товарного знака.

В связи с изменением законодательства и последующими изменениями структуры Роспатента и его подведомственных организаций, дела о досрочном прекращении рассматривались Палатой по патентным спорам Роспатента. Срок использования сокращен до трех лет.

В конце 2011 года принят Федеральный закон от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам». К подсудности созданного в системе арбитражных судом Суда по интеллектуальным правам отнесены споры  о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

С даты вступления в силу вышеуказанного федерального закона и до образования Суда по интеллектуальным правам споры о досрочном прекращении незначительный период времени Арбитражным судом города Москвы.

Первое дело № СИП-1/2013 рассмотрено Судом по интеллектуальным правам по исковому заявлению, поданному 03.07.2013

Спустя более трех лет Правительством Российской Федерации внесен проект Федерального закона № 32493-7 «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (о претензионном порядке разрешения споров в сфере защиты интеллектуальных прав). Указанный Федеральный закон о поправках, уточняющих вопросы досудебного урегулирования споров, принят Государственной Думой Российской Федерации в третьем чтении 21.06.2017.

В соответствии с действующей до настоящего времени редакции пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.»

До того как обратиться в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользование заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, обязан направить такому правообладателю предложение. Так правообладателю товарного знака может быть предложено либо обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак, либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

При подаче искового заявления в суд истцу надлежит представить доказательства направления предложения правообладателю. Для того, чтобы суд посчитал уведомление правообладателя надлежащим, особое внимание следует уделять адресам, по которым следует направлять предложение.

Так в соответствии с приведенной выше нормой (статья 1487 ГК РФ) «Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.»

Существуют различные подходы к трактованию данной нормы.

По смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка является направление предложения заинтересованного лица по двум адресам – по адресу правообладателя, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту – адрес местонахождения), и по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (далее по тексту – Государственный реестр товарных знаков).

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 54 ГК РФ, место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). В Едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.

В Государственный реестр товарных знаков вносятся сведения как об адресе местонахождения юридического лица, так и сведения об адресе для переписки (если таковой имеется и отличается от адреса местонахождения).

Есть мнение, что надлежащим извещением правообладателя – юридического лица, может являться только его извещение по адресу местонахождения, но не по адресу для переписки, который зачастую является адресом представителей. В этой связи, направление истцом предложения заинтересованного лица по адресу для переписки не может свидетельствовать о соблюдении претензионного порядка, поскольку указанный адрес не является адресом местонахождения. Буквальное прочтение нормы «направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации» позволяет говорить о том, что адрес для переписки является дополнительным адресом.

Таким образом, направление предложения заинтересованного лица по адресу для переписки не должно признаваться соблюдением претензионного порядка, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, поскольку адрес для переписки не может подменять собой адрес правообладателя товарного знака.

Однако, иную позицию занял Суд по интеллектуальным правам по делу № СИП-581/2017.

Суд первой инстанции, рассматривая дело, признал, что обязательный досудебный порядок можно считать соблюденным только при подтверждении факта направления предложения заинтересованного лица в оба адреса – адрес местонахождения лица и адрес, указанный в Государственном реестре товарных знаков. При направлении предложения заинтересованного лица лишь в один адрес обязательный досудебный порядок разрешения спора не может считаться соблюденным.

Установив, что предложение заинтересованного лица не направлялось по адресу местонахождения лица, суд первой инстанции оставил исковое заявление без рассмотрения на основании пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам посчитал ошибочным вывод суда первой инстанции о наличии оснований для оставления искового заявления без рассмотрения.

Как указал суд кассационной инстанции, «Обязательный досудебный порядок разрешения спора является не барьером для обращения в суд, а способом разрешения спора мирным путем (пункт I Рекомендации № R (86) 12 Комитета министров Совета Европы «О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды» (принята 16.09.1986 на 399-м заседании представителей министров). Решение спора самими сторонами миром позволяет, в том числе, минимизировать вероятность возникновения дальнейших противоречий между ними и в целом снижает конфликтность. Разрешение спора мирным путем решает задачу содействия становлению и развитию партнерских деловых отношений (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»).

Из пункта 1 статьи 1486 ГК РФ следует, что до обращения в суд должна быть предпринята попытка разрешения спора мирным путем. Судебный порядок разрешения спора применяется лишь, если досудебный порядок оказался неэффективным.

Для обеспечения эффективности применения досудебного порядка разрешения спора пункт 1 статьи 1486 ГК РФ обязывает заинтересованное лицо направить предложения в два адреса:

по адресу местонахождения правообладателя;

по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков.

Это позволяет обеспечить высокую вероятность того, что соответствующее предложение будет получено правообладателем, и он при желании сможет пойти навстречу заинтересованному лицу.

При этом оба адреса имеют юридическое значение.

В отношении достоверности сведений адреса местонахождения следует отметить, что юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по этому адресу, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные единого государственного реестра юридических лиц об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т.п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в единый государственный реестр юридических лиц в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица (пункт 2 статьи 51 ГК РФ, пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»).

В отношении адреса, указанного в Государственном реестре товарных знаков, правила о том, что правообладатель несет риски его недостоверности, предусмотрены пунктом 1 статьи 1232 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что для признания обязательного досудебного порядка разрешения спора соблюденным по общему правилу требуется представление доказательств направления предложения заинтересованного лица в оба адреса.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что дефекты направления предложения заинтересованного лица (в том числе направление предложения только по одному адресу) не могут свидетельствовать о несоблюдении обязательного досудебного порядка разрешения спора при доказанности фактического получения такого предложения по одному из указанных адресов.

В этом случае достигается цель процедуры направления предложения заинтересованного лица: правообладатель узнает о наличии спора и при готовности может его разрешить мирным путем.»

Также особое внимание следует уделять срокам.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. В отношении товарного знака, охраняемого в Российской Федерации в соответствии с международными договорами, трехлетний период исчисляется с даты уведомления об отсутствии оснований для отказа в охране на территории Российской Федерации либо после принятия окончательного решения о предоставлении охраны.

После направления предложения правообладателю необходимо выждать два месяца, и если в течение двух месяцев со дня направления предложения правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, то заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

На подачу искового заявления законодатель отводит тридцать дней.

При исчислении сроков следует быть предельно осмотрительными, поскольку срок неиспользования исчисляется годами, срок после направления предложения исчисляется месяцами, а срок, в течение которого может быть подано исковое заявление, днями.

Если заинтересованное лицо не уложилось в тридцатидневный срок чтобы подать исковое заявление, то всю процедуру с направлением претензионного письма необходимо повторить заново. При этом следует учитывать, что новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Поделиться
Отправить
Линкануть

Автор материала

Александра Пелих

Александра Пелих

Руководитель отдела / Старший юрист / Патентный поверенный