По всей России

Бесплатная консультация

+8 800 700-16-37

 

Возможность заключения договора коммерческой концессии без товарного знака

15 декабря 2018 г.

При обращении наших клиентов с намерением о подготовке проекта договора
коммерческой концессии очень часты случаи, когда потенциальный франчайзер имеет
успешную и «раскрученную» бизнес-модель, однако, или не имеет зарегистрированного
товарного знака вообще, или же только поданную заявку, когда до возможности
получения правовой охраны еще предстоит длительный временной период.
Стоит ли в подобной ситуации отказываться от франчайзинговой модели до
регистрации товарного знака или возможно предусмотреть иные возможные варианты
договорного взаимодействия?
Согласно законодательству, а именно ст. 1027 ГК РФ, по договору коммерческой
концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне
(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в
предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих
правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак
обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты
исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства
(ноу-хау).
Таким образом, обязательным условием заключения договора франчайзинга в
контексте статьи 1027 Гражданского кодекса является наличие у правообладателя
(франчайзера) права на зарегистрированный в установленном порядке товарный знак
(знак обслуживания).
Вместе с тем, очевидно, что в среднем регистрация товарного знака - процедура
длительная, которая может занять до 18 месяцев, поэтому, подчас, не представляется
возможным ждать окончания регистрации и оформлять взаимоотношения сторон в
«классическом» виде. Поэтому, приходится искать иные правовые варианты решения
вопроса по предоставлению права пользования.
По договору коммерческой концессии возможно также использование
коммерческого обозначения, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя
в определенном сторонами объеме.
Поскольку отношения по использованию передаваемых объектов интеллектуальной
собственности являются по своей сути лицензионными, к договору коммерческой
концессии применимы правила о лицензионном договоре, содержащиеся в части IV ГК
РФ.
Обязательная форма договора – письменная. Несоблюдение письменной формы
влечет недействительность договора. Кроме того, предоставление права использования
комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору
коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в Роспатенте. При
несоблюдении данного требования предоставление права использования считается
несостоявшимся.
В данной статье мы не будем касаться вопросов недействительности договора при
отсутствии регистрации, в полном объеме, или в части, если в его предмете есть товарный
знак и обширной судебной практики по рассмотрению данного аспекта, а рассмотрим
варианты иных корректных правовых механизмов, когда договор предполагает простую
письменную форму и не требует регистрации.

Одним из возможных вариантов осуществления сотрудничества является работа по
договору, когда в его предмет входит не товарный знак, а коммерческое обозначение,
которое также лежит в основе поданной заявки на товарный знак. Данный договор, ввиду
отсутствия товарного знака в его предмете, будет являться договором лицензионным,
предоставляющим право пользования в отношении коммерческого обозначения,
коммерческой информации, ноу-хау, объектов авторского права и т.д., данный правовой
механизм даст возможность осуществлять сотрудничество до получения правовой охраны
с возможностью взимания лицензионных платежей. Далее, когда знак будет
зарегистрирован, незначительные корректировки договора позволят беспрепятственно
подать предоставление права пользования по нему на регистрацию.
Также, сотрудничество сторон на данный период возможно в рамках договора
предварительного, когда стороны определяют все существенные условия основного
договора и договариваются о том, что на период отсутствия товарного знака
взаимоотношения будут регулироваться предварительным договором в простой
письменной форме.
Ст. 421 ГК РФ о свободе договора дает возможность осуществлять сотрудничество в
рамках договора смешанного. Например, это может быть дистрибьюторский договор, по
которому Клиент/Приобретатель приобретает товар у Поставщика/Правообладателя с
правом использования при его дальнейшем введении в гражданский оборот
коммерческого обозначения, рекламных материалов и т.д.
Это могут быть договора об оказании консалтинговых услуг, когда
Правообладатель/Исполнитель рассказывает Пользователю/Заказчику как устроены
бизнес-схема, бизнес-процессы, маркетинг, реклама в данной сфере и передает
Пользователю/Заказчику стандарты обслуживания, раскладки товара и т.д. и т.п.
Однако, рекомендовать к заключению смешанные договора, в отношении, в том
числе объектов интеллектуальной собственности, не представляется возможным без
проведения тщательного анализа ситуации, тогда как в противном случае абсолютно
незащищенными могут оказаться права франчайзера.
Таким образом, компания, имеющая рабочую и успешную бизнес-модель и бренд,
ассоциирующийся у потребителей с данной бизнес-моделью, и покупатель, готовый
вложиться в данный бизнес и приобрести франшизу, не ограничены в необходимости
заключения договора коммерческой концессии, а будут иметь возможность найти иную
удобную и корректную, с точки зрения правового обоснования схему их дальнейшего
успешного сотрудничества.

Поделиться
Отправить
Линкануть

Автор материала

Наталья Назарова

Наталья Назарова

Юрист по договорам