По всей России

Бесплатная консультация

+8 800 700-16-37

 

Договора о предоставлении права пользования на основе исключительной и неисключительной лицензии

15 декабря 2018 г.

При заключении сторонами лицензионного договора в отношении товарного знака
или иного объекта интеллектуальной собственности часто встает вопрос о том, какой из 2-
х видов лицензии выбрать - исключительную или неисключительную?
Согласно ст. 1236 ГК РФ:
1. Лицензионный договор может предусматривать:
1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права
выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права
выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
Важным условием, на которое необходимо обращать внимание и которое было
введено Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ, является условие о том, что
«Лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого
результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по
договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено
иное.»
Исключительная лицензия ограничивает право Лицензиара распоряжаться
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности посредством
выдачи последующих добровольных договорных лицензий, которые по своему предмету
(объекту, способу, территории и периоду времени использования результата
интеллектуальной деятельности) полностью или частично совпадают с предметом ранее
выданной исключительной лицензии. В период действия лицензионного договора на
условиях исключительной лицензии Лицензиар не вправе заключать последующие
лицензионные договоры и любые смешанные договоры с элементами лицензионного, если
их условия затрагивают интересы лицензиата, охраняемые договором на условиях
исключительной лицензии.
Напротив, выдача простой (неисключительной) лицензии не влечет никаких
ограничений для Правообладателя в части осуществления и распоряжения
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности. В случае выдачи
простой (неисключительной) лицензии Лицензиар сохраняет за собой право выдавать
лицензии третьим лицам, предмет которых полностью или частично совпадает с
предметом ранее выданных простых (неисключительных) лицензий, в том числе по
критерию объекта, способа, территории и срока использования результата. Лицензиар
также вправе сам осуществлять исключительное право в отношении объекта
интеллектуальной собственности, входящего в предмет лицензионного договора, в том
числе путем его использования теми же способами и на той же территории, что и
Лицензиат.
Согласно п. 2 ст. 1236 ГК РФ, лицензионный договор признается заключенным на
условиях простой (неисключительной) лицензии, если иное не предусмотрено условиями
договора.
Однако, выбрав один из видов лицензии необходимо обратить внимание на
некоторые моменты. В частности, нередки случаи, когда компания – Правообладатель,
являясь нерезидентом, предоставляет российской компании право использовать товарный
знак на основании неисключительной лицензии. Но, по прошествии определенного
периода взаимовыгодного сотрудничества, могут быть выявлены факты нарушения
третьими лицами исключительных прав на товарный знак, и тогда встает вопрос о
необходимости защиты данного исключительного права. В сложившейся ситуации, для
самого Правообладателя осуществлять меры по защите исключительного права крайне

затруднительно и гораздо более целесообразно переложить данные действия «на плечи»
Лицензиата.
Ст. 1254 ГК РФ предусматривает: «Если нарушение третьими лицами
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия,
затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора,
лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами,
предусмотренными ст. ст. 1250 и 1252 настоящего Кодекса».
Лицензиат по договору исключительной лицензии не становится обладателем
исключительного права, однако приобретает право на защиту от нарушителей в
отношении тех объектов, способов и территорий использования, которые предусмотрены
договором. Таким образом, если нарушение третьими лицами исключительного права
затрагивает права такого Лицензиата, он может защищать эти права самостоятельно. В
этих случаях нет необходимости обращаться к Правообладателю; Лицензиат действует
самостоятельно и вне зависимости от действий Правообладателя по защите своего
права.
Также, в практике бывают случаи, когда лицо, предоставляющее право пользования,
выбрав неисключительную лицензию, или, когда ранее заключенная договорная цепочка
предполагает взаимодействие на условиях лицензии/сублицензии/коммерческой
концессии неисключительной, тем не менее, зачастую по просьбе конечного
Пользователя, включает в договор условия, которые противоречат данной форме
договорного сотрудничества. А именно, формулировки, так или иначе, ограничивающие
права Лицензиара, по использованию им самим объекта интеллектуальной собственности
на определенной в договоре Территории или, в той или иной форме, вносящие
ограничения в предоставление права пользования иным Пользователям. Данные
формулировки будут противоречить условиям неисключительной лицензии и при подаче
на регистрацию, после анализа представленного договора, станут причиной запроса со
стороны регистрирующего органа.
Поэтому для возможности осуществления беспрепятственной регистрации
предоставления права пользования по лицензионному договору необходимо обратить
внимание на вышеуказанные основания, как возможные причины затруднений и
временных проволочек в ходе осуществления регистрационного действия.

Поделиться
Отправить
Линкануть

Автор материала

Наталья Назарова

Наталья Назарова

Юрист по договорам