По всей России

Бесплатная консультация

+8 800 700-16-37

 

Хотите защитить товарный знак – исключите риски

8 октября 2018 г.

Начиная вести предпринимательскую деятельность любое лицо задумывается в первую очередь о материальной составляющей своего бизнеса, а именно как вложить средства, какое имущество приобрести для реализации задуманного, как наладить производство. При этом зачастую предприниматели откладывают на потом оформление своих прав на объекты интеллектуальной собственности, которые возникают в результате такой деятельности.

Наладив производство товаров, многое остается позади и зачастую только следующим этапом для предпринимателя является регистрация и получение охранных документов в отношении объектов интеллектуальной собственности. Одним из таких объектов является товарный знак, представляющий собой обозначение, служащее для индивидуализации однородных товаров и услуг хозяйствующих субъектов.

Лицо, получившее исключительное право на товарный знак, вправе использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак, в частности, путем заключения лицензионного договора с заводами, продавцами и иными участниками цепочки – от производителя к потребителю.

При ведении предпринимательской деятельности равно как и при регистрации товарного знака презюмируется добросовестность. Регистрируя свой товарный знак, предприниматель прежде всего преследует цель защитить себя от претензий третьих лиц. Также предприниматель заинтересован в том, чтобы не допустить использование своего обозначения конкурентами.

Как очевидно, с расширением бизнеса увеличиваются объемы производства, территория распространения товара, дистрибьюторская сеть и тем самым увеличивается узнаваемость товарного знака среди потребителей, что в свою очередь приводит к увеличению объема продаж и увеличению выручки. Положительная динамика увеличения продаж и повышения рейтинга товара, маркированного товарным знаком, вызывает желание конкурентов воспользоваться заслуженной репутацией и продвигать свою продукцию с использованием зарегистрированного товарного знака.

В этой ситуации правообладатель вынужден предпринимать шаги по защите своего товарного знака, который сам по себе в отдельно взятых отраслях производства является основополагающим средством для продвижения товара, нежели свойства и характеристики этого товара. Потребитель нередко сталкивается с ситуацией, когда выбор товара определяется благодаря яркой упаковке, а не за счет потребительских свойств этого товара. Так часто случается с товарами, предназначенными для детей, которые выбирают продукты, средства для купания и иные товары только потому, что на их упаковке изображен любимый персонаж книги или мультипликационного фильма.

Нарушение может выражаться в любой форме, начиная с использования тождественного или сходного до степени смешения обозначения для маркировки товара, заканчивая продвижением товара, представляющего собой полный клон товара правообладателя.

Также нередки случаи незаконного использования товарного знака в сети Интернет. Наиболее распространенным является регистрация доменного имени, которое впоследствии используется для адресации сайта сети Интернет, на котором наряду с товарами  правообладателя товарного знака продвигаются товары иных конкурентов, в том числе администратора домена. Регистрация сходного до степени смешения с товарным знаком домена применяется для целей продвижения собственных товаров, используя репутацию и узнаваемость товара правообладателя товарного знака.

К сожалению, существует множество способов незаконного использования товарного знака как в доменных именах, на сайтах, при предложении к продаже товара, в контекстной рекламе в сети Интернет. Для предотвращения «размывания» своего товарного знака и сохранения его репутации как гаранта сохранения бизнеса, правообладатель товарного знака должен его защищать. Но не всегда является очевидным как это сделать, а главное как это сделать правильно, чтобы избежать в будущем предъявления в свой адрес претензий, чтобы исключить эффект бумеранга. В этой связи прежде всего необходимо знать свои права и уметь оценивать риски инициирования каких-либо споров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации «Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.»

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.»

Тем самым, использование товарного знака на однородных товарах, при продвижении товаров, в том числе через Интернет, без согласия правообладателем является незаконным и влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством.

Составы нарушений и ответственность предусмотрена Гражданским кодексом Российской Федерации, наиболее распространенные – запрет использования и взыскание компенсации. А также предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите конкуренции» и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях – введение в заблуждение, создание смешение за счет незаконного использования товарного знака и/иди имитации товара или упаковки.

Так, обращаясь за защитой права, необходимо исключить основные риски.

 

Отказ в удовлетворении требований.

В предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на  товарный знака входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака без разрешения.

Для данной категории спора необходимо собрать доказательства, подтверждающие незаконное использование. Прежде чем определять доказательственную базу, необходимо четко понимать как и где используется обозначение, тождественное / сходное до степени смешения с товарным знаком. В зависимости от использования доказательства могут быть следующими

  • Документы, полученные в результате закупки товара - если товарный знак используется на товаре, который ввозится, предлагается к продаже, продается и иным образом вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также хранится и перевозятся с этой целью
  • Справка об администраторе доменного имени – если товарный знак используется в домене.
  • Нотариально заверенный протокола осмотра сайта – если товарный знак используется в домене и/или на сайте.

Немаловажно правильно определить круг ответчиков и подведомственность спора. Так ответчиком может быть любое лицо в цепочке нарушений – производитель, продавец, поставщик, администратор доменного имени. Если хотя бы одно из этих лиц является физическим лицом, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, то исковое заявление должно быть подано не в арбитражный суд, а в суд общей юрисдикции, что зачастую усложняет процедуру рассмотрения данного спора, поскольку в судах общей юрисдикции споры о защите прав на товарный знак рассматриваются достаточно редко.

Если же правообладателю товарного знака станет известно о том, что используемое конкурентами обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака / промышленного образца, то даже несмотря на очевидное сходство в удовлетворении требований может быть отказано по той причине, что права конкурентов на сходный объект интеллектуальной собственности не оспорены. Данная позиция нашла уже свое подтверждение в судебной практике не только в отношении товарных знаков, но и в отношении технических решений.

 

Снижение размера компенсации.

Следует также уделить особое внимание соблюдению досудебного претензионного порядка. Так если правообладатель товарного знака помимо требования о запрете использования намерен предъявлять материальное требование, в частности, о взыскании компенсации, то за тридцать дней до подачи искового заявления должно быть направлено претензионное письмо. Почтовая квитанция о направлении и копия претензионного письма будут служить доказательством соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

 

Исчерпание прав.

В соответствии со статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации «Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.»

Довод об исчерпании правом ответчик, как правило, заявляет в той ситуации, когда правообладателем товарного знака является иностранная компания, производящая товар за границей и поставляющая товар в Россию для последующей реализации. Следуя букве закона поставки осуществляются по договору, который регулирует взаимоотношения по использованию товарного знака и предусматривает отчисление соответствующего вознаграждения.

Иностранный производитель, осуществляя борьбу с параллельным импортом, зачастую не всегда может быть осведомлен, какой перед ним товар – ввезенный легально или же параллельным импортом. Предъявляя требования к возможному серому импортеру нужно убедиться, что этот товар действительно «серый» и исчерпания прав нет. Обратное может привести к отказу в удовлетворении заявленных требований.

 

Оспаривание права на товарный знак.

Правообладатель товарного знака, обращаясь за его защитой в суд, исходит из принадлежности ему исключительного права, и первое, что может предпринять ответчик, это оспорить право на товарный знак. Законом предусмотрено несколько возможных путей для оспаривания товарного знака и правообладателю прежде чем инициировать судебную тяжбу следует исключить риск признания своего товарного знака недействительным.

 

Признание недействительной правовой охраны товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Гражданского кодекса российской Федерации «Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.»

Условия охраноспособности товарного знака приведены в статье 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае, если правообладателю известно о возможных основаниях, по которым правовая охрана товарного знака может быть признана недействительной, то может быть рекомендовано еще раз «взвесить» все за и против и возможно воздержаться от предъявления требований.

 

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.»

Использование товарного знака является некой обязанностью правообладателя, на котором, в случае подачи иска, лежит бремя доказывания использования. Тем самым фактически использование должно иметь место не реже чем в три года, чтобы исключить риск досрочного прекращения правовой охраны.

Обратиться в суд может заинтересованное лицо, а именно то лицо, которое ведет аналогичную деятельность и имеет намерение использовать сходное обозначение. При обосновании заинтересованности действует принцип однородности товаров, который не распространяется на правообладателя, вынужденного доказывать использование каждого товара / услуги.

 

Признание актом недобросовестной конкуренции приобретение и использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.4 Закона Российской Федерации «О защите конкуренции» «Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее - средства индивидуализации).»

Недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг, составляет только совокупность действий по приобретению и использованию исключительных прав на средство индивидуализации, а не одно из них.

При квалификации действий хозяйствующего субъекта в качестве акта недобросовестной конкуренции подлежат учету и оценке комплекс обстоятельств, которые исследуются и оцениваются исключительно в совокупности и взаимной связи.

Так, антимонопольным органом или судом может быть применена статья 14.4 Закона Российской Федерации «О защите конкуренции» в том случае

  • если лицо, приобретшее товарный знак, на момент регистрации товарного знака знало о наличии третьих лиц-конкурентов, использующих в тот момент или до него регистрируемое обозначение;
  • в настоящее время активно ограничивает права конкурентов на использование такого обозначения;
  • обозначение приобрело известность среди потребителей за счет иных лиц, но не того, кто зарегистрировал товарный знак;
  • заявитель - конкурент (лицо, обратившееся в контрольный орган) существовал и до момента регистрации товарного знака.

Описанные риски являются далеко не исчерпывающими, также есть риск предъявления требования к правообладателю о злоупотреблении правом, которое преднамеренно не озвучено в данной статье, поскольку этому основанию может уделяться отдельное внимание.

Правообладателям товарных знаков может быть рекомендовано при предъявлении требований к предполагаемым нарушителям исключительного права быть предельно осмотрительными и внимательными, по возможности минимизировать риски отказа в удовлетворении заявленных требования или же риска предъявления претензий, зачастую признаваемых обоснованными.

Поделиться
Отправить
Линкануть

Автор материала

Александра Пелих

Александра Пелих

Руководитель отдела / Старший юрист / Патентный поверенный