По всей России

Бесплатная консультация

+8 800 700-16-37

Услуги и ценыО компании

Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и/или на средство индивидуализации путем заключения договора коммерческой концессии

25 ноября 2015 г.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результат интеллектуальной деятельности, средство индивидуализации, распоряжение исключительным правом, договор отчуждения исключительного права, коммерческая концессия, договор франшизы, договор франчайзинга, лицензионный договор.

Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации включают в себя исключительные (имущественные) права, а также, в предусмотренных законом случаях, личные неимущественные и иные права [ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)]. Вопрос передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации на сегодняшний день является одним из наиболее актуальных. 
Российское законодательство закрепляет возможность правообладателя распорядиться принадлежащими ему исключительными правами. Помимо основных «договорных» моделей (договор отчуждения права и лицензионный договор), существуют и иные возможности: например, распоряжение исключительным правом путем заключения договора коммерческой концессии (который также называется договором «франчайзинга»/«франшизы»).

Коммерческой концессии посвящена глава 54 Гражданского кодекса. Во всех аспектах, не предусмотренных специальными нормами главы 54, к порядку заключения и действия договора коммерческой концессии применяются не противоречащие нормы раздела VII ГК о лицензионном договоре, то есть о договоре, в соответствии с которым «…одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.» 
В соответствии со ст. 1027, договор коммерческой концессии – это договор, по которому «…одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)». Договор коммерческой концессии предполагает «…использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг)».

Сторонами по договору могут быть коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Заключение лицензионных соглашений и договоров франчайзинга – мировая практика, и поэтому сторонами в договоре часто являются предприятия различных государств. Существует несколько видов франчайзинговых систем, которые предполагают различные «комбинации» сторон: производителей, оптовых торговцев, розничных торговцев или, например, предприятий обслуживания.

Законодательство предъявляет обязательные требования к форме договора коммерческой концессии: несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность, и такой договор считается ничтожным.

Одной из основных особенностей рассматриваемого договора является следующая: предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору подлежит государственной регистрации в Роспатенте. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Также возможно заключение договора коммерческой субконцессии, сроки действия и действительность которой напрямую зависят от срока действия и действительности договора концессии, лежащего в его основе. Условия договора коммерческой субконцессии должны быть согласованы с правообладателем либо определены в самом договоре концессии. 

Что касается прав сторон, то в обязанности правообладателя входит: обязанность «…передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав»; если договором не предусмотрено иное, то также обеспечить государственную регистрацию предоставления права использования комплекса исключительных прав; оказывать техническое и консультативное содействие пользователю; контролировать качество товаров, работ и услуг, производимых/выполняемых по договору.

Пользователь, со своей стороны, обязан: использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности средство индивидуализации правообладателя указанным в договоре образом; обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых правообладателем; соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем; оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя; не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию; информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.

Обязательным условием договора коммерческой концессии является вознаграждение, выплачиваемое пользователем правообладателю. Статья 1030 ГК РФ содержит примерный перечень форм таких выплат.

Договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены ограничения прав сторон, например, в отношении территории, однако ограничительные условия могут быть признаны недействительными по требованию антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, если эти условия противоречат антимонопольному законодательству.
Таковы требования, предъявляемые законодательством РФ к договору коммерческой концессии. Однако, в большинстве случаев конкретный договор может сильно отличаться от стандартной формы, соответствуя принципам ведения бизнеса, политике правообладателя и другим факторам.

Необходимо помнить, что передавая другому лицу комплекс исключительных прав, правообладатель принимает на себя дополнительную ответственность: так, в соответствии со ст. 1034 ГК, правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров/работ/услуг, продаваемых/выполняемых/оказываемых пользователем по договору коммерческой концессии; по требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем.

Однако, принятие на себя дополнительной ответственности правообладателем «окупается»: он получает значительную дополнительную выгоду от законного использования другими лицами его товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности. Договор концессии – одна из «форм завоевания» национальных рынков иностранным правообладателем, которая позволяет ему избежать открытия представительств, филиалов, регистрации новых юридических лиц – следовательно, дополнительных расходов – но при этом сохранить контроль над использованием принадлежащих ему объектов интеллектуальной собственности. 

Пользователю также выгодны такие договоры: они избавляют его от сложностей выхода на рынок «никому не известной компании», позволяют моментально привлечь потребителей, уже знакомых с брендом правообладателя, снизить риски, получать техническую и организационную поддержку правообладателя и многое другое. 

В крупнейших компаниях мира договоры коммерческой концессии заключаются в соответствии с  хорошо организованной и отлаженной бизнес-моделью, все аспекты которой давно, многократно и тщательно отработаны. Однако, в целом, необходимо отметить, что грамотная подготовка договора коммерческой концессии и регистрация перехода прав является достаточно сложной процедурой, требующей специальных познаний и опыта. В силу отсутствия такой теоретической и практической «базы» отношения между субъектами предпринимательской деятельности, которые по своему содержанию являются коммерческой концессией, часто оформляются совокупностью отдельных, более «простых» договоров (лицензионным, договором отчуждения, агентским и др.). Поэтому для успешного заключения и действия такого сложного договора, как коммерческая концессия, рекомендуется обращаться к специалистам в сфере интеллектуальной собственности

 

Поделиться
Отправить
Линкануть

Автор материала

Наталья Назарова

Наталья Назарова

Юрист по договорам