Злоупотребление правом на подачу иска о защите исключительного права в практике Суда по интеллектуальным правам

В соответствии со ст. 10 ГК РФ злоупотребление правом - заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав – не допускается; при этом Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что при отсутствии конкретных запретов в законодательстве критерием оценки правомерности поведения  могут служить нормы, закрепляющие общие принципы гражданского права.

Если такое злоупотребление устанавливается при обращении в суд за защитой права, то согласно п. 2 ст. 10 ГК РФ это является основанием для отказа в иске (судебная практика исходит из того, что поведение может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления стороны, но и по инициативе суда).

В развитие этого положения Пленум ВС РФ указывает, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если исходя из конкретных обстоятельств действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Категория злоупотребления является комплексной и непростой для оценки, в связи с чем нередко становится основанием для направления дел на новое рассмотрение.

Например, кассационная инстанция может обратить внимание на то, что какие-либо обстоятельства потенциально могут признаваться злоупотреблением со стороны истца, в то время как суды не провели полноценный анализ.

Так, в деле N С01-426/2021 правообладатель товарного знака N 559404 выявил ввод в оборот товара, незаконно маркированного его обозначением, обратился за защитой исключительного права и получил ее; при этом, несмотря на довод ответчиков о том, что указанное нарушение уже было рассмотрено в рамках другого дела (с решением в пользу истца), апелляционный суд указал, что предъявление множественных исков не является злоупотреблением правом, поскольку исковые требования направлены на восстановление имущественной сферы истца, нарушенной в результате незаконного использования его средства индивидуализации. 

Однако Суд по интеллектуальным правам отметил, что, хотя в рамках более раннего дела формально рассматривалось нарушение права на иной объект (не товарный знак как средство индивидуализации, а произведение, которое составляет этот товарный знак), это является основанием для оценки довода об искусственном "дроблении" исков с целью максимизации суммарного размера компенсации.

Однако множественность исков не обязательно повлечет вывод о злоупотреблении – если она обоснована. Например, взыскание компенсации в рамках иного судебного дела за производство одной  и той же контрафактной продукции, но с другого ответчика, само по себе не может являться основанием для признания действий по обращению с иском злоупотреблением.

В качестве основания для пересмотра дела возможны и процессуальные нарушения – например, суд, применяя по собственной инициативе нормы о злоупотреблении правом, не выносил на обсуждение сторон обстоятельства, свидетельствующие об этом, не предоставил истцу возможность представить пояснения, не указал конкретные доказательства. 

Или, в другом деле, основанием для направления дела на новое рассмотрение послужило игнорирование судами довода о злоупотреблении правом истцом, который обратился в суд спустя годы после обнаружения нарушения его авторских прав, а также постоянно увеличивал заявленное количество объектов, права на которые нарушены (в итоге потребовав в совокупности более 6 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав сразу на примерно 200 фотографий); более того, он не требовал прекращения нарушения.

В каких же случаях было установлено злоупотребление правом со стороны истцов-правообладателей?

Самой распространенной причиной отказа в исках о защите исключительного права в связи со злоупотреблением является неиспользование правообладателями своих товарных знаков. Это корреспондирует позиции о том, что из системного толкования норм ст.ст. 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

В качестве примера можно привести дело, в котором ИП-правообладатель товарных знаков "" N 307006 и N 616102 был признан недобросовестным в том числе из-за того, что до подачи иска товарные знаки не использовались ни правообладателем, ни лицензиатами, а значит, «они приобретались с целью установления запрета иным пользователям или взыскания с них компенсации, что не может быть признано правомерным и добросовестным интересом, соответствующим честным обычаям в промышленных и торговых делах».

При этом на практике ссылки ответчика только на неиспользование истцом товарного знака не достаточно, ведь кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем суд должен также учесть цель регистрации, реальное намерение правообладателя использовать знак, причины неиспользования. 

Пленум ВС РФ также указывает, что неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Наряду с неиспользованием товарного знака возможны и другие основания для признания подачи иска злоупотреблением.

Например, в деле N С01-1182/2021 правообладателю товарных знаков "" "" N 651808 и N 651793 из-за злоупотребления правом было отказано в иске против ООО «Сыроварня Дольчелатте», обладавшего исключительным правом на фирменное наименование с даты, следующей после даты приоритета знаков, но предшествующей их регистрации. Помимо аргумента о неиспользовании товарного знака истцом суд также отметил, что основным видом деятельности ответчика является производство сыра и сырной продукции, реализуемой под торговой маркой DolceLatte, которая является известной потребителям.

Наличие у истца многочисленных товарных знаков, имеющих в составе распространенные словесные обозначения, тоже может свидетельствовать о злоупотреблении правом, как в деле N С01-73/2021, в котором были признана злоупотреблением подача иска ИП, приобретшего исключительное право на товарный знак у «аккумулятора» товарных знаков (зарегистрировавшего на себя за 1 год более десяти товарных знаков) – сам же ИП обладал более чем сотней товарных знаков. А в деле N С01-305/2021 среди многих знаков истец обладал, в частности, товарными знаками с такими известными обозначениями  PIONEER, «Миллион мелочей» и т.д. В этом же деле суд подчеркнул также и то, что правообладатель является истцом по ряду дел, связанных с оспариванием прав на объекты интеллектуальной собственности либо с взысканием компенсации за незаконное использование товарных знаков, более того, представитель истца сам являлся истцом более чем в 50 аналогичных арбитражных делах за последние три года.

Злоупотреблением может признаваться и искусственное увеличение объема нарушения. Например, если истец дополнительно к контрольной закупке 21 единиц контрафакта заказал еще 5000 товаров с незаконной маркировкой. Суды отметили, что действия истца носили явно избыточный характер, с очевидностью не обусловленный достижением разумных процессуальных целей, и взыскали компенсацию без учета дополнительной партии. 

Необычным представляется дело N С01-156/2021 - при признании подачи иска злоупотреблением правом суд сослался на то, товарный знак истца является незаконной репродукцией объекта культурной ценности - кулона Молота Тора, входящего в коллекцию Государственного исторического музея Швеции, что подтверждается решением Роспатента. Суд подчеркнул, что правовая охрана знака оставлена в силе лишь по случайности – из-за подачи возражения в Роспатент ненадлежащим заявителем.

Параллельный процесс по оспариванию правовой охраны стал основанием для отказа в иске и в деле N С01-1716/2020 - на момент подачи иска правообладателю было известно, что Роспатентом будет рассматриваться аннулирование его товарных знаков, что является пренебрежением принципом процессуальной экономии.

В деле N С01-607/2021 подача иска признана недобросовестной из-за навязывания ответчику такого договорного условия, которое подразумевает необходимость использования товарного знака: ответчик-покупатель продукции обязан был использовать в рекламе товарный знак, в защиту права на который и был подан иск.

Другая договорная особенность послужила основанием для отказа в иске в деле N С01-1029/2021 - правообладатель серии товарных знаков предоставил ответчику право использования только некоторых из них и предъявил к нему иск о защите исключительного права на «непереданный» знак. Суд сделал вывод о том, что непередача права использования знака обусловлена возможностью сохранения за собой права предъявления к исков о взыскании компенсации.

Также нельзя не отметить, что какая-либо совместная деятельность с вовлечением товарного знака, право на который защищается, может служить причиной для анализа вопроса злоупотребления правом.

Например, если истец и ответчик длительный период осуществляли совместную деятельность, при этом истец не препятствовал ответчику развивать сеть магазинов под знаком и открывать новые торговые точки.

Или если правообладатель товарного знака и третье лицо отвечают критериям взаимозависимости (аффилированности) из-за наличия корпоративной связи, общности их экономических интересов и осуществления взаимосвязанной деятельности в гражданском обороте, а третье лицо намеренно заказало у ответчика производство продукции с товарным знаком истца, как в деле N С01-188/2021 . 

Суд указал, что третье лицо фактически действовало с согласия и под контролем правообладателя товарного знака – истца, поэтому обращение правообладателя за судебной защитой в отсутствие фактического нарушения прав является злоупотреблением правом.