Зачем заключать соглашение между авторами и патентообладателями перед регистрацией патента?

Раскрытие проблемы

Зачастую к патентным поверенным обращаются обманутые клиенты, которые обнаруживают спустя время, что среди прочих в соавторах к их разработке указаны малознакомые им лица, не имеющие никакого отношения к запатентованному решению. Или работодатель после увольнения или ухода сотрудника на пенсию прекращает выплачивать ему вознаграждение, которое ранее платил регулярно, а директор компании указывает себя автором и заявителем служебного изобретения, и, уходя в другую компанию, забирает исключительные права на производимую продукцию с собой, и так далее.

Как правило, все проблемы в данном случае связаны с неграмотным подходом, самостоятельной регистрацией без привлечения патентных поверенных и отсутствием предварительно заключенных соглашений между всеми участниками разработки РИД, которые создавали продукт/технологию/изделие, испытывали, спонсировали, предоставляли техническую поддержку и т.д.

Различия между авторским и исключительным правом. Кому какое право принадлежит?

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Таким образом, физическое лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное. Автор может быть один или несколько, если каждый из них внес свой творческий вклад в разработку.

Правообладателем признается физическое или юридическое лицо, или группа лиц, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, которые вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Автоматически право на получение патента принадлежит автору, и может быть передано другому лицу на основании договора об уступке прав на получение патента. Однако, многие ничего не подписывают, а просто договариваются в устном порядке о том, что тот, кто придумал, указывается автором, а тот, кто предоставил возможность для проверки осуществления решения, оказал финансовую и техническую поддержку, и, например, планирует производить и коммерциализировать решение – заявитель, и впоследствии при получении положительного решения о выдаче патента – правообладатель.

Однако патент в судебном порядке может быть признан недействительным, если будет доказано, что при выдаче патента указанное в нем в качестве автора или патентообладателя лицо, не является таковым, либо в патенте в качестве автора или патентообладателя не указано лицо, являющееся таковым.

Рекомендации

Перед заполнением заявления на регистрацию патента следует быть внимательными в корректном указании лиц, относящихся как к авторам, так и к заявителям, в том числе, если регистрацией занимается доверенное лицо, например, патентный поверенный. Зачастую подающие заявку на регистрацию патента не проверяют, были ли установлены между авторами и заявителями предварительные договоренности, при этом информируют доверителя о том, что все отношения с авторами должны быть надлежащим образом оформлены и урегулированы, в том числе и в части выплаты авторского вознаграждения, и о том, что не оформленные надлежащим образом отношения доверителя с авторами могут привести к аннулированию патента.

Таким образом, необходимо в обязательном порядке заранее обговорить условия, порядок дальнейшего взаимодействия, заключив соответствующий договор между всеми причастными. Такой договор следует заключать не только между авторами и заявителями, но и в случае привлечения проектировщиков, it-специалистов, испытательных заводов / исследовательских лабораторий и т.п. организаций, между заявителями и спонсорами / инвесторами, между соавторами и созаявителями, если они не предполагают между собой равные права (в случае авторов, к примеру, на равное авторское вознаграждение, так как вклад был непропорциональным).

Если в заявлении будет указано несколько заявителей, то по факту получения патента все они будут в равных долях выступать патентообладателями, если договором не предусмотрено иное. Таким образом распоряжаться исключительным правом они должны совместно, и здесь понимаются не только действия по заключению договоров в отношении исключительного права, но и действия, определяющие дальнейшую судьбу исключительного права: заявления о продлении срока действия патента или о досрочном прекращении срока действия патента.

В связи с вышесказанным урегулирование взаимоотношений «на берегу» позволяет избегать случаев злоупотребления правом со стороны одного из патентообладателей.

Поэтому только заключение соглашения между правообладателями может изменить требования к порядку осуществления всеми правообладателями принадлежащего им исключительного права, например, один из которых может быть добровольно ограничен в части своих прав.

В ситуации, когда разработчик по техническому заданию обращается в организацию, которая спроектирует (например, доведет до реального варианта реализации) решение в опытный образец, возможно защититься договором авторского заказа.

Поскольку законодательство охраняет личные неимущественные права автора на имя, право авторства и право на неприкосновенность, в договоре авторского заказа необходимо решить вопрос о порядке их реализации. Автор обязуется создать и передать заказчику полностью или в определенной в задании заказчика части с одновременным отчуждением заказчику исключительного права на такой продукт в полном объеме, а заказчик обязуется принять продукт и исключительное право на него и оплатить заказ.

При этом автор соглашается на: использование созданного им продукта заказчиком без указания имени автора при каждом таком использовании, использование созданного им продукта под любым названием, которое сочтет нужным применить заказчик, внесение любых других изменений в созданное им продукт.

В ситуации, когда сотрудник изобрел техническое решение или разработал, например, дизайн в связи с выполнением своих трудовых обязанностей (по трудовому договору) или конкретного задания работодателя (приказу), то такое решение уже считается служебным.

В этом случае именно сотрудник будет обладать правом авторства на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, и именно он должен быть указан в заявлении.

Исключительное же право на служебное решение и право на получение патента принадлежат в первую очередь работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

В случае отсутствия договора работник может претендовать только на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем также определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.

Вознаграждение выплачивается до окончания срока действия патента, поэтому в случае, если работодатель решит досрочно прекратить действие патента, он обязан уведомить об этом работника, являющегося автором, так как она вправе потребовать передать ему патент на безвозмездной основе.

Таким образом, рекомендуем урегулировать все возникающие вопросы до подачи заявки на патент путем подписания соответствующих соглашений между сторонами, принимающими участие в разработке технического или дизайнерского решения и последующей его реализации, а еще лучше – обратиться к хорошо зарекомендовавшим себя в данном вопросе юристам.