Является ли упоминание товарного знака на сайте нарушением?

Как известно, не допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя. Если такое использование осуществляется в отсутствие соответствующего разрешения, то оно может быть признано нарушением исключительного права и влечет ответственность, установленную законом.

Стоит отметить, что к средствам индивидуализации относятся товарные знаки и знаки обслуживания. Товарный знак является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а знак обслуживания индивидуализирует работы или оказываемые ими услуги. Далее по тексту статьи для простоты понимания я предлагаю оперировать термином товарный знак.

Так вот, часто в сети «Интернет» на различных информационных ресурсах, развлекательных и познавательных сайтах мы можем встретить упоминание различных известных и не очень товарных знаков. В этой связи возникают вопросы: «Является ли упоминание товарного знака на сайте нарушением? Нужно ли лицу, желающему разместить в своем посте в Инстаграм или упомянуть в своем видеоролике чужой товарный знак, спрашивать на такое использование разрешения правообладателя?».

Для того, чтобы разобраться в этих вопросах предлагаю для начала выяснить, что же с точки зрения закона признается нарушением исключительного права на товарный знак, а для этого в первую очередь необходимо понять, что охватывается понятием исключительное право на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как мы видим, в подпункте 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ законодатель отнес размещение товарного знака в сети «Интернет» к одному из правомочий в составе исключительного права на товарный знак.

При этом, если исходить из общей нормы, изложенной в Кодексе, касающейся порядка распоряжения исключительным правом, то в силу абзаца 2 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Получается, что в любом случае, когда хочешь где-то упомянуть чужой товарный знак, нужно спрашивать разрешения правообладателя или рискуешь быть привлеченным к ответственности?

На самом деле все немного не так как кажется на первый взгляд и вот почему.

В силу пункта 3 статьи 1484 Кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно достаточно обширной судебной практике, касающейся рассмотрения споров, связанных с защитой прав на товарные знаки, в предмет доказывания по такой категории споров входят:

• факт принадлежности истцу указанного права и
• факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, ключевым в этом вопросе является не само по себе упоминание товарного знака, а использование его одним из способов, охватываемых исключительным правом на товарный знак, для индивидуализации товаров или услуг, однородных товарам или услугам, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован.

В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Аналогичный правовой подход нашел свое отражение в пункте 157 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10).

Исходя из анализа указанных норм права, следует вывод, что использование обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, может быть признано использованием в информационных целях и не является нарушением прав на товарный знак при соблюдении следующих условий:

1. такое обозначение используется не для целей индивидуализации конкретного товара или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ);
2. в словарном значении;
3. в письменных публикациях или устной речи;
4. не создает вероятность смешения, и как следствие, не вводит потребителей в заблуждение относительно субъектов предпринимательской деятельности, их товаров и услуг, а также экономической связи между этими субъектами.

Стоит отметить, что аналогичный правовой подход изложен в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу № А33-25467/2016 и от 29.01.2020 по делу № А40-31460/2019.

Таким образом, отвечая на вопрос, поставленный в теме настоящей статьи, «является ли упоминание товарного знака на сайте нарушением?», ответ будет, такой: простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны чужого товарного знака, в том числе и на сайте в сети «Интернет», само по себе не является использованием этого знака в ситуации, когда это словесное обозначение имеет смысловую нагрузку, используется в своем прямом словарном значении и безотносительно товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован, в связи с чем спрашивать разрешения у правообладателя на использование товарного знака, чтобы упомянуть его в посте в социальной сети, не нужно.

P.S. Конечно, если этот пост не рекламный, в котором автор поста продвигает китайские реплики на известные бренды.

Впервые опубликовано в Trademark Lawyer Magazine.