Возражения экспертизы по китайским патентным заявкам: анализ и практические рекомендации

Сегодня Китай занимает 1 место в мире по количеству действующих патентов на изобретения, и все большее количество китайских компаний подают заявки на патенты в РФ, что свидетельствует о росте инновационной деятельности и динамичном развитии китайского бизнеса в России.

Рост количества подаваемых заявок на изобретения и полезные модель в РФ китайскими заявителями наблюдается в основном в различных областях цифровых технологий, таких как управление информационными и компьютерными технологиями с применением искусственного интеллекта.

В настоящей статье мы рассмотрим наиболее распространённые возражения, с которыми сталкиваются китайские заявители при переходе на национальную фазу в РФ (с международными заявками по процедуре PCT или заявками с конвенционным приоритетом), а также приведем рекомендации по их преодолению.

Формальные замечания

• Заявка на изобретение не проходит проверку на множественную зависимость

В Китае, как и в РФ, множественный зависимый пункт не может служить основой для другого множественного зависимого пункта. Иными словами, нельзя строить «многоуровневые» множественно-зависимые ссылки (no multiple‑of‑multiple). Также недопустимо создание формулировок, приводящих к неясности объёма (неопределённость при комбинировании признаков). Однако, зависимый пункт может ссылаться сразу на два независимых пункта через альтернативу (союз «или»), что недопустимо в РФ.

Рекомендация: Балансировать между компактностью и ясностью; выделять ключевые комбинации признаков отдельными пунктами; проверять отсутствие логических противоречий между пунктами; избегать ссылок на несколько независимых пунктов через альтернативу. Переписать множественно-зависимые пункты как серию отдельных пунктов, каждый из которых ссылается на один независимый пункт.

• Заявка не соответствует требованию единства изобретения

В Китае каждая заявка должна относиться только к одному изобретению или полезной модели. Однако допускается группа изобретений или полезных моделей, если они связаны единым изобретательским замыслом. В РФ для полезной модели несколько независимых пунктов не приемлемо вообще. В отношении группы изобретений в РФ требование единства считается выполненным только в случае, если все изобретения характеризуются хотя бы одним общим особым техническим признаком. Под особым техническим признаком подразумевается характеристика изобретения, которая вносит вклад в уровень техники, т.е. не была известна из ранее опубликованных источников информации.

Рекомендация: Выделить из описания общий особый технический признак для всей группы изобретений и скорректировать формулу перед подачей в РФ. Если общие особые технические признаки отсутствуют, то выбрать одно изобретение для дальнейшей экспертизы (основное); При желании заявителя, подать выделенные заявки (divisional applications) для остальных изобретений.

• В первоначальную заявку внесены изменения или добавлены чертежи, выходящие за рамки по существу

Проблема возникает в результате желания устранить ошибки или неясности, привнести дополнительные варианты осуществления и модификации, не учтенные в первоначальных материалах.

Рекомендация: Вносить исправления и дополнения строго только в части устранения технических ошибок. Не допускать включение новых чертежей, примеров, не дополнять описание новыми аспектами в отношении ранее заявленного технического решения.

• Процедурные нарушения, связанные, например, с пропуском 31-месячного срока входа в национальную фазу РФ по процедуре PCT или несвоевременная подаче перевода.

Иностранные заявители не всегда знакомы с особенностями и сроками процедуры в России.

Рекомендация: Вести календарь сроков, контролировать подачу перевода и оплату пошлин, чтобы не допустить пропусков.

Замечания по существу

• Непатентоспособный объект

Одно из частых возражений связано с тем, что заявляемое решение не признаётся изобретением по смыслу статьи 1350 Гражданского кодекса РФ. Речь идёт, например, о бизнес-методах, методах представления информации или программах для ЭВМ как таковых. Причина состоит в том, что формулировки, используемые в Китае, не всегда подчёркивают технический характер решения, как этого требует российская практика.

Рекомендация: при подготовке материалов заявки нужно чётко обозначать технический результат и технический характер изобретения, избегая описания решения как бизнес-метода или простого алгоритма без привязки к техническим средствам.

• Отсутствие новизны

Роспатент может сделать вывод, что заявленное решение уже известно из уровня техники и не является новым. При переводе и адаптации заявки могут возникнуть неточности, неясность признаков, различная профессиональная терминология, применяемая к патентуемому объекту и его элементам, а также могут существовать источники уровня техники, актуальные именно для РФ (не выявленные при экспертизе в Китае).

Рекомендация: перед подачей заявки провести дополнительный поиск уровня техники с учётом российских реалий и ясно обозначить отличия заявленного решения от известных аналогов.

• Отсутствие изобретательского уровня

Ещё одно распространённое возражение, если заявленное решение считается очевидным для специалиста в данной области и может быть создано, исходя из сведений, раскрытых в комбинации двух и более источников информации, известных до даты подачи заявки, с достижением аналогичного технического результата.

Критерии оценки изобретательского уровня в КНР и РФ различаются, и при адаптации заявки китайские заявители не всегда подчёркивают и подтверждают экспериментальными данными технический результат (в РФ технический результат не относится к техническому, если он обусловлен только смысловым содержанием информации или нетехническими свойствами, например, эстетическими или экономическими, относится только к удобству пользователя).

Рекомендация: в описании необходимо детально раскрывать технический результат, желательно, чтобы он был подкреплен в описании какими-либо техническими показателями (в ед. изм.), а также раскрывать отличительные признаки изобретения и показывать, почему решение не является очевидным.

• Отсутствие промышленной применимости

Роспатент может указать, что заявленное изобретение нельзя применить в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении или других областях, если в заявке отсутствуют конкретные примеры реализации, подтверждающие возможность практического применения в условиях РФ.

Рекомендация: добавить примеры и описания способов использования решения, демонстрирующие его реализуемость и промышленную применимость. Дополнительные примеры предоставляются в ответ на запрос экспертизы, приобщаются к материалам заявки, но не будут опубликованы при принятии решения о выдаче патента.

• Недостаточность раскрытия изобретения

Возражение возникает, когда описание заявки не позволяет специалисту воспроизвести изобретение в том объеме притязаний, которое заявлено в формуле изобретения. В частности, примеры отсутствуют вовсе, или при переводе с китайского или английского языка на русский теряются технические детали или упрощаются описания.

Рекомендация: тщательно проверить качество перевода, убедиться, что описание и чертежи содержат всю необходимую информацию для практической реализации решения.

• Неправомерное расширение раскрытия (формула не основана на описании)

Роспатент может указать, что в процессе адаптации текста были добавлены новые признаки, отсутствующие в первоначальной заявке, что нарушает требование сохранения содержания; либо признаки переведены более широкими понятиями, под которые попадает большее число вариантов осуществления изобретения, чем это заявлено в первоначальных материалах заявки.

При переводе или адаптации заявители иногда пытаются уточнить формулировки, вводя новые элементы, не раскрытые в оригинале, или некорректно переводят изначально применяемые термины.

Рекомендация: при подготовке к национальной фазе строго сохранять исходное содержание заявки и не добавлять новых признаков, следить за точностью перевода.

Общие советы

Таким образом, подводя итоги вышеприведенным замечаниям экспертизы, с которыми сталкиваются китайские заявители на национальной фазе в РФ, приведем советы, которые могут быть полезны перед подачей заявки в патентное ведомство:

1. Проверить формулу изобретения на наличие множественной зависимости и скорректировать согласно требованиям в РФ.
2. Перед подачей заявки скорректировать формулу в соответствии с требованиями к единству изобретения, в крайнем случае оставить только один (два) основной пункт, подать выделенные заявки на оставшиеся пункты.
3. Особое внимание уделять качеству перевода описания и формулы изобретения. Перевод не должен вносить неясность или расширять объем притязаний.
4. Следить за сроками (31 месяц для входа в РФ по PCT, 3 года для подачи на экспертизу, 2 месяца на досылку перевода).
5. Не расширять раскрытие при адаптации перевода, не вносить дополнительные сведения, новые чертежи.
6. Проводить дополнительный анализ уровня техники, применимого к РФ.

Кроме того, при ответах на запросы необходимо направлять дополнительные примеры реализации для подтверждения промышленной применимости и экспериментальные данные для подтверждения возможности достижения технического результата.

Несмотря на то, что системы патентования в России и Китае схожи по основным критериям, все же они различаются по процедурам, формулировкам и практике применения норм, поэтому при подаче заявки лучше привлекать российского патентного поверенного, знакомого с практикой Роспатента.