Возможна ли выдача патентов на идентичные полезную модель и изобретение одним и тем же заявителем?

В практике патентных поверенных существует стратегия: рекомендовать заявителю одновременную подачу заявок на идентичные по тексту описания и формулы полезную модель и изобретение. Такая тактика зачастую связана с отсутствием понимания у заявителя, соответствует ли его решение всем необходимым условиям патентоспособности, и при этом он отказывается от проведения предварительного международного патентно-информационного поиска, по результатам которого патентный поверенный мог бы оценить «качество» предложенного технического решения, то, каким условиям патентоспособности оно соответствует (только «новизне» или и новизне, и «изобретательскому уровню»), и дать соответствующие рекомендации по подаче заявки.

Однако, стоит отметить, что данная стратегия применима только в случае необходимости экономии времени заявителя, и только в отношении таких технических решений, которые относятся к устройству, что продиктовано п. 1 ст. 1351 ГК РФ.  

При несовпадении дат приоритета по заявкам на идентичные изобретение и полезную модель, а именно, когда заявки поданы в разные дни, последствием для более поздней заявки, в случае выдачи патента по более ранней, будет несоответствие условию патентоспособности «новизна» ввиду наличия запатентованного изобретения (или полезной модели) с тождественной формулой и более ранней датой приоритета.

Так как для изобретений установлены более строгие условия патентоспособности, увеличенные сроки и более сложные процедуры рассмотрения заявки, то, как правило, получить патент на полезную модель заявителю намного легче и быстрее. Поэтому в ходе делопроизводства в случае отсутствия запросов экспертизы заявки по существу на полезную модель решение о выдаче патента заявитель получит раньше.

Согласно российскому законодательству, «двойное патентование» недопустимо, и в случае, когда заявки на идентичные изобретение и полезную модель имеют одинаковый приоритет, т.е. поданы в один и тот же день, выдача сразу двух патентов не должна быть осуществлена в соответствии с п. 2 статьи 1383 ГК РФ. Согласно этому пункту, при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в Роспатент заявления о прекращении действия этого патента.

В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 1394 ГК РФ. Сведения о выдаче патента на изобретение или полезную модель и сведения о прекращении действия ранее выданного патента публикуются одновременно.

Таким образом, когда выявлены идентичные изобретение и полезная модель по заявкам одного и того же заявителя с одним и тем же приоритетом, становится возможной выдача патента по одной из заявок, с большей долей вероятности, это будет заявка на полезную модель, до завершения рассмотрения другой заявки - на изобретение. В этом случае выдача патента по второй заявке возможна только при условии прекращения действия уже выданного патента по заявлению его патентообладателя.

Рассмотренная стратегия создает возможность для быстрого приобретения правовой охраны технического решения. Сначала заявитель получает защиту технического решения в форме патента на полезную модель, обеспечивая ее непрерывность перехода к охране в форме патента на изобретение после установления патентоспособности изобретения и прекращения действия патента на полезную модель.

Но с целью соблюдения норм законодательства заявителю необходимо дождаться решения из Ведомства по идентичному изобретению. Если оно положительное, то необходимо направить заявление о прекращении действия полученного ранее патента на идентичную полезную модель.

Однако, стоит отметить, что заявителем разных заявок на идентичное изобретение и полезную модель, если им является одно и то же лицо, решение о том, по какой заявке следует выдавать патент, принимается по его выбору. Но выбор в данном случае очевиден, патент на изобретение в отличие от патента на полезную модель действует 20, а не 10 лет. При установлении факта нарушения исключительных прав в случае запатентованного изобретения - изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. В случае запатентованной модели - полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (п.3 статьи 1358 ГК РФ).

Таким образом, для установления факта использования изобретения по патенту, нужно провести сравнительный анализ независимого пункта 1 формулы изобретения и технических признаков спорного объекта и относящейся к нему технической документации и не только выявить их наличие или отсутствие, но и проанализировать и дать оценку заменяющих признаков на эквивалентность.

Отсюда следует, что защита патента на полезную модель слабее, чем патента на изобретение. Законодателем установлен 12-месячный срок, в течение которого заявитель долен сообщить о своем выборе. При этом в случае нарушения указанного требования существует санкция - признание обеих заявок отозванными, если в указанный срок не поступит сообщение.

Хотя на практике эта санкция не всегда работает, встречаются случаи нахождения патентными поверенными в реестрах сразу двух действующих патентов и на изобретение, и на полезную модель на одно и то же техническое решение одного и того же патентообладателя. В таких случаях, один из действующих патентов может быть признан недействительным в результате его оспаривания заинтересованным лицом.

В связи с вышесказанным целесообразность одновременной подачи идентичных заявок на полезную модель и изобретение имеет смысл только с точки зрения обеспечения правовой охраны результата интеллектуальной деятельности на период от даты публикации патента на полезную модель до даты публикации патента на изобретение.