Выбор цветового исполнения товарного знака

Согласно пункту 2 статьи 1482 ГК РФ, «Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании». Такой подход позволяет заявителю придумать оригинальное исполнение товарного знака. В данной статье будут рассмотрены аспекты выбора цветового исполнения товарного знака с точки зрения регистрации и дальнейшего использования.

Как следует из пункта 1 статьи 1482 ГК РФ, «В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации». Наиболее часто регистрируемыми являются словесные, комбинированные и изобразительные товарные знаки, среди которых вопрос выбора цветового исполнения целесообразно рассмотреть на примере комбинированного и изобразительного знака.

Комбинированный товарный знак представляет собой обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элемента. Если товарный знак выполнен цветным шрифтом, но изобразительные элементы в нем отсутствуют, его принято считать комбинированным, поскольку цвет шрифта является дополнительной отличительной характеристикой знака.

Изобразительный товарный знак не содержит словесных элементов, то есть представляет изобразительный элемент или композицию изобразительных элементов.

При выборе обозначения для регистрации и дальнейшего использования заявитель часто задается следующими вопросами, на которые мы постараемся ответить в данной статье:

• Будут ли охраняться все цветовые сочетания, если заявка будет подана на черно-белое обозначение?
• Какое цветовое сочетание лучше зарегистрировать в первую очередь?
• Можно ли указать в заявке одновременно идентичные словесные элементы в кириллице и латинице (транслитерацию)?
• Будет ли экспертиза отказывать в регистрации третьим лицам, которые подали заявку на тождественное/сходное до степени смешения обозначение в тех же классах, но в другом цветовом исполнении?
• Необходимо ли регистрировать обновленный вариант знака, если спустя время произошел ребрендинг?

В первую очередь важно отметить, что мы всегда рекомендуем регистрировать товарный знак, как он используется/планируется использоваться. Такой подход обусловлен следующим. В соответствии со ст. 1486 ГК РФ по истечении 3 лет с даты регистрации заинтересованные третьи лица могут пытаться аннулировать товарный знак в Суде в связи с неиспользованием. В этом случае правообладатель товарного знака должен предоставить доказательства использования знака в том виде как он зарегистрирован.

Однако следует учитывать следующее.

Как указано в пункте 164 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака - остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, - является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

Будут ли охраняться все цветовые сочетания, если заявка будет подана на черно-белое обозначение?

К сожалению, нет, черно-белое цветовое сочетание не охраняет все цвета. Если Ваше обозначение планируется использоваться в нескольких цветовых сочетаниях: на упаковке, в рекламе, на вывеске, в документах, в сети Интернет – везде по-разному, то желательно регистрировать все цветовые сочетания. Безусловно, подача нескольких заявок удорожит процедуру, однако в случае успешной регистрации Вы будете понимать, что Ваш товарный знак охраняется полноценно, а использование всех зарегистрированных цветовых исполнений правомерно.

Какое цветовое сочетание лучше зарегистрировать в первую очередь?

Бывают ситуации, когда на начальном этапе нет понимания, насколько гладко пройдет процедура регистрации, в связи с чем, тратить финансовые средства на подачу большого количества заявок избыточно. В такой ситуации можно подать одну заявку, выбрав приоритетный, наиболее используемый вариант знака, и посмотреть, каким будет результат экспертизы. Если первый вариант знака успешно пройдет регистрацию, можно задуматься о подаче дополнительных заявок в иных цветовых исполнениях.

Можно ли указать в заявке одновременно идентичные словесные элементы в кириллице и латинице (транслитерацию)?

Данный вопрос касается таких знаков, в которых содержатся словесные элементы, например, в подобном исполнении «». Прямого запрета на регистрацию подобных знаков Роспатент не дает. Многие заявители, желая сэкономить финансовые ресурсы, подают такого рода заявки. Однако они не учитывают вопрос дальнейшего использования такого знака. Ситуация, когда знак будет использоваться в таком двойном сочетании, скорее всего, очень редка. Для такого знака доказательства использования должны быть представлены именно в том виде, как он зарегистрирован, однако обычно использование происходит на латинице и кириллице отдельно.

Будет ли экспертиза отказывать в регистрации третьим лицам, которые подали заявку на тождественное/сходное до степени смешения обозначение в тех же классах, но в другом цветовом исполнении?

При проведении экспертизы изобразительных обозначений оцениваются и сравниваются: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, т.е. при сравнении изобразительных и объемных обозначений сходство может быть установлено, например, если в этих обозначениях совпадает какой-либо элемент, существенным образом влияющий на общее впечатление, или в случае, если обозначения имеют одинаковые или сходные очертания, композиционное построение, либо если они сходным образом изображают одно и то же, в связи с чем ассоциируются друг с другом.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. В первую очередь необходимо оценить общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений. Затем следует установить роль сходных элементов сравниваемых обозначений, учитывая их расположение в обозначении, то есть являются ли сходные элементы доминирующими, занимают ли центральное место в общем композиции обозначения. При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Учитывая, что цвет является вспомогательной характеристикой знака, выполняя акцентную функцию, однозначно говорить о том, что только цвет может выступать критерием сходства, нельзя. Если комбинированное обозначение полностью или практически идентично (тождественно) зарегистрированному знаку, но отличается лишь цветом, экспертиза должна противопоставить ранний товарный знак по п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

Однако, ситуация с изобразительным знаком может быть несколько иной. Например, есть изобразительный товарный знак «» по свид. №300966 в цветовом сочетании – черный и желтый. Если третье лицо подаст заявку на обозначение, но в других цветах, например, красный и черный, доказать сходство со знаком по свид. №300966 может быть проблематично, т.к. знаки будут производить различное общее зрительное впечатление.

Таким образом, при оценке сходства важно учитывать, как отдельные элементы (словесный, изобразительный элементы), так и общее зрительное впечатление, при этом оценка сходства - субъективный процесс.

Необходимо ли регистрировать обновленный вариант знака, если спустя время произошел ребрендинг?

Да, мы рекомендуем регистрировать обновленные варианты знаков, если использование изменилось. Перед подачей заявки на знак в обновленном виде необходимо провести поиски, чтобы проверить, не появилось ли с момента регистрации раннего знака новых сходных до степени смешения знаков/заявок по интересующим классам. Даже при наличии раннего знака нельзя исключать указанный риск, поскольку экспертиза носит субъективный характер. Если препятствий для регистрации обновленного знака не выявлено, то можно подавать заявку. Наличие раннего знака с тождественным словесным или графическим элементом будет дополнительным преимуществом. При этом заявителем по новой заявке должно быть то же лицо, которое является владельцем товарного знака. Дополнительно отмечаем, что отказываться от продления раннего знака с тождественным словесным или графическим элементом, который более не используется, мы не рекомендуем, поскольку нельзя исключить ситуации, когда потребуется подтверждать приоритет по знаку, в этом случае самый ранний знак будет являться преимуществом.

Таким образом, цвет для комбинированного и изобразительного товарного знака является важным элементом. Регистрировать знак необходимо так, как он используется, планируется использоваться, чтобы иметь возможность доказать использование в случае необходимости и оставить знак в силе.