Утрата товарными знаками различительной способности

Различительная способность – одно из основных условий охраноспособности товарного знака, которое означает, что заявленное обозначение обладает всеми необходимыми характеристиками, которые позволяют потребителю отличать товары или услуги одного производителя от аналогичной продукции других производителей.

В соответствии с п. 1. ст. 1483 ГК РФ, «…Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.»

В соответствии с Правилами Роспатента (Приказ Минэкономразвития РФ от 20 июля 2015 года № 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания…»), в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, в частности, относятся:

• «…простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
• общепринятые наименования;
• реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
• сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар»…

            Особую категорию неохраноспособных обозначений представляют собой «…обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую [различительную] способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида…»

В соответствии с определением ВАС РФ от 01.10.2013 № ВАС-13062/13, при установлении факта утраты товарным знаком различительной способности «…Роспатенту необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление. Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной  области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара».

В практике имеется несколько «показательных» случаев утраты товарными знаками различительной способности – когда они начинали восприниматься большинством потребителей как родовые, описательные названия для определенного вида товаров и, соответственно, теряли возможность индивидуализировать продукцию правообладателя. Это произошло с «аспирином», «нейлоном», «термосом» и др. Так, слово «термос» стал восприниматься как любой сосуд «для поддержания содержимого в горячем или холодном состоянии», хотя изначально была зарегистрирована серия соответствующих  товарных знаков со словесным элементом «thermos» на имя компании«King-Seeley Thermos Co». Когда перед истцом (правообладателем) встала задача судебного преследования лиц, незаконно использующих эти товарные знаки, ответчик заявил, что слово стало описательным и потеряло различительную способность, следовательно, регистрация должна быть аннулирована. Суд, соответственно, вынес решение, что слово  «thermos» стало в английском языке родовым описательным словом и повсеместно используется для обозначения емкости с определенными, указанными выше свойствам.

В России судом, например, была признана утрата различительной способностью «Беломорканалом», который «…широко и длительное время с 1930 года использовалось и используется в настоящее время различными производителями в отношении товаров 34 класса МКТУ, в том числе, фабрика имени Урицкого, на которой начато производство папирос «Беломорканал», сегодня функционирует как ОАО «Петро» и продолжает производство папирос, маркированных обозначением «Беломорканал», а, следовательно, спорное обозначение не способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары конкретного юридического лица (статья 1477 ГК РФ). При таких обстоятельствах суд согласился с выводом Роспатента о том, что обозначение «Беломорканал» не обладает различительной способностью.» (определение ВАС РФ от 01.10.2013 № ВАС-13062/13).

Как мы видим, обозначение, которое изначально при его создании и регистрации обладало различительной способностью, может со временем ее утратить. То есть обстоятельства, возникающие после регистрации товарного знака, связанные с его последующим использованием, могут повлиять на действительность этой регистрации. Какие риски могут в связи с этим появиться?

Так, в соответствии со ст. 1514 ГК РФ, «Правовая охрана товарного знака прекращается … 6) на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида». В таком случае правовая охрана товарного знака прекращается досрочно на будущее время, по аналогии с возможностью досрочного прекращения правовой охраны вследствие неиспользования товарного знака правообладателем непрерывно в течение трех лет в соответствии со ст. 1486 ГК РФ.

Есть, однако, также положение ст. 1512, которое говорит о том, что «предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным: 1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса». При этом указанные положения «… применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения». При признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ правовая охрана товарного знака аннулируется с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака.

Долгое время высказывались мнения, что данный пункт ст. 1512 позволяет признать недействительной с самого момента регистрации правовую охрану, предоставленную товарному знаку, который изначально обладал различительной способностью, а потом ее утратил, и именно в силу ее утраты.

Тем не менее, большинство исследователей данного вопроса полагали, что данная норма была принята для регулирования совсем другой ситуации, а именно, для недопущения признания недействительной охраны знака, который приобрел различительную способность в процессе использования – после регистрации. Соответственно, если товарный знак охраноспособен на дату подачи заявки, нет оснований для признания регистрации недействительной с даты подачи заявки.

Соответственно, для знака, который утратил со временем различительную способность, правовая охрана не может быть прекращена «задним числом» - с даты регистрации, но может быть прекращена на будущее. Иначе возникнет коллизия – получится, что все время с момента регистрации такого знака до момента решения об аннулировании использование правообладателем товарного знака своих исключительных прав на это обозначение, которые были им законно получены в момент регистрации, может быть признано безосновательным или даже неправомерным.

Как говорится в протоколе № 13 Заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам  от 27 ноября 2015 года «…вывод об охраноспособности на дату предоставления охраны, естественно, не может быть изменён последующими обстоятельствами, такими как утрата охраноспособности и, соответственно, нет никаких оснований для аннулирования регистрации задним числом. «В частности, вслучае утраты обозначением различительной способности проводится повторная оценка охраноспособности... возникает новый юридический факт— вывод об утрате различительной способности... и должен применятьсяподпункт 6 пункта 1 статьи 1514 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака».

В итоге, данная точка зрения возобладала, и 05.04.2017 постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам № СП-23/10 была утверждена Информационная справка («…подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации»), в соответствии с которой «…утрата обозначением различительной способности после государственной регистрации товарного знака не является основанием для удовлетворения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированных несоответствием товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ».

В соответствии с этим положением, указанная норма п. 2 ст. 1512 ГК РФ «…не распространяется…  если обозначение на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент соответствовало условиям охраноспособности, а на дату подачи возражений перестало им соответствовать …Если на момент предоставления правовой охраны товарному знаку он соответствовал условиям охраноспособности, то правовая охрана должна действовать весь период, пока соответствие условиям охраноспособности сохранялось. Если на момент государственной регистрации товарного знака он обладал различительной способностью, то последующая утрата такой различительной способности не влечет признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.…»

Соответственно, правовая охрана товарного знака в такой ситуации может быть прекращена только в силу подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ – то есть «на будущее» на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Автор материала - Дарья Лабутъ