Условия для предоставления правовой охраны обозначениям, изначально не обладающим различительной способностью

Для успешной регистрации какого-либо обозначения в качестве товарного знака необходимо, чтобы оно соответствовало критериям охраноспособности, установленным российским законодательством. Одним из основных таких критериев является  различительная способность – то есть такое свойство обозначения, которое позволяет потребителю отличать товары или услуги одного производителя от аналогичной продукции других производителей.

Так, в соответствии с п. 1. ст. 1483 ГК РФ, «…Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.»

В соответствии с Правилами Роспатента (Приказ Минэкономразвития РФ от 20 июля 2015 года № 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания…»), в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

• «…простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
• общепринятые наименования;
• реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
• сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар;
• … обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида…»

Конечно, рекомендуется изначально подавать на регистрацию такое обозначение, которое обладает различительной способностью. Однако, какие опции имеются у заявителя, который по тем или иным причинам выбрал для регистрации знак, предположительно не соответствующий указанным выше требованиям?

Одним из вариантов является добавление к такому неохраноспособному элементу какого-либо значимого охраноспособного (одного или нескольких): оригинального изобразительного или словесного обозначения, которое соответствует требованиям Гражданского кодекса РФ и обладает различительной способностью. ГК РФ содержит соответствующее положение: «Указанные элементы (не обладающие различительной способностью) могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения».

В этом случае можно получить правовую охрану на товарный знак, в целом, с исключением элемента, не обладающего различительной способностью, из самостоятельной правовой охраны.  Данный вариант подходит заявителям, для которых единственная цель регистрации – беспрепятственно использовать выбранное обозначение и успешно избегать претензий каких-либо третьих лиц о нарушении их исключительных прав.

Однако, необходимо понимать, что «неохраняемость» элемента означает, что он может свободно использоваться всеми иными заинтересованными лицами без каких-либо негативных правовых последствий. И наличие в товарном знаке неохраняемого элемента, соответственно, не дает правообладателю права запрещать использование данного элемента каким-либо третьим лицам. То есть если конкуренты правообладателя будут использовать такое же обозначение для однородных товаров или услуг, правообладатель не сможет им помешать.

В ситуации, когда для заявителя принципиально пресечь подобную (зачастую недобросовестную) конкуренцию, также имеется несколько возможных вариантов действия. Эти варианты связаны с тем, что указанные выше положения гражданского кодекса (о неохраняемых элементах) не применяются в отношении обозначений, которые: «…1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.» То есть неохраняемый элемент, изначально не обладающий различительной способностью, может быть признан охраняемым в результате его длительного активного использования.

Так, можно изначально подать заявку на регистрацию товарного знака, где интересующий заявителя словесный элемент будет неохраняемым, но будет также присутствовать охраняемый элемент, например, оригинальная картинка. После этого необходимо использовать подобное обозначение достаточно длительное время, делая акцент именно на неохраняемом элементе. А в дальнейшем, когда продукция, маркированная товарным знаком, либо услуги, которые идентифицируются данным обозначением, приобретут определенную репутацию и известность у потребителя, можно подавать новую, идентичную заявку на товарный знак, в рамках которой добиваться регистрации обозначения, где все элементы будут охраняемыми, приводя аргументы о приобретенной различительной способности.

Данные аргументы должны подтверждать, что приобретенная различительная способность характерна не для какой-то ограниченной области, но для широкой территории охвата и для разных социальных групп, так, чтобы было очевидно, что у  обозначения появилась возможность ассоциировать маркированную продукцию с конкретным производителем и выделять ее из массы однородных товаров, производимых третьими лицами.

При оценке наличия приобретенной различительной способности экспертизой могут быть учтены такие сведения, как объемы производства и продажи товаров/услуг, маркированных заявленным обозначением, территория реализации товаров/услуг, длительность использования заявленного обозначения, объемы затрат на рекламу (которые, как правило, должны быть значительными) и др. Различительная способность не предполагает простую популярность обозначения, она подразумевает, что описательное обозначение стало ассоциироваться с конкретным производителем.

Одним из весомых аргументов наличия различительной способности являются документально подтвержденные сведения о степени информированности потребителей, включая результаты социологических опросов. Опрос, в целом, как метод получения информации характеризуется достаточной оперативностью и простотой, однако для обеспечения репрезентативности и приемлемости данных опроса в целях регистрации товарного знака важно правильно сформировать совокупность респондентов. Опрос, как правило, проводится в форме анкетирования или  интервью.

Вообще, социологические исследования, в том числе, и опросы, стали активно использоваться в области регистрации и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках признания товарных знаков общеизвестными, а также после вынесения арбитражными судами Российской Федерации некоторых решений, в которых выводы о сходстве обозначения до степени смешения были обоснованы, в том числе, ссылкой на социологические данные.

Таким образом, используя обозначение, изначально не обладающее различительной способностью, достаточно длительное время, привлекая большой объем ресурсов для активной рекламной и маркетинговой деятельности с его использованием, можно будет пытаться регистрировать знак, приводя аргументы о приобретенной различительной способности. И если документов, подтверждающих широкую известность обозначения, будет достаточно, возможно, экспертиза вынесен решение о регистрации товарного знака, где искомый элемент будет охраняемым.

При этом необходимо учитывать следующее. Если правообладатель, доказавший приобретение его товарным знаком различительной способности, будет «излишне» активно запрещать другим лицам «незаконное» использование его товарного знака, такие его действия могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

В соответствии с п. 6. Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной  постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года № СП-21/2, «При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя. Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.»

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Кроме того, есть еще один интересный аспект. Если на момент регистрации интересующее заявителя обозначение уже использовалось несколькими компаниями, речь здесь может идти не просто об отсутствии различительной способности, но и об ее утрате, например, если обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида: даже предоставление документов не будет способствовать регистрации.

Таким образом, условия приобретения товарным знаком различительной способности – один из наиболее спорных и дискуссионных вопросов в сфере регистрации товарных знаков. В любом случае, наличие или отсутствие различительной способности тех или иных элементов обозначений или их элементов в каждом конкретном случае исследуется экспертизой индивидуально, в рамках делопроизводства по конкретной заявке, и очень часто признание различительной способности напрямую зависит от того, насколько грамотно заявителю удалось обосновать свою позицию.

Автор материала - Виктория Макарова