Особенности регистрации товарных знаков – географических наименований

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставляется товарному знаку при условии его регистрации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности – Роспатентом [в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)].

Товарные знаки, в теории, можно разделить на отдельные категории, в одну из которых входят знаки, представляющие собой географические наименования или же включающие себя в качестве элемента наименование того или иного географического объекта. Такие товарные знаки обладают определенной спецификой, которая приводит к некоторым особенностям при регистрации подобных обозначений.

В соответствии п. 2.4. Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений («Особенности экспертизы обозначений, состоящих из географических названий или включающих их»), некоторые географические названия могут быть восприняты потребителем как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Существуют также географические названия, которые не воспринимаются как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя, воспринимаются как фантазийные практически в отношении любых товаров/услуг. Есть также названия, которые в зависимости от товаров/услуг, для индивидуализации которых они используются, могут восприниматься либо как фантазийные, либо как указывающие на место производства/сбыта. Тем не менее, большую группу составляют названия, которые воспринимаются именно как указывающие на связь с конкретным географическим объектом. Такие обозначения, заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков, в свою очередь, делятся на обозначения, заявляемые в отношении товаров, характеристики которых связаны с географическим происхождением, и товаров, характеристики которых с ним не связаны [Приказ Роспатента от 23.03.2001 N 39 (ред. от 06.07.2001) "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений"]. Рекомендации по регистрации каждой из обозначенных подкатегорий товарных знаков, содержащих географические наименования, и, следовательно, требования к таким товарным знакам, отличаются.

Требования, предъявляемые к товарным знакам, в целом, излагаются в Гражданском кодексе в виде оснований для отказа в их регистрации. Среди прочих, к абсолютным основаниям отказа в регистрации можно отнести следующий запрет: «Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы … 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя…» (п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

В качестве примеров ложных или способных ввести в заблуждение обозначений как раз можно привести обозначения, в которых имеется какое-либо географическое наименование без достаточных на то оснований. Например, в обозначении содержится название конкретного государства или населенного пункта, с которым производитель товаров и услуг ни формально, ни фактически не связан, там не зарегистрирован, не осуществляет там деятельность и т.п. Следовательно, покупатель может быть введен в заблуждение, предполагая, что включение географического названия в товарный знак указывает на связь товара с конкретный географическом объектом, хотя такой связи на самом деле нет. Также покупатель может подумать, что товар обладает связанными с таким ложным «происхождением» особыми характеристиками, например, повышенным качеством, что также не соответствует действительности. Производитель товара или услуги, в свою очередь, может получить необоснованные конкурентные преимущества.

В соответствии с п. 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, «…в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение» [Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  от  20 июля 2015 №  482].

Следовательно, при регистрации товарных знаков, содержащих географические наименования, могут возникнуть некоторые проблемы: Роспатент может отказать в регистрации такого товарного знака. Хотя, как показывает практика, добиться отмены такого решения Роспатента и регистрации товарного знака также возможно.

Так, Роспатент отказал в регистрации обозначения со словом "LONDON" ("LONDON MALL") на имя заявителя, зарегистрированного в Республике Кипр, поскольку посчитал, что такой товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и месте его нахождения.

Компания-заявитель ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД не согласилась с доводами Роспатента, полагая, что внимание потребителя, прежде всего, концентрируется на известности товаров, их популярности в России. Компания обратила внимание на то, что в настоящее время распространенной практикой известных мировых брендов стало производство маркируемых ими товаров в других странах.

Компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам (далее – «СИП»), ссылаясь, среди прочего, на то, что принадлежащий ей торговый комплекс "LONDON MALL" уже функционирует и стал достаточно известным в Санкт-Петербурге, в связи с чем заявленное обозначение обладает различительной способностью. Кроме того, компания указала на наличие большого количества торговых центров, гостиниц, ресторанов, в наименовании которых использованы географические названия, в том числе "LONDON".

Роспатентом был представлен отзыв на заявление, в котором он просил отказать в удовлетворении заявленных требований и ссылался  на то, что «…заявленное обозначение, включающее название столицы Великобритании, может вызывать у российского потребителя ассоциации с местом нахождения лица, оказывающего заявленные услуги 35 - 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков … в то время как заявителем является кипрское юридическое лицо, не имеющее какого-либо отношения к столице Великобритании … Одним из значений слова "MALL" является "улица в центральной части Лондона, ведущая от Трафальгарской площади к Букингемскому дворцу, аллея в парке Сент Джеймс в Лондоне", что …  способствует усилению ложных ассоциаций, вызываемых обозначением "LONDON MALL"».

Интересно также возражение Роспатента против довода заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности: Роспатент отметил, что ТК  "LONDON MALL" введен в эксплуатацию после даты приоритета заявленного обозначения, а «…законодательством не предусмотрено приобретение различительной способности обозначением, которое не является охраноспособным по основаниям, указанным в пункте 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.»

Компания-заявитель ЮК ФОРТ ГРУП ЛИМИТЕД  в СИПе привела следующие доводы: «…для введения в заблуждение недостаточно знания только самого географического объекта», «для того, чтобы потребитель воспринял название географического объекта как место нахождения лица, оказывающего услуги, он должен знать, что этот географический объект известен оказанием тех услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана». Кроме того, «…необходимо отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указания места нахождения лица, оказывающего услуги, от тех, которые не могут так восприниматься». В связи с этим «…при экспертизе заявленного обозначения акцент должен быть сделан на том, известен ли город Лондон оказанием тех услуг, которые указаны в перечне заявки…»; «…несмотря на то, что название торгового комплекса содержит географическое название, оно не будет являться для потребителя ложным, поскольку потребитель не готов поверить, что лица, оказывающие услуги в торговом комплексе, находятся в Лондоне». Следовательно, регистрация такого обозначения, по мнению заявителя, не нарушает чьих-либо прав и не вводит российского потребителя в  заблуждение. Решение суда по этому делу очень интересно: Суд по интеллектуальным правам решил удовлетворить требования Истца, поскольку было установлено, что хотя спорный словесный элемент и может вызвать у потребителя ложную ассоциацию относительно места нахождения исполнителя услуг, тем не менее, эта ассоциация не обладает признаками правдоподобности, в связи с чем абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в указание на географическое название как на место нахождения лица, оказывающего услуги, что само по себе придает обозначению фантазийный характер [Решение Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2014 по делу N СИП-837/2014]. Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассматривая кассационную жалобу по данному делу, постановил решение Суда по интеллектуальным правам оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения [Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 N С01-119/2015 по делу N СИП-837/2014].

Еще интересный пример товарного знака, содержащего географическое наименование, касается обозначения  "AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН".

Товарный знак "AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН" был зарегистрирован на имя компании НОРТ АМЕРИКАН СИД ЛЛК в отношении товаров 31-го класса (смеси семян растений) МКТУ. В Роспатент поступило возражение компании ФельдзаатенФройденбергерГмбХ энд Ко.КГ против предоставления правовой охраны названному товарному знаку. Возражения были мотивированы тем, что спорный товарный знак является сходным до степени смешения с обозначением "AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН", созданным и принадлежащим компании ФельдзаатенФройденбергерГмбХ энд Ко.КГ, используемым ею длительное время (с 1997 г.) на российском рынке до даты приоритета спорного товарного знака, для маркировки однородных товаров - семян газонных трав, в связи с чем, у потребителей возникла устойчивая ассоциативная связь между обозначением "AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН" и компанией. Роспатентом было принято решение об удовлетворении возражений и признании недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку.

НОРТ АМЕРИКАН СИД ЛЛК обратилась в СИП. Суд, исследовав представленные сторонами доказательства, сделал вывод, что потребителей не могло возникнуть стойкой ассоциативной связи обозначения "AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН" с правообладателем спорного товарного знака компанией НОРТ АМЕРИКАН СИД ЛЛК, но такая связь возникла в отношении компании ФельдзаатенФройденбергерГмбХ энд Ко.КГ, (хотя оснований для использования в обозначении географического наименования у этой немецкой компании как раз не было): «…Довод заявителя о том, что использование немецкой компанией ФельдзаатенФройденбергерГмбХ энд Ко.КГ обозначения содержащего географическое указание "AMERICAN/АМЕРИКАН" вводит потребителей в заблуждение относительно места производства товара, отклоняется судом, в связи с тем, что предметом данного спора является предоставление правовой охраны товарному знаку N 457316 и его способность ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а не места их производства.» Суд оставил в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности [Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2014 по делу N СИП-71/2013].

Помимо включения в товарный знак «простого» географического наименования, возможны случаи, когда обозначение содержит наименование места происхождения товара (далее – «НМПТ») – самостоятельный объект интеллектуальной собственности.

Так, среди относительных оснований для отказа в регистрации товарного знака имеется сходство заявленного обозначения  до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (п. 7 ст. 1483 ГК РФ). Следовательно, при экспертизе заявок особое внимание уделяется  обозначениям, которые представляют собой или включают  элементы, воспроизводящие или сходные до степени смешения  с зарегистрированными НМПТ. На сегодняшний день позиция Роспатента по данному вопросу следующая: любое обозначение, которое включается в себя зарегистрированное НМПТ, и при этом заявитель по заявке не имеет право пользования НМПТ, не может  быть зарегистрировано в качестве товарного  знака.

В этом отношении интересно дело касательно комбинированного товарного знака со словесным обозначением "ararat" по международной регистрации № 1081108A, зарегистрированного на имя "Ararat"FoodFactory LLC (Армения). Впоследствии владельцем знака стало общество "Ереванский коньячный завод".

Решением Роспатента в предоставлении правовой охраны международному товарному знаку на территории Российской Федерации было отказано ввиду его несоответствия положениям подпунктов 2 и 3 пункта 6 и пункта 7 статьи 1483 ГК РФ. Роспатент установил сходство до степени смешения международного товарного знака и противопоставленного ему средства индивидуализации - НМПТ "АРАРАТ", исключительные права на которое принадлежат обществу "Арарат Груп" на основании свидетельства Российской Федерации N 115/1 в отношении товара "минеральная вода". Роспатент сделал вывод, что «…названные обозначения сходны в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент "ararat/АРАРАТ". Наиболее значимым элементом комбинированного обозначения является словесный элемент, графические различия носят второстепенный характер, в связи с чем сравниваемые средства индивидуализации сходны в целом, несмотря на отдельные отличия.»

При этом Роспатент, указав на отсутствие необходимости установления однородности товаров, для которых зарегистрировано НМПТ "АРАРАТ" и испрашивается правовая охрана международного товарного знака "ararat" на территории Российской Федерации, тем не менее, признал их однородность ввиду одного и того же назначения, близких условий реализации и круга потребителей. Также Роспатент принял во внимание отсутствие у общества "Ереванский коньячный завод" права пользования НМПТ "АРАРАТ". С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 ГК РФ.

Суд также подчеркнул, что право пользования НМПТ "АРАРАТ" принадлежит обществу "Арарат Груп", в связи с чем предоставление правовой охраны спорному товарному знаку на территории Российской Федерации может затронуть права, приобретенные названным лицом. Таким образом, Суд решил заявление закрытого акционерного общества "Ереванский коньячный завод" оставить без удовлетворения.

Как следует из вышеизложенного, условия регистрации товарных знаков – географических наименований (или содержащих географические наименования) достаточно специфичны. Именно поэтому перед подачей заявки на регистрацию обозначения, содержащего такой «проблемный» элемент, как наименование реального существующего географического объекта, необходимо проверить его на соответствие требованиям российского законодательства, в частности: такой товарный знак не должен вводить потребителя в заблуждение и не создавать в его сознании ложное представление о его изготовителе или месте происхождения. Кроме того, заявленное обозначение не должно иметь сходства до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, на которое у заявителя нет прав.