Товарные знаки: фантазийные и описательные

Товарный знак: определение

Товарный знак – это «обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей» ["Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ]. В качестве товарных знаков можно регистрировать слова и словосочетания, изображения, форму упаковки, даже цвета и мелодии – все то, что помогает отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей, бороться с недобросовестной конкуренцией.

Товарные знаки разрабатываются, регистрируются и используются предпринимателями для повышения узнаваемости своих товаров и услуг, однако, недостаток информации об особенностях процедуры нередко приводит к многочисленным проблемам. Особую сложность вызывают такие понятия, как «описательные» и «фантазийные» товарные знаки, при этом отнесение знака к той или иной категории может существенно повлиять на шансы его регистрации.

Критерии охраноспособности

Для начала нужно отметить, что регистрация товарного знака может состояться только в том случае, если выбранное обозначение соответствует критериям охраноспособности. Иными словами, обозначение не должно попадать под целый ряд ограничений, которые содержатся в ст. 1483 ГК РФ. На основании данной статьи и проводится экспертиза товарных знаков.

Итак, в соответствии с п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ:

«Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.»

Однако, в соответствии с п.1.1. данной статьи, положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

«…1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью…»

В рамках исследуемой темы нужно остановится на таком основном свойстве товарного знака, как различительная способность. Как следует из текста статьи, обозначения, не обладающие различительной способностью, не могут быть зарегистрированы. Они могут быть включены в товарный знак только в качестве неохраняемых элементов, но лишь при условии отсутствия доминирования в заявленном обозначении.

Описательные обозначения

К «описательным» обозначениям как раз относятся обозначения, которые характеризуют товары, в том числе указывают «…на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта».

В соответствии с Рекомендациями Роспатента [Приказ Роспатента от 23 марта 2001 г. N 39. "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений"], заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям не предоставляется исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар.

Следовательно, при попытке регистрации описательного обозначения возникает существенный риск отказа в регистрации в силу того, что обозначение не обладает различительной способностью.

Фантазийные обозначения

К «фантазийным» же, в узком смысле, относятся обозначения, которые представляют собой слова, придуманные заявителем. Такие обозначения не имеют какого-либо смыслового значения в языке до начала их использования применительно к данным товарам/услугам (пример: «Google» для поисковой системы в сети Интернет). Обозначения, которые состоят из таких новых, «придуманных» слов обладают высокой охраноспособностью и при отсутствии сходства с уже зарегистрированными товарными знаками/поданными заявками в отношении однородных товаров имеют высокие шансы на регистрацию.

В широком смысле, к фантазийным относят и обозначения, которые не являются придуманными/новыми словами, но для заявленного перечня товаров/услуг они не являются описательными: для этих товаров использование таких обозначений оригинально, фантазийно.

Это, конечно, могут быть обозначения, которые никак не связаны с перечнем, а могут быть и ассоциативные обозначения, то есть те обозначения, которые прямо не указывают на товары/услуги, для которых испрашивается регистрация, но, тем не менее, могут вызывать в сознании потребителя ассоциации с ними, например, косметика (прежде всего, очищающие средства для лица) «Clean & Clear» (дословный перевод с английского – «чистый & ясный»). При отсутствии сходных товарных знаков, таким обозначениям, как правило, предоставляет правовая охрана.

Утрата различительной способности

Наибольшую сложность в процессе проведения экспертизы вызывают обозначения, которые на дату подачи заявки предположительно утратили различительную способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации (п. 34 Правил Роспатента [Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков), Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  от  20 июля 2015 №  482].) Являются ли они описательными или же фантазийными?

В качестве примера можно привести Решение Роспатента от 2014 г. по товарному знаку  «Black Russian», правовая охрана которого испрашивалась для алкогольных напитков. Коктейль «Black Russian» (содержащий водку и кофейный ликёр) был впервые изготовлен в 1949 г. бельгийским барменом. Роспатент отказал в регистрации знака на том основании, что для определенных коктейлей данный знак является описательным: он указывает на конкретный вид коктейля с определенной рецептурой (при этом им не могут маркироваться коктейли другого вида с другой рецептурой). Следовательно, данное обозначение не обладает различительной способностью.

Суд же не согласился с выводами Роспатента, основываясь на том, что обозначение «Black Russian» не является видом товара, не описывает его свойства, состав и назначение, следовательно, является не описательным, а фантазийным (а описательным, например, может являться слово «коктейль»). Следовательно, доказательства, представленные Роспатентом, не подтверждают, что у потребителей данное обозначение вызывает ассоциации с конкретными характеристиками конкретной разновидности товара.

Таким образом, факта широко распространенного использования обозначения и даже наличия информации о нем в справочных системах недостаточно, чтобы признать обозначение описательным и, следовательно, не обладающим различительной способностью.

Но для каждого обозначения ситуация будет абсолютно индивидуальная: так, есть примеры исключения экспертизой словесного элемента «Мохито» из самостоятельной правовой охраны заявленных обозначений, поскольку, по мнению Роспатента, этот элемент является описательным.

В любом случае, как мы видим, при попытке зарегистрировать обозначение, которое прямо или косвенно указывает на вид, свойства, назначение или иные характеристики товаров/услуг, указанных в перечне, заявителю необходимо учитывать большое количество факторов, чтобы избежать отказа в регистрации. В первую очередь, нужно оценить восприятие данного обозначения специалистами и потребителями.

Чтобы избежать излишних временных и материальных затрат, многочисленных проблем и существенно снизить шансы отказа в регистрации, рекомендуется обратиться к специалистам в этой сфере, знающим все тонкости экспертизы заявок на товарные знаки.