Стратегия преодоления возражений экспертизы заявки по существу в рамках подготовки ответа на запрос или участия в экспертном совещании

Как известно, в процессе делопроизводства по заявке на изобретение или полезную модель по результатам поиска, который включает в себя выявление аналогов (патентных и не патентных документов), сведения о которых опубликованы до даты приоритета (подачи) заявки, экспертом Ведомства на практике может быть направлено в адрес заявителя или его представителя от 1 до 3 запросов экспертизы по существу, хотя законодательно их количество не ограничено.

В рамках экспертизы эксперт осуществляет проверку с учетом выявленных аналогов соответствия заявленного технического решения установленным в статьях 1350-1351 ГК РФ для того или иного объекта, а именно для полезной модели техническое решение должно соответствовать условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость»; для изобретения - условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость» [1].

Кроме того, осуществляется проверка единства изобретения и выявление возможных недостатков, связанных с составлением заявки и не выявленных ранее на этапе формальной экспертизы.

В случае обнаружения каких-либо недостатков заявки, связанных с несоответствием технического решения условиям патентоспособности или с оформлением заявки, эксперт направляет заявителю запрос, в котором излагаются причины, препятствующие выдаче патента, с предложением внести изменения и корректировки в заявку, в том числе формулу изобретения или полезной модели, как правило, путем внесения из описания или зависимых пунктов формулы дополнительных отличительных признаков заявленного технического решения от существующего уровня техники, таким образом, сужая объем его притязаний.

В ответ на запрос заявитель должен предоставить свои доводы и комментарии, если требуется, то дополнительные сведения, содержащие примеры осуществления (экспериментальные данные), подтверждающие назначение и достижение заявленного технического результата.  Если при этом необходимо внесение изменений в описание, формулу и реферат, то совместно со своими комментариями и аргументами необходимо предоставить замещающие листы материалов заявки. Срок предоставления ответа на запрос экспертизы в РФ регламентируется 3мя месяцами с момента направления запроса.

При подготовке ответа на запрос важно обратить внимание на следующее:

- Если заявитель не согласен с мнением экспертизы, он должен представить аргументированный ответ с приведением доводов технического характера, с отсылками на техническую литературу. Иногда, в подтверждение своих доводов заявителю необходимо привести математические расчеты со ссылками на известные законы физики или математические теории. Часто бывает так, что замечания эксперта связаны с непониманием каких-либо сложных технических аспектов изобретения или полезной модели, которые кажутся абсолютно очевидными для заявителя, как специалиста в данной области техники. Часто так происходит, когда заявитель является высококвалифицированным специалистом в узкой сфере, а эксперт не обладает аналогичными глубокими специальными знаниями. В этом случае заявителю целесообразно подробно разъяснить эксперту все технические аспекты, даже те, которые кажутся ему простыми и очевидными для специалиста, при этом сделать это тактично и корректно, не ссылаясь на некомпетентность проверяющего.

- Если вносятся какие-либо дополнения или новые признаки в пункты формулы изобретения или полезной модели  необходимо убедиться содержались ли эти новые признаки в первоначальной формуле или описании заявки. Если нет, то такие изменения вносить нельзя, так как это «изменяет сущность изобретения/полезной модели». При этом также нельзя включать сведения в формулу из реферата или чертежей.

- Если экспертиза выдвигает ряд замечаний нельзя отвечать только на часть из них, а остальные игнорировать. В этом случае у эксперта будет основание признать заявку отозванной, т.к. заявитель не представил запрошенные материалы в полном объеме

С целью ускорения процесса рассмотрения эксперты в некоторых ситуациях предлагают свои варианты корректировки формулы и других материалов. С одной стороны, это является положительным моментом, поскольку заявитель знает, что если он согласится с этими предложениями, эксперт, вероятно, всего вынесет положительное решение. Однако, не стоит принимать все предложения эксперта по изменению формулы не обдуманно, поскольку такие изменения зачастую существенно сужают объем охраны изобретения или полезной модели.  Сначала следует оценить насколько то или иное предложение эксперта приемлемо для заявителя и не вредит будущему патенту. Поскольку патенты с узкими формулами, например, с указанием точечных значений каких-либо показателей или сведенные к единственному варианту осуществления, не защищают техническое решение совсем, и целесообразность в получении такого патента теряется [2].

В особо сложных ситуациях, когда заявитель и эксперт не могут найти взаимопонимания, возможно направление ходатайства о проведении очного экспертного совещания или посредством видеоконференцсвязи. Инициатива может быть проявлена также и со стороны эксперта.

Как правило, экспертное совещание позволяет предоставить дополнительные материалы к ранее поданной заявке, и в режиме диалога снять все разногласия и недопонимания.

По результатам совещания в обязательном порядке составляется протокол. Дополнительные материалы, представленные заявителем к ранее поданной заявке, если они признаются не изменяющими сущность заявки, приобщаются Роспатентом к делопроизводству, но не включаются в описание самой заявки.

Таким образом, заявителям, столкнувшимся с возражениями экспертизы, рекомендуется не бояться предоставлять большое количество дополнительных материалов – протоколов испытаний с новыми техническими результатами (положительными эффектами) изобретения, фотографий, научно-технических отчетов, экспериментальных исследований и т. п., чтобы подчеркнуть уровень разработок. Следует заметить, что в течение последних лет требования экспертизы заметно выросли, благодаря чему  «качество» патентов улучшилось.

Следует заметить, что по характеру запроса или вызова на экспертное совещание можно предположить намерения эксперта, даже если они явно не указаны. Когда экспертом противопоставлены известные технические решения отдельным отличительным признакам формулы изобретения, но не всем, то, скорее всего, речь будет идти о корректировке формулы изобретения. Если указано на нарушение единства изобретения, то в процессе, например, экспертного совещания эксперт будет корректировать свое отношение к заявке в зависимости от аргументации заявителя. То же может происходить и по вопросам промышленной применимости, если не все ясно с возможностью реализации технического решения. Аргументируя свою позицию в ответе на запрос или на экспертном совещании, важно отметить все претензии экспертизы, возможно частично с ними согласиться, а потом тактично и спокойно привести свои доводы. Это поможет взаимопониманию и поиску компромиссного решения.

Таким образом, заявителю всегда нужно до конца бороться за получение патента!

___________________

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм. от 24.07.2020). Ст. 1350-1351.

[2] Статья «Экспертиза заявки на изобретение и полезную модель», автор - Саленко А.М., опубликованная на сайте: https://www.start-patent.ru/examination.