Способы защиты товарного знака от досрочного прекращения в связи с неиспользованием

Правообладателю товарного знака, в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимо  его использовать для всех товаров и услуг, которые содержатся в перечне регистрации. Это связано, в частности, с возможностью досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием. В  соответствии со ст. 1486 Гражданского кодекса РФ («Последствия неиспользования товарного знака»), «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.» Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Как отмечено в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2016 г. № С01-352/2016 по делу N СИП-448/2015, «Нормы статьи 1486 ГК РФ корреспондируют с нормами подпункта 1 пункта "С" статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статей 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994), согласно которым, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия».

            Таким образом, чтобы избежать аннулирования товарного знака для товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, необходимо его использовать для соответствующих позиций перечня. При этом следует отметить, что доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Использованием товарного знака признается его размещение: «…на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации» (ст. 1484 ГК РФ).

При этом, в соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ, «…использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.»

На указанных исключениях необходимо остановиться подробнее.

Во-первых, использованием товарного знака может быть признано использование зарегистрированного обозначения «…с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака». Это исключение, несомненно, создает более благоприятные условия для правообладателей. На практике часто случается так, что по каким-то причинам, связанным, например, с изменением рыночных условий, маркетинговыми мероприятиями и другими факторами правообладатель вынужден использовать товарный знак не так, как он был зарегистрирован. Однако, если какое-либо лицо подаст в суд иск о досрочном прекращении знака, поскольку он используется правообладателем не так, как он был зарегистрирован, вопрос о том, меняют ли те или иные изменения знак по существу, остается на усмотрение судьи. Поэтому, в идеале, если правообладатель использует знак не так, как он был зарегистрирован, рекомендуется подать новую заявку.

Далее, использованием товарного знака признается использование его не только правообладателем, но и лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. При этом отмечаем, что само наличие заключенного лицензионного договора не является доказательством использования обозначения. Необходимо представить документы, подтверждающие исполнение договора сторонами (счета, платежные поручения, акты выполненных работ и др.)

В этом смысле в одном ряду с лицензионными договорами стоят договоры подряда или коммерческой концессии, которые фактически закрепляют не только согласие правообладателя на использование товарного знака, но и контроль качества товара.

Следует отметить, что  по смыслу ст. 1486 ГК РФ, по общему  правилу  для  целей   сохранения   правовой   охраны   товарного  знака, все же требуется наличие лицензионного договора. Однако «…в исключительных случаях и при отсутствии лицензионного договора может быть признан факт использования товарного знака под контролем правообладателя; тогда  требуются фактическое соглашение между правообладателем и другим лицом и согласованные действия, направленные на поддержание качества товара» (см. Протокол «№ 12 заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 29 июня 2015 года).

Поскольку «использование под контролем правообладателя» - достаточно размытая формулировка, при определении того, что входит в это понятие, можно руководствоваться Справкой по использованию товарного знака под контролем правообладателя, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. № СП-23/21. Согласно данной справке, в судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам выявлены следующие подходы.

Во-первых, при установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя – даже в случае, если заключенный лицензионный договор был признан недействительным или по каким-то причинам не был зарегистрирован в Роспатенте. Следовательно, в целях доказательства использования товарного знака не имеет критического значения, насколько использование товарного знака по лицензионному договору было законным или незаконным (если договор не соответствует нормам российского законодательства).

Далее, использованием товарного знака по воле правообладателя считается использование обозначения по договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и/или распространение такого товара/оказание услуг с использованием знака обслуживания.

Актуальным является пункт Справки, в соответствии с которым дополнительным подтверждением «воли» и «контроля» правообладателя считается наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц, организационно-правового взаимодействия между ними, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора.

В современных условиях глобализации и информатизации и чрезвычайно высокой значимости интернета для продвижения товаров и услуг, важно положение о том, что администрирование доменного имени каким-либо лицом (не правообладателем спорного товарного знака), а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя при наличии согласия последнего.            Наконец, применительно к импортируемым товарам контроль правообладателя за использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ может быть подтвержден при обращении правообладателя в таможенный орган (ФТС России) для внесения товарного знака в реестр объектов интеллектуальной собственности.

В соответствии с п. 3 ст. 1486 ГК РФ, «При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам». Необходимо отметить, что на основании данного положения случаи сохранения правовой охраны неиспользуемого товарного знака очень редки. Вместе с тем, они имеются. Для того, чтобы суд установил, что знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам, такие обстоятельства должны действительно не зависеть от его воли (например, это могут быть ограничения импорта/экспорта государством и т.п.); обстоятельства должны являться вескими, то есть должны объективно препятствовать правообладателю использовать свой товарный знак, а также продолжительными.  Правообладатель должен при этом иметь доказательства того, что в течение указанного срока им предпринимались все необходимые действия, чтобы использовать товарный знак.

Таким образом, как мы видим, обязанность правообладателя использовать товарный знак – одна из основополагающих норм в сфере охраны интеллектуальной собственности. На основании указанной нормы ГК РФ подается большое количество исков о неиспользовании, поскольку досрочное прекращение правовой охраны товарного знака – это очень прагматичный и зачастую эффективный способ решения проблемы предварительного отказа в регистрации на основании наличия тождественных/сходных знаков. Этот механизм снимает препятствие для заявителей, которые действительно готовы производить и реализовывать товары и услуги под тождественными или сходными обозначениями.

А для правообладателей, чтобы избежать рисков аннулирования их знаков, рекомендации следующие: с самого начала использования товарных знаков их крайне нежелательно произвольно менять и модифицировать. Необходимо хранить доказательства использования своих зарегистрированных товарных знаков. Если же использовать товарный знак не получается, желательно не допускать неиспользования в течение трех лет подряд, поскольку Роспатентом до сих пор не выработана единая практика по поводу такого, какой объем использования знака считается «достаточным» и препятствующим его аннулированию.

В крайнем случае, если по каким-то причинам знак не использовался, но заявитель заинтересован в сохранении его правовой охраны, можно подать новую заявку на регистрацию.  При этом, новая заявка не должна «дублировать» уже имеющуюся регистрацию.