СИП рассмотрел дела с требованиями о крупных компенсациях

В одном из дел [1] торговый дом, являясь уполномоченным на территории РФ представителем иностранного правообладателя товарного знака N 966078, обратился в защиту исключительных прав последнего после приобретения у общества контрафактного товара. Заявленный размер компенсации составил максимальную сумму – 5 000 000 рублей.

Примечательно, что суд первой инстанции пришел к выводу о том, что требование о взыскании компенсации заявлено правомерно и подлежит удовлетворению, притом, что обоснования для снижения заявленной суммы требований представлено не было. Однако апелляционный суд кардинально изменил ситуацию, расценив, что признанный судом первой инстанции размер компенсации не соответствует характеру допущенного расчета, и постановив взыскать с ответчика в пользу истца всего лишь 132 440 рублей. Интересно ознакомиться с аргументацией настолько контрастных подходов.

В кассационной жалобе истец предсказуемо ссылался на то, что испрашиваемая сумма компенсации соразмерна последствиям нарушения, так как общество длительное время извлекало прибыль из незаконного использования товарного знака при осуществлении хозяйственной деятельности. Торговый дом подчеркивал, что размер подлежащей удовлетворению компенсации не мог составить меньше двойной стоимости товара, приобретенного в ходе контрольной закупки, а именно 264 880 рублей.

Суд по интеллектуальным правам отметил очевидное противоречие в позиции истца - с одной стороны, в ходе рассмотрения дела по существу в обоснование заявленного размера компенсации он ссылался на пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ (компенсация в твердой сумме), тогда как в кассационной жалобе - на пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ (двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак).

СИП указал, что, поскольку суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный при предъявлении требований, а иск в этой части не уточнялся, было необходимо руководствовался именно нормой о твердой сумме компенсации. Суд обратил внимание, что испрашивая максимально допустимый действующим законодательством размер компенсации, правообладатель должен был конкретизировать такой расчет, но соразмерность заявленной суммы компенсации обоснована не была.

В то же время продажа контрафактного товара не являлась существенной частью хозяйственной деятельности ответчика, не подтверждена длительность незаконного использования спорного товарного знака и нарушение не носило грубого характера – все эти факторы суд учел при многократном снижении размера компенсации. Примечательно, что мотивированных возражений ответчика в части необходимости снижения испрашиваемой компенсации не было (что и послужило одной из причин полного удовлетворения иска судом первой инстанции). Однако СИП обратил внимание на то, что  возложение на ответчика риска несовершения процессуального действия очевидно нарушило баланс интересов сторон и лишило нарушителя права на справедливое судебное разбирательство, так как требования ответчик не признавал.

Обосновывая конкретный присуждаемый размер компенсации, суд указал, что подлежащая взысканию сумма должна быть сопоставлена с фактическим убытком правообладателя, подтвержденным счетом-фактурой и составившим 132 440 рублей.

Во втором деле [2] правообладателю стало известно о том, что ответчик без его согласия незаконно использовал в своей предпринимательской деятельности обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, для индивидуализации услуг предприятия общественного питания, в связи с чем он потребовал взыскать с нарушителя 4 000 000 рублей.

В данном случае расчет заявленной ко взысканию суммы компенсации был основан на двойном размере стоимости права использования спорных товарных знаков, предусмотренной договорами коммерческой концессии, заключенными истцом с третьими лицами. Суд первой инстанции посчитал возможным снизить размер компенсации вдвое, то есть до 2 000 000 руб., приняв во внимание заявленное ответчиком ходатайство о снижении компенсации, характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, отсутствие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, а также соразмерность компенсации последствиям нарушения.

Однако 2 000 000 рублей оказались не окончательной суммой - решение было отменено апелляционным судом, а размер компенсации определен как 333 333 рубля 33 копеек. Именно этот подход и поддержал Суд по интеллектуальными правам.

СИП отметил, что в исках, в которых компенсация определена в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, сумма является одновременно и минимальной, и максимальной [3], но может быть оспорена ответчиком.

Основным основанием значительного несовпадения заявленной суммы и суммы итоговой являлось то, что представленные истцом договоры коммерческой концессии не были признаны надлежащим доказательством действительного размера стоимости права использования спорных товарных знаков по следующим причинам:

• договоры не охватывали в полном объеме период, в течение которого ответчиком использовались обозначения, сходные с товарными знаками;
• предметом договоров являлось предоставление права использования комплекса исключительных прав, включающего права не только на товарные знаки, но и на секрет производства, поэтому согласованная сторонами договоров цена не могла являться ценой исключительно стоимости права использования товарных знаков.

Поскольку стоимость права использования за три года именно товарных знаков составляла 1 000 000 руб., суд указал, что стоимость права использования товарных знаков за 1 год составляет 333 333 рублей 33 копеек., а двукратная - 666 666 рублей 66 копеек.

Данную сумму суд решил максимально снизить, руководствуясь тем, что размер такой компенсации может быть снижен не более чем вдвое – чтобы не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности.

В еще одном деле с заявленной максимальной компенсацией [4] желание истца совпало с итоговым решением по делу. Правообладатель товарного знака "Из Сибири с любовью" N 698703 узнал о нарушении своего исключительного права томским производителем и обратился в суд.

Суды всех инстанций согласились с необходимостью взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в полном объеме в размере 5 000 000 рублей, приняв во внимание, что ответчик долгое время являлся непосредственным производителем значительного объема контрафактной продукции с получением больших доходов от реализации.

Суды отметили, что своим правом представить доказательства об обратном ответчик не воспользовался, в частности, несмотря на предложение суда представить доказательства, позволяющие установить сведения об объеме реализации товаров, маркированных спорным обозначением, ответчик отказался их предоставить.

1. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2022 N С01-1585/2022 по делу N А41-75506/2021, Десятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2022 N 10АП-5535/2022, решение Арбитражного суда Московской области от 16.02.2022

2.Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2022 N С01-1703/2022 по делу N А32-44689/2021, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2022 N 15АП-6463/2022, решение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2022

3.В то же время согласно п. 31 Обзора судебной практики ВС РФ N 2 (2021), утв. Президиумом ВС РФ 30.06.2021, суд в исключительных случаях при мотивированном заявлении ответчика вправе снизить исчисленную таким образом компенсацию.

4.Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2022 N С01-1785/2022 по делу N А67-10738/2021, Седьмого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2022 N 07АП-5632/2022, решение Арбитражного суда Томской области от 16.05.2022