СИП дал разъяснения о вероятности введения в заблуждение при отчуждении товарного знака между аффилированными лицами

Согласно обстоятельствам дела N А40-149562/2021 [1], иностранные компании обратились в Роспатент с комплектом документов для регистрации отчуждения исключительного права на товарные знаки, в т.ч. на общеизвестный товарный знак "БИЗНЕС ЛАНЧ" N 78.

Отказывая в регистрации договора об отчуждении товарных знаков, административный орган исходил из того, что регистрация не может быть осуществлена на основании ст. 1488 ГК РФ [2], поскольку отчуждение исключительного права может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Также, учитывая, что передается исключительное право на общеизвестный товарный знак, Роспатент указал на отсутствие документов, подтверждающих устойчивую связь между товарами и приобретателем исключительного права, и отказал в регистрации, что было оспорено в суде.

Суды отметили, что применительно к п.2 ст. 1488 ГК РФ под введением в заблуждение понимаются случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

В данном деле права на товарные знаки передавались аффилированной правообладателю компании. Отметив, что в обеих компаниях учредитель и директор - одно и то же лицо, обе компании имеют сходные до степени смешения названия, суды констатировали, что в случае регистрации отчуждения права на товарные знаки и общеизвестный товарный знак, потребитель может даже не понять, что правообладателем стало другое лицо, особенно учитывая, что непосредственным производством товаров занимается на основании лицензии иная компания (она же и указана на этикетке как производитель и остается неизменной, несмотря на переход исключительного права).

Относительно довода о том, что нет доказательств восприятия нового правообладателя в качестве источника происхождения товаров, маркированных общеизвестным товарным знаком, СИП отметил, что нормы не связывают признание товарного знака в качестве общеизвестного с условием известности заявителя потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых товарным знаком. Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

Суд подчеркнул, что общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя (который может и не является тем же лицом, что и правообладатель товарных знаков), а в отношении компании, являющейся источником для происхождения товаров под заявляемым на регистрацию обозначением.

СИП подытожил, что Роспатент обязан зарегистрировать рассматриваемый переход права, поскольку оснований для возможного введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя нет.

Источники:

1.Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2022 N С01-1696/2022 по делу N А40-149562/2021

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ