СИП дал разъяснения о конкуренции товарного знака и НМПТ, возникающей при регистрации лицензионного договора

В деле N А40-35976/2021 в адрес Роспатента поступило заявление правообладателя товарного знака "Русская сталь" о регистрации предоставления обществу права использования знака в отношении водки на основании лицензионного договора. По результатам рассмотрения заявления принято решение об отказе в регистрации, мотивированном тем, что лицензиат не обладает правом использования наименования места происхождения товара (далее - НМПТ) "Русская водка", которое является сходным до степени смешения с товарным знаком.

Отказ был обжалован, и требования были удовлетворены в полном объеме. Оспаривая судебные акты, Роспатент указывал на то, что:

• предоставление права использования товарного знака, сходного с НМПТ, лицу, не обладающему правом на использование такого НМПТ, способно вести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара;
• допускается предоставление права использования товарного знака, включающего НМПТ, только лицу, обладающему правом на такое наименование.

Суд по интеллектуальным правам указал, что товарный знак был зарегистрирован с учетом наличия правовой охраны НМПТ, указанное наименование не было ему противопоставлено во время регистрации. Правовая охрана названного товарного знака не была признана недействительной и не оспорена.

СИП отметил ошибочность рассуждений административного органа в отношении п. 3 ст. 1489 ГК РФ, который Роспатент применил не к тем обстоятельствам, к которым относится данный пункт. Согласно положениям данного пункта, запрет предоставлять право использования товарного знака из-за отсутствия у лицензиата исключительного права на НМПТ распространяется только на случаи, когда такое НМПТ включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Также СИП подтвердил, что хотя подпунктом "и" п. 3 Правил регистрации распоряжения исключительным правом установлено, что регистрация распоряжения исключительным правом осуществляется при соблюдении, в том числе, условия о том, что отчуждение исключительного права на товарный знак не является причиной введения потребителя в заблуждение, но из оспариваемого акта Роспатента не усматривается, каким образом предоставление права использования товарного знака может быть причиной искаженного представления о товаре или его производителе, способного повлиять на решение потребителя.

Более того, СИП поставил под сомнение и наличие степени смешения у сходства обозначений, сославшись на дело № А40-58488/2020, в котором сходство между теми же обозначениями устанавливалось, но обнаружено не было. В данном деле суды указывали на то, что обозначения не обладают сходством, так как НМПТ представляет собой единое обозначение "Русская водка", отдельные слова "Русская" и "водка" не стали известными как НПМТ на территории РФ, а комбинированное обозначение, размещенное на этикетках товара - водка "Русская сталь настоящая", реализуемой обществом, не содержало словосочетания "Русская водка".

Таким образом, СИП подчеркнул, что применение Роспатентом положений п. 3 ст. 1489 ГК РФ в случае предполагаемого сходства товарного знака и НМПТ свидетельствовало о недопустимом расширительном толковании названной нормы.

Впервые опубликовано в World Trademark Review