Рекомендации изобретателям по выбору стран для зарубежного патентования

Почему при принятии решения о патентовании технического решения за границей требуется предварительный анализ?

Рассмотрим основные трудности, с которыми сталкиваются заявители при получении патентов за рубежом:

• Значительные затраты на государственные пошлины и оплату работы юристов;
• Сложная структура расходов, включающая множество компонентов;
• Со временем общая структура расходов на поддержание портфеля патентов претерпевает изменения;
• Длительный и многоступенчатый процесс получения патента;
• Необходимость вести отдельные дела в каждом патентном ведомстве, соблюдая их нормы, требования и временные рамки;
• Время, требуемое для получения патента, может составлять несколько лет, в частности, делопроизводство в Египте, Бразилии, Индонезии занимает от 5 до 10 лет;
• Требуется регулярное поддержание заявок, в частности, в европейских странах, и действующих патентов в силе на протяжении длительного периода;
• Каждая поданная заявка влечет за собой финансовые обязательства на протяжении многих лет, отсюда возникают следующие статьи затрат: оплата труда авторов, подготовка заявки, государственные пошлины; оплата услуг местных патентных поверенных; перевод документов заявки; услуги нотариуса, оформление легализации; поддержание действия заявки / патента; дополнительные расходы (отправка, досылка документов).

В результате отсутствия структурированного подхода и незнания локального патентного законодательства и нюансов, связанных с делопроизводством, у заявителя могут возникнуть следующие проблемы:

• Затягивание сроков или вовсе упущенная возможность получения патента;
• Неконтролируемое увеличение расходов.

Учитывая различную эффективность правовых систем, при определении государств для патентования требуется взвешенный и грамотный подход.

Подход к разработке стратегии выбора стран для зарубежного патентования

Для начала необходимо оценить важность и нужность каждого конкретного патента из имеющегося портфеля. Для этого рекомендуем ввести систему ранжирования: незначительные улучшения в патенте соответствуют выбору минимального количества государств, значительные улучшения – стандартному набору стран, а прорывные инновационные решения предполагают дополнительный выбор стран к стандартному набору.

Этапы отбора

При определении стандартного набора государств для патентования целесообразно учитывать значимость каждой юрисдикции для деятельности компании, а также затраты и трудности, связанные с получением и поддержанием патентной охраны:

1. Создание предварительного списка государств;
2. Первичная фильтрация;
3. Подробное изучение.

Определение предварительного списка государств включает анализ:

1. Государств, представляющих интерес для реализации текущих и будущих продуктов;
2. Юрисдикций, где размещены производственные площадки (или центры обработки данных);
3. Государств, в которых находятся поставщики и производители;
4. Географического положения основных конкурентов.

Первичная фильтрация

Поскольку универсальный рейтинг государств, охватывающий нижеприведенные параметры и предоставляющий данные по всем государствам, отсутствует, то при выборе государств нужно учитывать следующее.

На вероятность получения патента и его ценность для заявителя воздействует ряд аспектов, касающихся конкретной юрисдикции:

• финансовые затраты;
• административные препятствия;
• продолжительность экспертизы заявок;
• качество работы патентных органов и судов.

Объем поданных патентных заявок ежегодно может служить эффективным индикатором для оценки того или иного государства (данные по статистике доступны для большинства стран в Центре данных WIPO по интеллектуальной собственности).

Для более точного сравнения рекомендуется проводить анализ в разрезе крупных регионов, что позволяет выявить наиболее успешные юрисдикции.

Подробное изучение

По итогам предыдущего этапа для каждого региона должен быть сформирован список перспективных государств, подходящих под заявленные параметры.

При анализе каждого государства необходимо учитывать:

• Возможность использования региональных процедур патентования вместо национальных;
• Финансовые издержки (государственные пошлины и оплата услуг патентных поверенных);
• Затраты и требования, связанные с переводом документации;
• Административные сложности (нотариальное заверение, апостилирование/консульская легализация, необходимость оригинальной подписи на документах и т.д.);
• Средний срок экспертизы заявки (информация доступна в Центре данных WIPO по интеллектуальной собственности);
• Наличие санкционных и иных ограничений, и другие значимые сведения.

Стоит иметь в виду, что, разработав систему выбора географии патентования и отработав процессы для стандартных наборов государств, необходимо периодически ее актуализировать и вносить изменения в список.

Пример результата применения рекомендованной стратегии

Согласно предложенной стратегии ранжирования патентов, большинство крупных юридических лиц, обладающих внушительным портфелем объектов интеллектуальной собственности, действуют следующим образом:

• если запатентованное техническое решение содержит незначительные улучшения в патенте – осуществляется патентование только в РФ, ЕАЭС, Казахстане или Республике Беларусь по отдельности;
• если запатентованное техническое решение содержит значительные улучшения – применяется стандартный набор экономически развитых стран: США, ЕС, Китай, Япония, Южная Корея;
• если запатентованное техническое решение является прорывным и инновационным – к стандартному набору добавляют иные крупные и гипотетически перспективные юрисдикции, например, Австралию, Канаду, Новую Зеландию.