Рекомендации по составлению перечня товаров и/или услуг при подаче заявки на регистрацию товарного знака

Как известно,  товарные знаки регистрируются в отношении определенных товаров и услуг, для  индивидуализации которых они используются или планируется их использование. Тренд последних лет – стремление к конкретизации  тех товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

Вместе с тем, при подаче заявки  целесообразно в перечень  включать не только   товары и услуги, которые уже производятся или оказываются заявителем, но и те, которые предполагается производить и оказывать в обозримом будущем.  

В этом есть определенный смысл. Действительно, едва ли можно назвать идеальной заявку по всем 45 классам МКТУ. Во-первых, такой широкий размах является затратным.  Во-вторых,  это грозит обернуться еще большими финансовыми потерями в будущем, когда спустя три года с даты регистрации  знака заинтересованные лица получат законное право обратиться в Суд  по интеллектуальным правам с иском о частичном или полном досрочном прекращении правовой охраны товарного знака соответственно  в отношении части или всех классов МКТУ в связи с   его неиспользованием   в их отношении.  Согласно действующему законодательству обязанность  доказывать использование знака возложена на правообладателя.  Таким образом, если ответчику не удастся доказать использование, то он не только  может потерять полностью или частично товарный знак или знак  обслуживания, но к тому же  может понести еще и судебные расходы.

То есть,  при подаче заявки в вопросе конкретизации нужно все-таки пытаться найти золотую середину, ведь если изначально подать в Роспатент заявку с «узким» перечнем товаров или услуг, то в дальнейшем   российским законодательством не предусмотрено  его   расширение путем добавления каких- либо позиций, что приведет к необходимости  подачи новой заявки.

Таким образом, при выборе товаров и услуг, которые будут указаны в заявке на регистрацию товарного знака или знака обслуживания, необходимо  детально изучить  как круг уже производимых товаров и/или оказываемых услуг, так и тех,   производство или оказание которых  планируется  в обозримом  будущем.

Особое внимание при составлении перечня товаров и/или услуг стоит обратить на однородные и корреспондирующие товары. Как известно, первые, как правило, сгруппированы в одном классе МКТУ, а вторые – в смежных. Самый яркий пример: 33-ий и 32-ой классы МКТУ. В 33-ем классе содержится  алкогольная продукция, а в 32-ом –  пиво и  безалкогольные напитки. Законодательство Российской Федерации уже достаточно давно приравняло пиво  к прочей алкогольной продукции, а в МКТУ оно по-прежнему стоит особняком. Соответственно, при подаче заявки, так или иначе связанной с алкоголем, целесообразно подавать ее и для 32-ого, и для 33-ого классов МКТУ, равно как и наоборот.

Также определенным плюсом указания конкретного перечня товаров и/или услуг при подаче заявки является тот факт, что   некоторые классы включают в себя  неоднородные между собой товары, которые сформированы по отдельным группам. Например, в 9 -ом  классе МКТУ  собраны разные  группы товаров не являющиеся однородными между собой (например,  наряду с таким товаром, как компьютерная техника,  класс включает  в себя  различные измерительные, навигационные и иные  приборы). Соответственно, если при подаче заявки указывать весь класс целиком, содержащий  неоднородные между собой товары, существует  риск получить отказ со ссылкой  на  более ранний тождественный или сходный  до степени смешения знак, зарегистрированный  в отношении части товаров. Соответственно, если вы являетесь  производителем компьютерной техники или планируете заняться её  производством, и в сферу Ваших интересов  не входят,  например, системы сигнализаций или же морские измерительные приборы,  которые также  включены в   данный класс, то имеет смысл   конкретизировать перечень  товаров, в отношении которых будет испрашиваться  правовая охрана по заявке. При соблюдении данного условия,  даже если эксперт Роспатента  и обнаружит более ранний тождественный или сходный до степени смешения с регистрируемым знак, то, если сравнение перечней товаров  покажет, что они не являются однородными,  риски противопоставления знака значительно снижаются.   

Следствием  подобного подхода экспертизы стала  возможна ситуация, при которой Роспатентом был зарегистрирован   товарный знак для таких товаров, как мороженое,  при условии того, что на протяжении длительного времени   существовал и продолжает существовать товарный знак с  идентичным  словесным элементом для косметических средств.   

Тем не менее, необходимо отметить, что позиция Роспатента в этом вопросе постепенно ужесточается, и сейчас ведомство  при определении однородности исходит из того, что регистрация нового товарного знака  и знака обслуживания при наличии более раннего допускается только в том случае, если у потребителя не может возникнуть ощущение, что ранний правообладатель расширяет линейку своих товаров.

На практике это означает, что знак для средств по уходу за кожей с высокой  долей вероятности не будет зарегистрирован, если уже существует аналогичный знак для парфюмерной продукции. Однако, когда речь заходит о премиальных, эксклюзивных брендах, то здесь позиция ведомства более лояльна, поскольку оно исходит из того, что целевая аудитория таких брендов, как правило, осведомлена о продукции марки и ее гораздо тяжелее ввести в заблуждение.

С учетом  изложенного  полагаем, что вопрос  определения перечня товаров и/ или услуг является вторым по значимости после выбора обозначения. Так,  грамотное  определение круга интересующих товаров и/или услуг при подаче заявки  позволит как облегчить  процесс регистрации  самого  товарного знака и знака обслуживания, так  в дальнейшем поможет  избежать проблем  при  использовании знака для индивидуализации  производимых  Вами товаров или оказываемых  услуг.  

Автор материала - Виктория Макарова