Регистрация товарных знаков за рубежом

На сегодняшний день все более актуальной становится регистрация товарных знаков в зарубежных странах. В соответствии со статьей 1507 Гражданского кодекса («Регистрация товарного знака в иностранных государствах и международная регистрация товарного знака»), «…Российские юридические лица и граждане Российской Федерации вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или осуществить его международную регистрацию. Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности» [ "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)].

Лицо, желающее зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака в нескольких государствах, так чтобы на территории каждого из таких государств знаку предоставлялась правовая охрана, имеет два доступных ему способа: регистрация по национальной процедуре и регистрация по международной процедуре.

Регистрация товарного знака по национальной процедуре на имя российских юридических лиц и граждан РФ в иностранном государстве осуществляется путем прямой подачи заявки в национальное патентное ведомство страны, в которой заявитель заинтересован получить правовую охрану для своего товарного знака, в соответствии с положениями национального законодательства этой страны (минуя российскую Федеральную службу по интеллектуальной собственности – Роспатент).

В настоящей статье хотелось бы подробно рассмотреть «Мадридскую» (международную) процедуру регистрации товарных знаков.

Такая  процедура, созданная в 1891 году, называется «Мадридской» в силу того, что порядок международной регистрации товарных знаков регламентируется двумя международными договорами: Мадридским соглашением о международной регистрации знаков ["Соглашение о международной регистрации знаков" (Заключено в Мадриде 14.04.1891) (ред. от 02.10.1979)] и Мадридским протоколом [Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 27 июня 1989 года)]. Участниками сформированной на базе данных соглашений «Мадридской системы» являются более 90 государств, включая Россию (полный список государств-участников Мадридского соглашения и Протокола можно увидеть на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности, URL:  http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf). Любое государство-участник Парижской конвенции по охране промышленной собственности может стать участником Соглашения или Протокола (или того и другого сразу); участницей Протокола может стать также межправительственная организация (при соблюдении определенных условий).

Соглашение и Протокол имеют некоторые отличия, что объясняет и разное количество государств-участников, подписавших и ратифицировавших их. Мадридский протокол ввел следующие изменения в систему международных регистраций, по сравнению с Соглашением: международная заявка смогла основываться не только на базовой, национальной регистрации, но и на базовой заявке на регистрацию; международная заявка может готовиться на одном из трех языков – на французском, английском или испанском; срок рассмотрения международной регистрации в каждой указанной заявителем стране может составлять 18 месяцев и более (вместо 12 месяцев в соответствии с  Мадридским соглашением); международная регистрация, которая аннулируется по требованию ведомства страны происхождения в течение пяти лет с даты международной регистрации, может быть преобразована в национальную (региональную) заявку в соответствующих государствах-участниках, в которых действовала международная регистрация, и др.

Административные функции Мадридской системой осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), который ведет Международный реестр и публикует Бюллетень международных знаков.

Мадридская процедура обладает множеством преимуществ для владельца товарного знака, особенно если он предполагает регистрировать знак на территории большого  количества государств. Мадридская процедура, в целом, удобнее и выгоднее национальной.

Чтобы иметь возможность судить о преимуществах мадридской процедуры, необходимо понимать, как она работает. Международная система регистрации товарных знаков действует следующим образом. Заявитель подает международную заявку в патентное ведомство своего государства, указывая в данной заявке те государства, в которых он желает получить правовую охрану для своего товарного знака. Имеется три официальных бланка международных заявок, разработанных Международным бюро ВОИС, а именно: MM1, MM2 и MM3, имеющиеся на сайте ВОИС и используемые в зависимости от того, подается ли заявка в рамках только Мадридского соглашения, только Мадридского протокола или одновременно и Соглашения, и Протокола.

Так, в Российской Федерации установлен порядок подачи международных заявок в рамках Мадридской системы, который был разработан «...с целью упорядочения процесса прохождения и обработки документов заявок на международную регистрацию знаков, поданных в Роспатент, выполняющий функции Ведомства страны происхождения, и рассмотренных в рамках Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и/или Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.» [Приказ Роспатента от 31.12.2008 N 161"Об утверждении Порядка осуществления делопроизводства по международным заявкам"]. В частности, данный Порядок устанавливает необходимый комплект документов для международной регистрации: 1) заявление заявителя базовой заявки или правообладателя базовой регистрации, содержащее просьбу о представлении международной заявки в Международное бюро ВОИС; 2) официальный бланк МБ ВОИС в одном экземпляре, заполненный в соответствии с требованиями Инструкции на французском или английском языке: бланк ММ1 в случае подачи заявки на международную регистрацию знака, подаваемого в рамках Мадридского соглашения (бланк ММ1), бланк ММ2 в случае подачи заявки на международную регистрацию знака, подаваемого в рамках Мадридского протокола, или же бланк ММ3 в случае подачи заявки на международную регистрацию знака, подаваемого в рамках Мадридского соглашения и Мадридского протокола одновременно; 3) копия документа, подтверждающего уплату международной пошлины на счет Международного бюро ВОИС; 4) документ,  подтверждающий уплату пошлины за подачу, или ее копию, заверенную заявителем или патентным поверенным, в случае назначения патентного поверенного.

После проведения национальным ведомством процедур проверки, заявка поступает в расположенное в Женеве Международное бюро ВОИС. ВОИС проводит  формальную экспертизу международной заявки, и в случае, если заявка удовлетворяет установленным требованиям (в том числе в отношении оплаты установленной международной пошлины),  Международное бюро ВОИС регистрирует знак: вносит знак в Международный реестр, публикует информацию о международной регистрации в официальном бюллетене (Бюллетене ВОИС по международным знакам) и направляет владельцу сертификат о международной регистрации. Затем Международное бюро направляет его в страны, указанные заявителем в международной заявке. Важно отметить, что на этом этапе процесса объем охраны международной заявки неизвестен. Он определяется только после проведения экспертизы по существу и после вынесения решения ведомствами в тех государствах, где испрашивается охрана.

Ведомства этих государств могут и отказать в предоставлении охраны знаку, но только в сроки, установленные Мадридским соглашением и Мадридским протоколом. Обычно такой срок составляет 12 месяцев, но в соответствии с нововведением, установленным Протоколом, каждая из стран-участниц имеет право увеличить его до полутора лет или более в случае отказа в регистрации на основе протеста третьих лиц.

Следует отметить, что государства обычно сами проводят полноценную экспертизу, как если бы заявка была подана непосредственно в них, и применяют свои критерии. Согласие на регистрацию выражается в заявлении ведомства о предоставлении охраны. Однако, если по результатам экспертизы ведомства государств отказывают в предоставлении охраны знаку, в ВОИС направляется уведомление об отказе, и это фиксируется в Международном реестре в отношении заявленного знака для данной страны. При этом, если какое-либо национальное ведомство откажется от предоставления охраны вашему знаку, это решение не скажется на решениях ведомств других государств. К тому же, вы можете оспорить решение об отказе непосредственно в отказавшем ведомстве в соответствии с национальным законодательством.

Возможные причины отказа национального ведомства в предоставлении правовой охраны заявляемому на регистрацию обозначению следующие: знак может не удовлетворять условиям охраноспособности, установленным национальным законодательством. Национальные ведомства проводят экспертизу и оценивают, обладает ли товарный знак различительно способностью, не вводит ли потребителя в заблуждение, не нарушает ли права владельцев уже зарегистрированных товарных знаков.

Иными словами: любому лицу гарантируется международная регистрация, сама по себе, однако Международное бюро ВОИС не предоставляет и не может предоставить никаких гарантий, что в каждом из государств, указанных в заявке, знаку будет предоставлена правовая охрана.

Таким образом, роль Международного бюро ВОИС заключается в получении заявок на регистрацию товарных знаков в указанных странах; в проверке правильности оформления заявки; в регистрации знака при надлежащем оформлении заявки; в направлении заявки в указанные в ней страны. Но правовая охрана знака на территории каждого из государств – вопрос, решаемый только ведомствами данных государств.

Необходимо также рассмотреть некоторые ограничения международной системы: для получения международной регистрации, в первую очередь, необходимо зарегистрировать товарный знак в государстве происхождения. Это обусловлено историческими факторами: когда более ста лет тому назад система только зарождалась, ее целью было распространение охраны, предоставляемой национальной регистрацией, на территорию иных государств Мадридского союза. Хотя с тех пор Мадридская система стала гораздо сложнее и современнее, она сохранила этот основополагающий принцип: вы должны, прежде всего, или иметь регистрацию в вашей стране происхождения, или, если международная заявка оформляется исключительно в соответствии с Протоколом, по крайней мере, подать заявку на регистрацию в вашей родной стране. Таким образом, чтобы подать международную заявку, знак должен быть зарегистрирован или заявлен на регистрацию в стране происхождения. И национальное ведомство, в которое поступает первоначальная заявка на международную регистрацию, удостоверяет тот факт, что указанный в международной заявке знак полностью совпадает с базовой регистрацией или базовой заявкой; что заявителем по международной заявке является то же самое лицо, что и владелец базовой регистрации или базовой заявки; что перечень товаров и услуг по международной заявке соответствует тому перечню товаров и услуг, который указан в базовой заявке или базовой регистрации (или же включает меньше пунктов).

Естественно, может возникнуть такая ситуация, что после подачи международной заявки получен отказ в регистрации товарного знака в стране происхождения по национальной заявке. Это оказывает непосредственное влияние на международную регистрацию, поскольку в течение пяти лет существует прямая зависимость между национальной охраной товарного знака и международной охраной. Следовательно, в случае отказа в регистрации по национальной заявке, скоро после истребования международной регистрации, но в течение пятилетнего срока, международная регистрация будет аннулирована. Если отказ на национальном уровне является лишь частичным, то и аннулирование будет частичным. О таком отказе ведомство информирует Международное бюро, которое, в свою очередь, уведомляет о прекращении международной регистрации ведомство страны происхождения, а также лицо, подавшее заявку. После истечения пятилетнего периода международная регистрация становится независимой как от базовой регистрации, так и от базовой заявки.

Актуальным также является вопрос срока, на который возможно получить международную охрану товарного знака. Срок охраны знака неограничен, однако как в рамках международной системы, так и в рамках национальной системы необходимо с определенной периодичностью продлевать срок действия регистрации.

Международная регистрация продлевается путем уплаты пошлин через каждые десять лет, при этом не существует ограничения относительно количества возможных продлений.

Владельцы международной регистрации товарного знака пользуются множеством преимуществ:

• правовая охрана товарного знака может быть получена во многих государствах мира, а также в Европейском Сообществе. Указание в ЕС в международной заявке позволяет получить охрану знака на территории 28 входящих в ЕС стран;
• после регистрации знака или подачи заявки на регистрацию в стране происхождения владелец товарного знака должен подать только одну заявку на одном языке в одно ведомство и заплатить пошлину в одно ведомство (что заменяет подачу отдельных заявок на разных языках в ведомства разных стран, а также уплату пошлин в ведомствах каждого из государств);
• нет необходимости оплачивать услуги зарубежных Патентных поверенных в каждом государстве;
• нет необходимости соблюдать сложные требования и вникать в административные формальности в отношении составлении заявок на регистрацию в каждом из указанных  государств;
• срок рассмотрения заявки на международную регистрацию в каждой указанной заявителем стране не превышает 1 года в рамках Мадридского соглашения и 18 месяцев и более в рамках Мадридского протокола, причем, при отсутствии ответа от ведомства государства в указанный срок, международная регистрация является действующей на территории данного государства;
• в дальнейшем, продление регистрации во всех заявленных странах осуществляется на основании одного заявления;
• подобные преимущества также существуют при возобновлении или изменении регистрации (изменения могут касаться имени и адреса владельца международной регистрации, владельца международной регистрации (которые могут быть либо полными, либо касаться части указанных стран, а также товаров и услуг и т.п.);
• при необходимости, к первоначальному списку государств впоследствии могут быть добавлены другие страны, то есть имеется возможность территориального расширения международной регистрации.

Международное бюро ВОИС постоянно совершенствует Мадридскую систему. ВОИС ведет Международный реестр в электронной форме. Все поступившие в Бюро документы, отсканированные и проиндексированные, хранятся в нем в электронной форме, и доступ к ним может быть предоставлен на возмездной основе.

В 2002 г. была введена в действие система МЕСА (Madrid Electronic Communic Ation), которая обеспечивает обмен между Международным бюро ВОИС и национальными патентными ведомствами в электронной форме, что позволило наладить эффективное и оперативное взаимодействие.

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что мадридская процедура является полезным инструментом, с помощью которого правообладатели товарных знаков могут обратиться за его правовой охраной одновременно в ряде стран. Мадридская система в значительной мере упрощает как регистрацию и начало правовой охраны товарного знака, так и последующее управление им и поддержку «портфеля» знаков посредством одной централизованной системы, с возможностью расширения географического «охвата». Однако следует помнить, что решение о предоставлении охраны конкретному товарному знаку (или об отказе в предоставлении охраны) в каждой отдельной стране зависит от соответствующей национальной системы.